T 1189/16 - Not the essentiality test

Key points

• The essentiality test is dead, according to this Board. 
• " Insbesondere ist der Wesentlichkeitstest kein Ersatz für die Anwendung des Goldstandards" 
• " Wie insbesondere in T 1852/13 gefunden [], kann der Wesentlichkeitstest schon aus rein logischen Gründen nicht mit dem Goldstandard deckungsgleich sein, was auch aus dem Wortlaut der Entscheidung T 331/87 schon hervorgeht, und als solcher nicht die Anwendung des Goldstandards als dem einzig relevanten Maßstab ersetzen." 
• The GL 2019 H-V 3.1 mention the essentiality test as a negative test only ("If the amendment by replacing or removing a feature from a claim fails to pass the following test by at least one criterion, it necessarily contravenes the requirements of Art. 123(2)").  

T 1189/16 -  link


Die Kammer kann im Übrigen diese Argumentationslinie nicht nachvollziehen, da nach geltender Rechtsprechung der Beschwerdekammern (G 2/10, supra) der "Goldstandard" der einzig relevante Maßstab für die Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen ist. Insbesondere ist der Wesentlichkeitstest kein Ersatz für die Anwendung des Goldstandards, also der Frage, was der Fachmann der Beschreibung, den Ansprüchen und den Figuren einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag objektiv entnehmen konnte, auch wenn er unterstützend angewendet werden kann (vgl. T 755/12, Punkt 2.3 der Entscheidungsgründe). 

Der Verweis der Beschwerdeführerin auf den in den "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" noch aufgeführten Wesentlichkeitstest, ist nicht entscheidend, da die Kammer nicht durch die Richtlinien gebunden ist. 

Wie insbesondere in T 1852/13 gefunden (2.2.7 der Entscheidungsgründe), kann der Wesentlichkeitstest schon aus rein logischen Gründen nicht mit dem Goldstandard deckungsgleich sein, was auch aus dem Wortlaut der Entscheidung T 331/87 schon hervorgeht, und als solcher nicht die Anwendung des Goldstandards als dem einzig relevanten Maßstab ersetzen.