T 1684/18 - New secondary references in appeal

Key points

• In this opposition case, the opponent appeals. The OD found the inventive step attack based on E22 in combination with E2 to be not convincing. In appeal, the opponent raises new inventive step attacks based on E22 (same closest prior art) in combination with E33, with E34 and with E35. The Board does not admit these attacks.
• " Die Beschwerdeführerin führte lediglich aus, dass die Dokumente E33 - E35 bei einer mit der Vorbereitung der Beschwerdeschrift erfolgten Nachrecherche entdeckt wurden. Eine Nachrecherche bezüglich des Patents wie erteilt hätte jedoch ohne weiteres bereits innerhalb der Einspruchsfrist oder spätestens im weiteren Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens vorgenommen werden können. " 
• " Auch stellt das Beschwerdeverfahren keine weitere Möglichkeit dar, beim Scheitern einer im Einspruchsverfahren vorgetragenen Argumentation nun einen erneuten Anlauf zu nehmen, mit neuen Beweismitteln und neuen Argumentationslinien das Streitpatent doch noch zu Fall zu bringen." 
• The latter German paragraph  deserves a translation into English, preferably by a native speaker. 

EPO  T 1684/18 -  link

2. Artikel 12(4) VOBK

2.1 Gemäß Artikel 12(4) VOBK hat die Beschwerdekammer die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind.

2.2 Die Beschwerdeführerin hat bereits im Einspruchsverfahren fehlende erfinderische Tätigkeit als Einspruchsgrund geltend gemacht.

Dabei argumentierte sie ausgehend von E22 als nächstkommenden Stand der Technik, der mit der Lehre des Dokuments E2 (EP 0 872 853 A1) kombiniert wurde.

2.3 Diese Argumentationslinie konnte die Einspruchsabteilung im Vorverfahren jedoch nicht überzeugen, so dass die Einspruchsabteilung das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bestätigte (siehe Absatz 2.3.1 der angegriffenen Entscheidung).

2.4 Die Dokumente E33 ? E35 wurden erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht und für drei neue Argumentationslinien zur erfinderischen Tätigkeit verwendet (jeweils ausgehend von E22 in Kombination mit E33, mit E34 und mit E35). Die auf den neu eingereichten Dokumenten E33 - E35 basierenden Argumentationslinien stellen dabei ein neues Vorbringen dar, mit dem das Patent wie erteilt wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erstmalig im Beschwerdeverfahren angegriffen wird.

2.5 Die Beschwerdeführerin führte lediglich aus, dass die Dokumente E33 ? E35 bei einer mit der Vorbereitung der Beschwerdeschrift erfolgten Nachrecherche entdeckt wurden.

Eine Nachrecherche bezüglich des Patents wie erteilt hätte jedoch ohne weiteres bereits innerhalb der Einspruchsfrist oder spätestens im weiteren Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens vorgenommen werden können. Auch stellt das Beschwerdeverfahren keine weitere Möglichkeit dar, beim Scheitern einer im Einspruchsverfahren vorgetragenen Argumentation nun einen erneuten Anlauf zu nehmen, mit neuen Beweismitteln und neuen Argumentationslinien das Streitpatent doch noch zu Fall zu bringen.

2.6 Unter diesen Umständen ist die Beschwerdekammer der Auffassung, dass es gerechtfertigt ist, von ihrer in Artikel 12(4) VOBK eingeräumten Befugnis Gebrauch zu machen, die Dokumente E33 ? E35, sowie die darauf beruhenden Argumentationslinien nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

3. Nachdem die Einsprechende außer den drei auf E33 - E35 beruhenden Argumentationslinien keine weiteren Angriffe gegen den Hauptantrag vorgetragen hat, liegt für die Kammer kein Grund vor, die erstinstanzliche Entscheidung in Frage zu stellen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.