T 0688/16 - Rule 116 in opposition

Key points

• In this opposition appeal, the OD had decided to not admit AR-3 into the proceedings.
• The Board first notes that the impugned decision cites Article 114(2) as the legal basis. The Board notes that Article 114(2) refers to late-filed "Tatsachen und Beweismittel" (the language of proceedings is German) and not to late-filed requests. 
• The Board notes that Rule 116(2) gives a discretion to hold late-filed requests inadmissible. Rule 116(2) is however only applicable "wenn der Patentinhaberin die Gründe mitgeteilt worden sind, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen und sie aufgefordert worden ist, bis zu einer in Regel 116(1) EPÜ genannten Frist, neue Unterlagen einzureichen". Requests filed after the period of Rule 116 can he beld inadmissible. Hence, the discretion is restricted by the notification that grounds are prejudical to maintenance of the patent as granted. 
• In this case, the preliminary opinion of the OD was favorable for patentee. Hence, without a negative notificaiton, Rule 116(2) does not apply. 
• "Im Gegenteil, wegen der Änderung der vorläufigen Sichtweise der Abteilung erst in der mündlichen Verhandlung hätte der Patentinhaberin die Möglichkeit geboten werden müssen, durch Einreichung eines neuen Antrags darauf entsprechend zu reagieren".
• The Board decides to admit AR-3 and examines whether the claims are novel over D10 (a prior right document). The Board concludes that the claims are novel and remits the case. 
• I note that the novelty attack based on D10 was in the Notice of opposition.
• I think that the Board's decision is possibly incorrect in that Rule 79 is also relevant. However, this may require a more detailed analysis at my end. Preliminary I note that it is not so clear if the competence of first instance departments to hold amended claims inadmissible can be based on a Rule only.  A reference to Article 123(1) EPC, first sentence would have been useful ("The [...] European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations").  

EPO T 0688/16 -  link

2. Hauptantrag - Zulassung zum Beschwerdeverfahren

Die Kammer ist außerdem zu der Auffassung gelangt, dass die (Nicht-)Zulassung des Hilfsantrags 3 überhaupt nicht im Ermessen der Einspruchsabteilung stand.

2.1 Die Entscheidung führt Artikel 114(2) EPÜ als Rechtsgrundlage an, siehe Punkt 7.6 der Begründung. Aus diesem Artikel lässt sich nur ein Ermessen, Tatsachen und Beweismittel zuzulassen oder nicht, ableiten. Ein Ermessen, verspätet eingereichte Anträge nicht zuzulassen, basiert dagegen auf Regel 116(2) EPÜ, ist aber demzufolge nur dann anzuwenden, wenn der Patentinhaberin die Gründe mitgeteilt worden sind, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen und sie aufgefordert worden ist, bis zu einer in Regel 116(1) EPÜ genannten Frist, neue Unterlagen einzureichen. Dabei ist dann Regel 116(1) EPÜ, Sätze 3 und 4, entsprechend anzuwenden, d.h. solche Anträge, die dann nach einer solchen negativen Mitteilung nach der Regel 116(1) Frist eingereicht werden, brauchen nicht berücksichtigt werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Somit ist das Ermessen durch eine Mitteilung, dass Gründe der Aufrecht-erhaltung des Patents entgegenstehen, bedingt. Dies geht auch aus den damalig geltenden Prüfungsrichtlinien (2015) E-V.2.2 b) hervor.

2.2 Im vorliegenden Fall erfolgte jedoch keine negative Mitteilung, sondern eine Mitteilung, wonach nach vorläufiger Sicht der Abteilung keiner der Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegenstanden, siehe Punkt 9 des Anhangs zur Ladung. Ohne negative Mitteilung hätte auch Regel 116(2) EPÜ keine Anwendung finden können. Im Gegenteil, wegen der Änderung der vorläufigen Sichtweise der Abteilung erst in der mündlichen Verhandlung hätte der Patentinhaberin die Möglichkeit geboten werden müssen, durch Einreichung eines neuen Antrags darauf entsprechend zu reagieren, siehe hierzu auch die Prüfungsrichtlinien E.II.8.6 und E.V.2.2 (a) in der Fassung von 2015. Einem solchem Antrag kann dann nicht mehr die Zulassung mit der Begründung verweigert werden, er sei verspätet.

In diesem Zusammenhang teilt die Kammer nicht die Sicht der Beschwerdegegnerin, wonach der Hilfsantrag 3 zumindest deswegen als verspätet anzusehen sei, da er erst mit der zweiten gebotenen Möglichkeit während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht wurde. Aus der Niederschrift geht nämlich nicht hervor, dass die Einspruchsabteilung ihre Zurückweisung des Hilfsantrags 1 wegen mangelnder Neuheit gegenüber D10 begründet hat, siehe Punkt 5. Daher steht nicht fest, dass die Patentinhaberin bereits bei der ersten ihr gebotenen Möglichkeit zur Einreichung eines geänderten Antrags die Gründe der Einspruchsabteilung für den Befund mangelnder Neuheit gegenüber D10 kannte.

2.3 Die von der Beschwerdegegnerin unter Verweis auf G 7/93 und T 2193/09 entwickelte Argumentationslinie, wonach die Beschwerdeführerin hätte darlegen müssen, warum die erste Instanz ihr Ermessen nach falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder willkürlich ausgeübt hat, betrifft die Überprüfung einer erstinstanzlichen Ermessensentscheidung durch die Beschwerdekammer. Für den vorliegenden Fall sind diese Argumente nicht relevant, da die Zulassung des Hilfsantrags 3 aus den vorangehend genannten Gründen gerade nicht im Ermessen der Einspruchsabteilung lag.

2.4 Mit Ausnahme des Umstands, dass der damals gültige Hilfsantrag 3 von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen wurde, sind für die Kammer keine Gründe ersichtlich, aus denen der bereits mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Hauptantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollte.

Folglich entschied die Kammer in Ausübung ihres eigenen Ermessens, den Hauptantrag in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, Artikel 12(4) VOBK.