T 2037/18 - Burden of allegation

Key points

• The OD had rejected the opposition as inadmissible. The opposition is based on the public prior use of a train. The OD considered that an implicit confidentiality obligation was likely, such that the opposition was insufficiently substantiated by not commenting on the absence of a confidentiality agreement.
• This is a German language case and the Board takes the rigorous approach. The conclusion is that there is "Keine negative Darlegungslast im Einspruchsschriftsatz" (no negative burden of pleading in the notice of opposition). The Board notes that each party has to plead (allege) and proof the facts that are favourable to its case. However, 'negativa non sunt probanda' (meaning: "eine Prozesspartei muss eine negative Tatsache nicht beweisen; vielmehr ist es an der Gegenseite, gegebenenfalls die ihr günstige positive Tatsache zu beweisen") (hn.1). Accordingly, the opponent has the burden to plead (allege) and proof the fact that some device was handed over to a buyer, whereas the patentee has to plead and proof a confidentiality obligation of the buyer (hn.2). The submissions of the patentee may give rise to a secondary burden of pleading and of proof for the opponent; however, this has only effect 'ex nunc' and does not affect the requirements to substantiate the case in the Notice of opposition in Rule 76(2)(c) (hn.3). 
• After an analysis of the general rules of evidence, the Board concludes that "das Nichtbestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung von der Einsprechenden nur dann zu beweisen ist, wenn die Patentinhaberin die Existenz einer solchen Verpflichtung prima facie bewiesen oder tatsächliche Umstände vorgetragen hat, die die jedenfalls implizite Vereinbarung von Vertraulichkeit vermuten lassen. "
• The Board then concludes that such a reversal of the burden of proof can only follow from the patentee's reply to the opposition. 
• The Board: "Da die Darlegungslast der Beweislast folgt, besteht auch erst dann die Notwendigkeit, zum Nichtbestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung vorzutragen." Here the "Darlegungslast" can be translated as "burden of allegation" ("A plaintiff must make sufficient assertions of fact in the initial pleading to support a cause of action against a defendant (link)"). 
• The Board finds that the opposition is admissible. The case is remitted to the OD.
• As a comment, Rule 76(2)(c) requires " an indication of the facts and evidence presented in support of these grounds". The requirement to allege facts reflects the burden of pleading/allegation, the requirement to indicate evidence reflects the burden of proof.
• An important step in the Board's reasoning is that "Die Darlegungslast folgt dabei regelmäßig der Beweislast". Accordingly, because in the Board's view there is no burden of proof to show a lack of a confidentiality obligation, there is also no burden to plead the lack of a confidentiality obligation, according to the Board. I'm not sure if this is reasoning is correct. Generally, the burden of proof follows from the burden of pleading. A party has to proof the facts that it asserts (possibly: if contested by the other party), not the other way around (link to one source, finding more sources is beyond the scope of this weblog post). Which facts must be asserted (pleaded) depends on the action sought, i.e. on the cause of action invoked. As held by WIPO case D2000-1467: "[m]any legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant's assertion." The question appears to be whether an (implicit) secrecy agreement is an affirmative defense, or the lack thereof an element of the ground of opposition under Art. 100 and Art. 54/56 EPC.

EPO T 2037/18 -  link

Entscheidungsgründe

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung. Die Kammer erachtet eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer nicht als geboten.

1. Es ist in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannt, dass das Substantiierungserfordernis gemäß Regel 76(2)c), 3. Punkt, EPÜ "sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel" erreichen will, dass der Standpunkt des Einsprechenden in der Einspruchsschrift so deutlich dargelegt wird, dass sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung wissen, worum es bei dem Einspruch geht (T 228/85), und diesen auf seine Begründetheit hin prüfen können; ob die vorgebrachten Argumente schlüssig oder gar überzeugend sind, spielt dabei zunächst noch keine Rolle (T 234/86, Gründe Nr. 2.1. bis 2.4, T 426/08, Gründe Nr. 5.1.3, T 934/99, Gründe Nr. 6).

2. Eine offenkundige Vorbenutzung ist dann ausreichend substantiiert, wenn Zeitpunkt (wann?), Gegenstand (was?) und Umstände der Benutzungshandlung (wie, einschließlich wo und durch wen?) dargelegt und Beweismittel dazu angegeben sind. Ob die dargelegten Tatsachen dann tatsächlich bewiesen sind bzw. noch werden, ist eine Frage der Begründetheit. "Der Nachweis, dass die angebliche Vorbenutzung tatsächlich öffentlich war, ist daher für die Zulässigkeit des Einspruchs unerheblich, kann jedoch unter Umständen für die Beurteilung der materiellrechtlichen Begründetheit des Einspruchs von Bedeutung sein", vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern 2019, IV.C.2.2.8.d) mit weiteren Entscheidungszitaten. Das Nichtbestehen einer Geheimhaltungsvereinbarung muss daher im Einspruch noch nicht nachgewiesen sein.

3. Ob der Einspruch aber überhaupt schon Angaben zu etwaigen Geheimhaltungsvereinbarungen enthalten muss, beantwortet sich nach den einschlägigen Regeln zur Verteilung der Darlegungslast.

4. Die Darlegungs- und Beweislast ist in den meisten Rechtssystemen und auch im Verfahren vor dem EPA außerhalb des der Amtsermittlung zugänglichen Bereichs so verteilt, dass jede Partei die ihr günstigen Tatsachen vortragen und beweisen muss, also die Tatsachen, die ihre eigene Behauptung stützen (T 219/83, Gründe Nr. 13; T 270/90, Gründe Nr. 2.1).

5. Bezogen auf die Frage, was einer Anmeldung als neuheitsschädlich entgegengehalten werden kann, bestimmt Artikel 54(2) EPÜ: "Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag der Europäischen Patentanmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde."

6. Es ist in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannt, dass eine Information dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist, wenn auch nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit in der Lage ist, sich Zugang zu dieser Information zu verschaffen und sie zu verstehen und wenn dieses nicht durch eine Geheimhaltungsverpflichtung gebunden ist (siehe etwa T 1081/01, Gründe Nr. 5, mit weiteren Nachweisen). Der Verkauf eines gebrauchsfertigen Gegenstandes an einen Dritten ist der typische Fall der öffentlichen Zugänglichmachung (vgl. T 482/89, Gründe Nr. 3), denn der Dritte ist in der Regel daran interessiert, über den Gegenstand frei zu verfügen.

7. Beim Verkauf eines Gegenstandes an einen Kunden werden der Gegenstand und die an ihm erkennbaren technischen Merkmale daher öffentlich zugänglich, wenn er an den Käufer übergeben wird (positive Tatsache), es sei denn der Käufer wäre durch eine Geheimhaltungsverpflichtung gebunden (negative Tatsache). Bei Geltendmachung einer öffentlichen Vorbenutzung im Einspruch ist die erstgenannte Tatsache dem Einsprechenden günstig, während die zweitgenannte dem Patentinhaber günstig ist, da sie den Käufer aus dem Kreis der Öffentlichkeit ausnehmen würde.

8. Nach den oben dargelegten Darlegungs- und Beweislastregeln ist daher die Übergabe an einen Käufer durch den Einsprechenden vorzutragen und zu beweisen (T 326/93, Gründe Nr. 4.1), die etwaige Bindung des Empfängers durch eine Geheimhaltungsvereinbarung (=Vertraulichkeitsabrede) aber vom Patentinhaber (T 221/91, Gründe Nr. 2 am Ende; T 969/90, Gründe Nr. 3.3). Der auch in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. R 15/11, Gründe Nr. 5; R 4/17, Gründe Nr. 4) anerkannte Grundsatz "negativa non sunt probanda" bringt eben diese Beweislastverteilung plastisch zum Ausdruck: eine Prozesspartei muss eine negative Tatsache nicht beweisen; vielmehr ist es an der Gegenseite, gegebenenfalls die ihr günstige positive Tatsache zu beweisen. Die Darlegungslast folgt dabei regelmäßig der Beweislast.

9. Daher musste im vorliegenden Fall die Einsprechende die Details der Offenbarung an eine dritte Person darlegen (hier an die Betreibergesellschaft "Transregio Deutsche Regionalbahn GmbH" der Desiro Mittelrheinbahn, die die Züge statt des Käufers, der Leasinggesellschaft "Angel Trains Ltd." direkt entgegen genommen hat), die Patentinhaberin dann den Umstand, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung vorlag.

10. Die Darlegungs- und Beweislast kann zwar wechseln, wenn eine Partei entweder die von ihr vorgetragenen Tatsachen prima facie bewiesen hat (T 382/93, Gründe 5.6.3 und 5.6.4) oder wenn eine Partei Umstände vorgetragen und bewiesen hat, die für eine tatsächliche Vermutung sprechen (T 743/89, Gründe Nr. 3, teilweise auch als Beweis des ersten Anscheins bezeichnet) und es daher an der Gegenpartei ist, nun Tatsachen darzulegen und zu beweisen (T 109/91, Gründe Nr. 2.10), aus denen folgt, dass der Sachverhalt doch anders zu beurteilen ist, als er prima facie oder aufgrund der Vermutung erscheint.

11. Der Wechsel der Beweislast wird jedoch erst durch den prima facie geführten Beweis oder den Vortrag eines eine tatsächliche Vermutung tragenden typischen Geschehensablauf durch die primär beweisbelastete Partei ausgelöst (T 570/08, Gründe Nr. 1.1.4 am Ende). Erst als Konsequenz hieraus obliegt es der dann sekundär beweispflichtigen Gegenseite, den Gegenbeweis anzutreten bzw. die Vermutung zu erschüttern (T 1162/07, Gründe Nr. 3.3).

12. Daraus folgt, dass das Nichtbestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung von der Einsprechenden nur dann zu beweisen ist, wenn die Patentinhaberin die Existenz einer solchen Verpflichtung prima facie bewiesen oder tatsächliche Umstände vorgetragen hat, die die jedenfalls implizite Vereinbarung von Vertraulichkeit vermuten lassen. Dies bedeutet zugleich, dass ein solcher Wechsel der Beweislast erstmals durch einen Vortrag der Patentinhaberseite in der Erwiderung auf den Einspruch ausgelöst werden kann. Da die Darlegungslast der Beweislast folgt, besteht auch erst dann die Notwendigkeit, zum Nichtbestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung vorzutragen.

13. Zusammen gefasst bedeutet dies: Der Vortrag des Patentinhabers kann zwar ggfs. zur Entstehung einer sekundären Darlegungs- und Beweislast des Einsprechenden führen, dies jedoch nur 'ex nunc' und damit ohne Auswirkung auf das Substantiierungserfordernis im Rahmen der Einspruchsschrift gemäß Regel 76 (2) c), 3. Punkt EPÜ.

14. Gegen diese Einschätzung spricht nicht der Umstand, dass in manchen Entscheidungen (T 522/94, Gründe 24; T 897/01, Gründe 2.5.1; T 837/02, Gründe 2.9) das Nichtbestehen von Vertraulichkeitsabreden in einem Atemzug mit den zur Substantiierung einer offenkundigen Vorbenutzung im Einspruch notwendigen Tatsachen genannt wird. Keine dieser Entscheidungen, insbesondere auch nicht T 522/94, auf die die Patentinhaberin sich im vorliegenden Verfahren zu stützen suchte (siehe dort Gründe 24 und 26), hat die Frage eingehender untersucht; keine der Entscheidung hätte dazu auch Anlass gehabt, da dieser Punkt für sich alleine genommen in keinem der Fälle entscheidungserheblich war, da es jeweils bereits an anderen darzulegenden (positiven) Tatsachen zum Was, Wann und Wo der behaupteten Vorbenutzungen fehlte.

15. Es handelt sich also letztendlich um obiter dicta ohne nähere Begründung und nicht um abweichende Entscheidungen, die Anlass zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) 1. Alternative EPÜ geben würden. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass, sollte die Frage erneut entscheidungserheblich werden, Kammern entweder dem hier vorgeschlagenen, ausführlich begründeten Weg folgen oder, wenn dieser sie nicht überzeugt, ihrerseits abweichende Erwägungen gemäß Artikel 20 (1) VOBK niederlegen bzw. die hier getroffene Entscheidung zum Anlass für eine eigene Vorlage an die Große Beschwerdekammer nehmen werden.

16. Eine Vorlage ist auch nicht gemäß Artikel 112 (1) a)

2. Alternative EPÜ geboten, da die Kammer bereits unter Anwendung der in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten anerkannten Grundsätze des Beweisrechts in der Lage ist, den Fall zu entscheiden; darüber hinaus dürfte - wofür auch der Umstand spricht, dass die Frage in über 40 Jahren nie alleine entscheidungserheblich wurde - kein Fall von grundsätzlicher Bedeutung vorliegen.

17. Es kann dahin stehen, ob der Fall anders zu beurteilen wäre, wenn die Einsprechende selbst im Einspruch Umstände schildert, die eine der in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannten Vermutungen für die Existenz einer Vertraulichkeitsabrede begründen, etwa den Umstand, dass der Gegenstand der Erfindung ausschließlich dem Partner einer Entwicklungskooperation noch deutlich vor der Phase des Markteintritts offenbart wurde, vgl. T 541/92 oder im Bereich der Zulieferung von Einzelteilen größerer Vorrichtungen ausschließlich zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber offenbart wurde, vgl. T 830/90 bzw. T 799/91. Denn eine vergleichbare Konstellation ist vorliegend nicht gegeben. Eine Recherche im Gesamtbestand der Beschwerdekammerrechtsprechung hat keinen Fall zutage gefördert, bei dem eine Kammer aus der Auslieferung eines Schienenfahrzeugs an eine Betreibergesellschaft auf die Existenz einer stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen hätte. Der Verkauf an einen Endkunden, der in der Regel frei über den Gegenstand verfügen will, wird vielmehr aus den oben 6 genannten Gründen als der typische Fall einer Offenbarung an die Öffentlichkeit angesehen.

18. Der vorliegende Fall liegt auch anders als der in T 887/90 zu entscheidende; denn die einen Vertraulichkeitsvermerk enthaltenden Zeichnungen waren im dortigen Fall nur im Rahmen eines Angebots, das nie zu einer Warenlieferung führte, übersandt worden und sollten selbst den Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung bilden (T 887/90, Gründe 3). Hier dagegen wurde zum einen der Zug, auf den sich die Konstruktionszeichnung bezieht, ausgeliefert und abgenommen. Zum anderen stützt sich der Vortrag der offenkundigen Vorbenutzung auf die Details, die an dem ausgelieferten Zug für die Betreibergesellschaft (und die von ihr zum Betrieb und zur Wartung eingesetzten Personen) erkennbar waren; die Zeichnungen dienen nur dazu, die Ausgestaltung dieser Details im Verfahren darzustellen und zu beweisen.

19. Daher dürfte die Argumentation der Beschwerdegegnerin, die sich auf den Vertraulichkeitsvermerk auf den Zeichnungen stützt, auch letztlich nicht verfangen. Dieser Vermerk schützt die Zeichnungen und deren Inhalt, also die daraus ersichtlichen Maße und Details vor unbefugter Vervielfältigung und Verbreitung. Der Schluss, dass deswegen auch die Details der Bauteile, die nicht den Zeichnungen entnommen werden müssen, sondern (auch) an den Zügen selbst nach deren Auslieferung und Abnahme erkennbar sind, geheim gehalten werden müssten, lässt sich aus diesem Vermerk allein nicht ziehen und zwar weder aus dem urheberrechtlichen Teil noch aus der allgemeinen Angabe, dass die Geltendmachung von Ansprüchen für den Fall der Erteilung technischer Schutzrechte vorbehalten werden. Es erscheint der Kammer auch fraglich, ob Ziffer 14.1 c) des Rahmenabkommens D11 so weit ausgelegt werden kann, dass außer den konkret als vertraulich bezeichneten Zeichnungen selbst auch sämtliche dort gezeigten Bauteile der Züge, bei Übergabe eines kompletten Satzes Konstruktionspläne also letztlich jedes Detail des fertigen und ausgelieferten Zuges geheim zu halten ist. Dies dürfte für den normalen Betrieb kaum umsetzbar sein, so dass eher zu erwarten wäre, dass über das allgemeine Verbot hinaus, die Konstruktionszeichnungen zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten, zur Umsetzung von Ziffer 14.1 c) des Rahmenabkommens D11 konkrete Hinweise gegeben werden müssten, welche einzelnen Details noch nicht durch technische Schutzrechte geschützt sind und daher geheim zu halten sind.

20. Letztlich werden die in Ziffer 18 und 19 geschilderten Umstände aber ohnehin erst auf der Ebene der Begründetheit Bedeutung erlangen; einen Grund für die Zurückweisung des Einspruchs als unzulässig könnten sie aus den oben 3 bis 13 genannten Gründen nicht liefern.

21. Da der Einspruch entgegen der Annahme der Einspruchsabteilung zulässig ist, ist das Einspruchsverfahren in der Sache durchzuführen und über die inhaltliche Begründetheit des Einspruchs zu entscheiden. Eine Zurückverweisung der Angelegenheit gemäß Artikel 111 EPÜ, Artikel 11 VOBK an die Einspruchsabteilung, die zwar bereits Hinweise in der Sache gegeben, dann aber wegen der vorrangigen Zulässigkeitsfrage über diese nicht entschieden hat, erscheint in dieser Situation geboten.

22. Eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr war nicht (von Amts wegen) anzuordnen, da die Einspruchsabteilung nur einer im Ergebnis unzutreffenden Rechtsauffassung gefolgt ist, dabei aber keinen wesentlichen Verfahrensfehler begangen hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Zulässigkeit des Einspruchs wird festgestellt.

3. Die Angelegenheit wird zur weiteren Verhandlung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.