T 0558/14 - Rule 137(5) misapplied?

Key points

• The Board rejects a request under Rule 137(5) EPC. The reasons are that the search report was established only for the first invention because of a finding of lack of unity of invention during the search and no additional search fees were paid. The first invention had a certain feature, which is omitted in the claims of the request at issue.
• However, Rule 137(5) EPC does not simply forbids claims relating to unsearched subject-matter. Rule 137(5) EPC only forbids claims that are both (1) unsearched and (2) lacking unity of invention with the 'originally claimed invention'. The Board recites criterium (2) but does not apply it. 
• In fact, in my view, the Board misapplies Rule 137(5) EPC, and should have rejected the request based on G 2/92 (see my recent article in epi Information). G 2/92 is about giving a sanction to not paying additional search fees when invited to do so. Rule 137(5) EPC is intended to only cover cases wherein EPO does not issue an invitation to pay additional search fees (because the subject-matter is put in the description, rather than in the claims). 

EPO T 0558/14 - link

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Die Prüfungsabteilung hatte in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die Ansprüche nicht einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPÜ seien. Da nur die im Recherchebericht als erste Erfindung bezeichnete Erfindung recherchiert worden sei, die Ansprüche gemäß Hauptantrag vom 3. August 2011 sich jedoch auf eine andere Erfindung bezögen, sei die Anmeldung zurückzuweisen.

2.2 Regel 137(5) EPÜ sieht vor, dass sich geänderte Patentansprüche nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich auch nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen.

2.3 Im vorliegenden Fall wurde während der Recherchephase die mangelnde Einheitlichkeit der Ansprüche (Artikel 82 EPÜ) gerügt und mangels Zahlung weiterer Recherchegebühren nur die im Recherchebericht als erste angegebene Erfindung recherchiert. Als erste Erfindung wurde dabei eine Superabsorberzusammensetzung gesehen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Feinstteilchen organische Feinstteilchen sind.

2.4 Im anschließenden Prüfungsverfahren wurde der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit weiter aufrechterhalten und die Anmelderin aufgefordert, die Ansprüche auf den im Recherchebericht als erste Erfindung genannten Gegenstand zu beschränken.

2.5 Die Ansprüche gemäß Hauptantrag vom 3. August 2011 beziehen sich jedoch auf Superabsorberzusammensetzungen, wobei die Feinstteilchen ein mindestens zweiwertiges Metallkation aufweisen. Die Ansprüche sind folglich nicht auf die erste Erfindung beschränkt und betreffen nicht recherchierte Gegenstände.

2.6 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der Hauptantrag zurückzuweisen ist, da die Ansprüche nicht den Erfordernissen der Regel 137(5) EPÜ genügen.

3. Hilfsanträge 1 bis 3

3.1 Der Gegenstand der Ansprüche gemäß der Hilfsanträge 1 bis 3 bezieht sich auf Superabsorberzusammensetzungen, in welchen die Feinstteilchen ein mindestens dreiwertiges Metallkation aufweisen (Hilfsantrag 1), bevorzugt einen mittleren Teilchendurchmesser von 200µm bis 400µm aufweisen (Hilfsantrag 2), oder organische oder anorganische Feinstteilchen sind (Hilfsantrag 3). Somit ist auch im Falle der Hilfsanträge 1 bis 3 der dort beanspruchte Gegenstand nicht auf die recherchierte erste Erfindung, nämlich auf Superabsorberzusammensetzungen, in welchen die Feinstteilchen organische Feinstteilchen sind, beschränkt.

3.2 Daher ist die Kammer der Auffassung, dass auch die Hilfsanträge 1 bis 3 unter Regel 137(5) EPÜ nicht zulässig sind.

4. Hilfsantrag 4

4.1 Zu einem sehr späten Zeitpunkt des Verfahrens, nämlich während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, hat die Beschwerdeführerin erstmals den neuen Hilfsantrag 4 vorgelegt. Es bleibt daher zu entscheiden, ob die Kammer unter Artikel 12 und 13 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) diesen Hilfsantrag in das Beschwerdeverfahren zulassen kann.

4.2 Gemäß Artikel 12(4) VOBK hat die Kammer die Befugnis, Anträge nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, die schon durch den Verlauf des Verfahrens in der ersten Instanz veranlasst gewesen wären.

4.3 Im vorliegenden Fall war die Beschwerdeführerin bereits zu Beginn des Prüfungsverfahrens in einer schriftlichen Mitteilung vom 24. Januar 2011 darauf hingewiesen worden, dass die damals vorliegenden Ansprüche mehrere Erfindungen beinhalte (Artikel 82 EPÜ) und die Recherche nur für die im Recherchebericht als erste genannte Erfindung durchgeführt worden sei. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, ihre Ansprüche auf die recherchierte Erfindung beschränken, damit hierfür eine Sachprüfung durchgeführt werden könne. Daher war der Beschwerdeführerin von Beginn des Prüfungsverfahrens klar, welche Einwände gegen die Anmeldung vorlägen und wie diese zu beheben seien.

4.4 Die Beschwerdeführerin hat jedoch ohne Angabe von weiteren Gründen diese Handlung, nämlich die Beschränkung auf "organische Feinstteilchen", erstmals durch Vorlage des Hilfsantrages 4 in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nachgeholt.

4.5 Da diese Handlung in jedem Falle schon zu Beginn des Prüfungsverfahrens angezeigt und auch angefordert war, ist eine erstmalige Vorlage am Ende des Beschwerdeverfahrens in jedem Fall verspätet. Daher übt die Kammer ihr Ermessen pflichtgemäß dahingehend aus, den verspätet eingereichten Hilfsantrag 4 nicht in das Verfahren vor der Kammer zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.