T 1481/14 - No cut-off effect of grant

Key points

• In this opposition appeal case, the patentee reintroduces in claim 1 a feature that was omitted in claim 1 as granted, compared to claim 1 as filed in which the feature was present.
• The opponent argues that this violates a " caesure effect" (Zäsurwirkung) of the grant.
• The Board does not agree with the opponent. "The granting of a patent, however, does not necessarily constitute an automatic and final caesura, which precludes any return of coated objects", following T 975/03.
• Perhaps the matter was stated most clearly in English in T 81/03: "the Board agrees with the patent proprietor that there is no basis in the EPC for the idea that amendments after grant must be based on subject-matter contained in the patent specification. " I suppose that the "Zäsurwirkung"  is a rule of German national patent law, that amendments after grant need to have basis in the patent specification (i.e. in the patent as granted). 

EPO T 1481/14 - link


3.4 Änderung a)


3.4.1 Bei dieser Änderung handelt es sich um die Wiedereinführung des im Prüfungsverfahren gestrichenen Begriffs "genau" aus dem ursprünglichen Anspruch 1, um einen Einwand der Einspruchsabteilung unter Artikel 123 (2) EPÜ auszuräumen (siehe Gründe Nr. 7).
3.4.2 Die Beschwerdegegnerin 1 argumentiert, dass die Aufnahme des Wortes "genau" eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung des in Absatz 15 der Patentschrift offenbarten Ausführungsbeispiels der Erfindung darstelle, bei dem das genau dosierte Pulver in fluidisierter Form dem sekundären freien Plasmastrahl zugeführt wird. Aufgrund des Weglassens dieser weiteren Merkmale gehe der Gegenstand von Anspruch 1 über die technische Lehre in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinaus. Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht überzeugt. Diese weiteren Merkmale sind in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht als erfindungswesentlich dargestellt. Insbesondere war das Merkmal, wonach dem Plasmastrahl das Pulver "in genau dosierter Menge" zugefügt wird, in Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten, ohne diese weiteren Merkmale.




3.4.3 Um ihren Standpunkt zu stützen, argumentiert die Beschwerdegegnerin 1 [opponent], dass wegen einer angeblichen Zäsurwirkung aufgrund der Patenterteilung Anspruch 1 wie ursprünglich eingereicht als Stütze für diese Änderung nicht herangezogen werden dürfe. Die Erteilung eines Patents bildet jedoch nicht zwangsweise eine automatische und endgültige Zäsur, die jedwede Wiederaufnahme gestrichener Gegenstände ausschließt (siehe dazu Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage, 2016,, Kapitel II.E.2.3.2; siehe auch Günzel B., "Materielle Zäsurwirkung der Patenterteilung gemäß dem Europäischen Patentübereinkommen", GRUR, 2001, Seite 932). Eine Zäsurwirkung kann allenfalls in den Beschränkungen gesehen werden, die nach Regeln 80 und 138 und Artikel 123 (3) EPÜ für weitere Änderungen des Patents gelten. Nach ständiger Rechtsprechung kann hingegen die Streichung eines den Schutzbereich beschränkenden Merkmals aus einem Anspruch, die gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, im Einspruchsverfahren rückgängig gemacht werden, auch wenn dieses Merkmal im Patent nicht mehr enthalten ist (siehe u. a. T 942/01, Gründe Nr. 1; T 975/03, Gründe Nr. 2).