T 2466/13 - Transfer of priority and partial priority

Key points

• In this opposition case, the patent claims the priority of a Spanish utility model, which was published in the priority year.
• For one priority, a valid transfer of priority was required. There was a written assignment signed before the PCT filing date. The opponent has doubts about the assignment, pointing to 1) lack of original documents 2) possibly incorrect signatures and 3) the authority of the persons signing. The Board dismisses these objections without much difficulties.
•  In present claim 1, some features of claim 1 of the priority document are omitted. Therefore, for the requirement of 'same invention', the question is whether the description of the priority document directly and unambiguously discloses these features as optional. The Board decides that this is not the case.
• Therefore, there is a case of partial priority: for the embodiments of present claim 1 with the features at issue, priority is valid. For the other embodiments not having the features, priority is invalid. The priority application was published in the priority year and is cited for inventive step (hence, no 'shield theory' ; but the decision does not discuss that theory). The embodiments without the features lack inventive step over the priority application as published. 
• An Auxiliary Request was allowable. Concerning the opponent's objections to the adaption of the description, the Board agrees that the description can have an effect on the scope of protection under Art. 69 EPC in national proceedings. However, any objections of added subject-matter can be made in those national proceedings, according to the Board. 

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Motifs de la décision

1. Droit applicable

La demande de brevet sur la base de laquelle le brevet a été délivré, a été déposée le 18 juin 2003. Par conséquent, en application de l'article 7 de l'Acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000 (JO OEB, édition spéciale 4/2007, 235) et de la Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (JO OEB, édition spéciale 4/2007, 237) l'article 56 CBE 1973 et l'article 123 CBE (2000) lui sont applicables.

Le brevet ayant été délivré sur la base d'une demande internationale, la validité de la revendication de priorité est régie par l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ensemble l'article 8, alinéa 2) a) PCT.

2. Validité de la revendication de priorité

La division d'opposition a estimé que la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 2 qui lui avaient été soumises ne concernaient pas la même invention que le modèle d'utilité espagnol U 200201600 du 24 juin 2002 (numéro de publication : ES 1 052 377 ; ci-après "Prio00"), mais qu'elles revendiquaient valablement la priorité du modèle d'utilité espagnol U 200201601 du 24 juin 2002 (numéro de publication : ES 1 052 378 ; ci-après "Prio01").

La requérante a contesté la validité de la revendication de la priorité du document Prio01 à deux titres : elle a mis en cause la validité formelle de la cession et fait valoir que la demande Prio01 ne concernait pas la "même invention" que la revendication 1 de la requête principale.

2.1 Validité formelle du transfert

2.1.1 Niveau de preuve requis

Selon la jurisprudence des chambres de recours, lorsque toutes les preuves d'un usage antérieur public se trouvent en la possession de l'opposante qui est seule à en avoir connaissance, si bien que la titulaire du brevet ne peut que difficilement ou même ne peut absolument pas se les procurer, il revient à l'opposante de produire la preuve incontestable ("au-delà de tout doute raisonnable") de l'utilisation antérieure alléguée.

La requérante applique ce raisonnement par analogie au cas de la cession du droit de priorité et demande l'application du niveau de preuve "au-delà de tout doute raisonnable" au lieu du critère de la "balance des probabilités".

La jurisprudence des chambres de recours n'est pas univoque à cet égard. Il y a eu des décisions qui ont appliqué la "balance des probabilités" (cf. les décisions T 205/14 du 18 juin 2015, point 3.6.1 des raisons et T 517/14 du 19 juin 2015, point 2.7.1 des raisons), alors que la décision T 1201/14 du 9 février 2017 a appliqué un niveau de preuve plus strict. La chambre estime qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question, dans la mesure où elle n'a pas de doute que la cession est bel et bien intervenue, pour les raisons qui seront exposées dans ce qui suit.

2.1.2 Eléments de preuve présentés par la titulaire

L'intimée a présenté les contrats de cession du droit de priorité D17a et D17b, datés du 20 mai 2003 (c'est-à-dire avant le dépôt sous priorité (18 juin 2003)), et signés par "Angel Puntero Añover, en qualité de Directeur Financier et de Gestion" de la société Saint-Gobain Cristaleria, et par "Jean-Yves Aube, en qualité de Directeur R&D" de la titulaire, la société Saint-Gobain Isover. Par ailleurs, elle a produit les documents D18-20 à l'appui des contrats D17a et D17b.

2.1.3 Objections à la validité du transfert

a) Absence d'originaux

En l'absence d'indices concernant une éventuelle falsification, il n'est pas nécessaire de fournir les originaux des contrats de cession. L'absence d'originaux en elle-même n'est pas à même de constituer un doute raisonnable à l'égard de la validité de la cession.

b) Signatures

L'affirmation selon laquelle les signatures ne seraient pas correctes est une hypothèse gratuite et ne repose pas sur des faits tangibles. La seule possibilité d'une falsification n'est pas susceptible de susciter un doute raisonnable à l'égard de la validité de la cession.

c) Date de signature

La chambre n'a pas de doute que les contrats D17a et D17b ont été signés le 20 mai 2003. Il n'existe pas d'indice permettant de douter de la véracité de la date indiquée.

d) Pouvoirs

La chambre n'a pas de doute que M. Añover, en qualité de Directeur Financier et de Gestion de la société Saint-Gobain Cristaleria, avait le pouvoir de signer les contrats de cession. Ceci semble clairement ressortir du document D18 fourni par l'intimée (voir notamment le point 20, page 17). La requérante n'a pas présenté de moyens de preuve permettant d'en douter.

En ce qui concerne M. Aubé, la requérante a produit le document D21, qui est un extrait du réseau social professionnel en ligne LinkedIn. Selon cet extrait, M. Aubé a été "directeur développement stratégique" de la société Isover Saint-Gobain de janvier 2005 à janvier 2011. La description de ce poste précise : "Responsable R&D, Engineering, Propriété industrielle, licences". Ces éléments ne permettent pas de conclure que M. Aubé n'a pas été le Directeur R&D de la société Saint-Gobain Isover le 20 mai 2003. La chambre n'a pas de raison de douter qu'en tant que Directeur R&D, M. Aubé possédait les pouvoirs nécessaires pour signer des contrats de cession du droit de priorité au nom de la société Saint-Gobain Isover. Ceci semble également ressortir du document D20 fourni par l'intimée (voir en particulier la page 4, second paragraphe).

e) Validité au regard du droit national

La requérante n'a pas fourni le moindre élément permettant d'établir que les contrats D17a et D17b ne seraient pas valables à l'égard de la loi nationale applicable, laquelle n'a d'ailleurs pas été identifiée par la requérante.

f) Conclusion

La chambre n'a pas de doute que la cession des demandes de priorité est valable quant à sa forme.

2.2 Divulgation de la "même invention"

Il reste à examiner si la priorité est valable quant au fond, c'est-à-dire si la demande espagnole Prio01 et la demande de brevet européen qui en revendique la priorité concernent la même invention, en application de l'article 4 A 1) de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf. Bodenhausen, Guide d'application de la Convention de Paris, BIRPI, 1969, p. 40, alinéa i)), ensemble l'article 8, alinéa 2) a) PCT, disposition applicable en l'espèce. Ledit article 4 A 1) correspond à l'article 87(1) CBE.

La requérante a fondé son objection sur l'absence de la revendication 1 de toute référence aux marques rectilignes qui facilitent la conversion du panneau en un tube de section rectangulaire. Ces marques correspondent aux marques longitudinales 5 de la Figure 3 du document Prio01

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

La division d'opposition a rejeté cet argument de la requérante en faisant valoir que la présence de ces marques n'était pas une caractéristique essentielle de l'invention présentée dans le document Prio01. La chambre estime que cet argument n'est pas convaincant, dans la mesure où la Grande Chambre de recours, dans son avis G 2/98, point 8.3 des raisons (voir JO OEB 2001, 413), a précisément écarté le critère d'essentialité pour l'appréciation de la "même invention" (voir aussi la décision T 1852/13 du 31 janvier 2017, point 2.2.4 des raisons).

Selon l'avis G 2/98, "la condition requise à l'article 87(1) CBE pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur "la même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble" (réponse à la question de droit soumise par le Président de l'OEB, traduction).

Il convient donc d'examiner si le document Prio01 dans son ensemble divulgue directement et sans ambiguïté un panneau d'isolation selon la revendication 1 du brevet.

Ce serait notamment le cas si l'homme du métier comprenait à la lecture du document Prio01 que la caractéristique de la revendication 1 de ce document, selon lequel le panneau est pourvu de marques rectilignes qui facilitent la conversion du panneau en un tube de section rectangulaire, n'est qu'une caractéristique facultative.

2.2.1 Enseignement de la description du document de priorité

L'intimée s'est fondée sur deux passages de la description du document Prio01 dans sa version originale qui, selon elle, divulguent que la présence des marques rectilignes qui facilitent la conversion du panneau en un tube de section rectangulaire est facultative.

[...]

2.2.2 Conclusion et conséquences

La chambre est donc parvenue à la conclusion que le document Prio01 ne divulgue pas directement et sans ambiguïté que les marques rectilignes qui facilitent la conversion du panneau en un tube de section rectangulaire sont une caractéristique facultative.

Il s'ensuit que le document Prio01 divulgue directement et sans ambiguïté un panneau d'isolation tel qu'il est décrit dans sa revendication 1.

Or, la revendication 1 de la requête principale, qui n'exige pas la présence de marques rectilignes facilitant la conversion du panneau en un tube de section rectangulaire, a une portée plus grande. Elle englobe deux sous-domaines :

- le sous-domaine "A" correspondant à tous les modes de réalisation présentant des marques rectilignes qui facilitent la conversion du panneau en un tube de section rectangulaire ;
- le sous-domaine complémentaire "B", qui englobe tous les modes de réalisation ne présentant pas de marques rectilignes qui facilitent la conversion du panneau en un tube de section rectangulaire.

Pour rendre explicite cette division en deux parties du domaine couvert par la revendication 1 de la requête principale, on peut réécrire celle-ci en ajoutant la caractéristique suivante :

"... le panneau (a) comportant ou (b) ne comportant pas des marques rectilignes qui facilitent la conversion du panneau en un tube de section rectangulaire, ...".

Cet ajout ne modifie pas la portée de la revendication.

L'alternative (a) correspond au sous-domaine A, tandis que l'alternative (b) se rapporte au sous-domaine B.

Cette façon d'écrire la revendication 1 rend explicite une alternative sous-jacente, qui fait que la revendication peut s'analyser comme étant une "revendication générique du type 'OU'" au sens de la décision G 1/15 de la Grande Chambre de recours du 29 novembre 2016 (JO OEB 2017, A82).

En application de la ratio decidendi de cette décision, la revendication 1 ne bénéficie de la priorité du modèle d'utilité Prio01 que partiellement : le sous-domaine A bénéficie de la priorité du document Prio01, alors que le sous-domaine B ne bénéficie pas de la priorité du document Prio01.

Or, le document de priorité Prio01 a été publié pendant l'année de priorité. Cette publication a pour effet que le document fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE pour le sous-domaine de la revendication qui ne bénéficie pas de la priorité du document Prio01, c'est-à-dire le sous-domaine B. En revanche, la publication du document Prio01 n'est pas opposable comme état de la technique au sous-domaine A de la revendication 1.

En d'autres termes, de par sa publication pendant l'année de priorité, le document de priorité est ici opposable à une partie de la revendication.

3. Requête principale : activité inventive

La chambre utilise le document Prio01 comme point de départ pour examiner l'activité inventive du sous-domaine B de la revendication 1.

3.1 Différences

La seule différence entre la revendication 1 selon l'alternative (b) (voir point 2.2.2) et la divulgation du document Prio01 réside dans le fait que le panneau revendiqué ne présente pas de marques rectilignes qui facilitent la conversion du panneau en un tube de section rectangulaire, alors que le panneau décrit dans le document Prio01 présente de telles marques, à savoir les marques 5 (voir Figure 3).

3.2 Problème technique objectif

La chambre ne partage pas l'avis de la requérante que l'absence des marques rectilignes n'a pas d'effet technique. Cette absence a pour conséquence que le procédé de fabrication du panneau est simplifié, car l'étape de matérialisation des marques sur le panneau est omise.

Par conséquent, la chambre considère que le problème technique objectif résolu par la différence mentionnée au point 3.1 consiste en la simplification du procédé de fabrication des panneaux.

3.3 Evidence pour l'homme du métier

3.4 Conclusion

Un sous-domaine de la revendication 1 n'impliquant pas d'activité inventive, la revendication dans son ensemble ne satisfait pas aux exigences de l'article 56 CBE 1973.

5. Requête subsidiaire 2

[Auxiliary Request 2 is inventive]

5.2 Adaptation de la description

L'article 123(2) CBE dispose que :

"La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée."

Dans sa décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la Grande Chambre de Recours a expliqué la raison d'être de cet article :

"En ce qui concerne l'article 123(2) CBE, il est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale." (point 9, première phrase des motifs, traduction)

La titulaire a modifié l'objet des revendications d'une manière dont la conformité aux exigences de l'article 123(2) CBE n'est plus contestée. Elle a également modifié la description, dans le but de rendre la description conforme à la teneur des revendications. La requérante a notamment critiqué la suppression d'expressions indiquant le caractère facultatif de caractéristiques qui ont été incorporées dans la revendication principale.

La requérante a fondé son objection au titre de l'article 123(2) CBE sur le constat que cette adaptation de la description serait susceptible de procurer un avantage indu à la titulaire lors d'une action en contrefaçon, notamment au titre de la contrefaçon par équivalence.

Selon l'article 2 du Protocole interprétatif de l'article 69 CBE 2000 (applicable en l'espèce par décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001, précitée), il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet. La CBE ne fournit pas d'indication quant à la définition et la prise en compte des équivalents, mais laisse cette question à l'appréciation du juge national.

La chambre admet que pour certaines juridictions, les modifications de l'objet de la demande de brevet pendant la procédure de délivrance, ou du brevet lors d'une procédure d'opposition ou de limitation, sont susceptibles d'avoir un effet sur la manière dont la contrefaçon par équivalence sera appréciée (de façon analogue au file-wrapper estoppel en droit américain). Néanmoins, cette éventualité n'est pas susceptible de rendre des modifications de la description telles que celles proposées par la titulaire contraires à l'article 123(2) CBE, en procurant un avantage injustifié à la titulaire. En effet, la demande d'origine a été publiée et une défenderesse dans une action en contrefaçon aurait toujours la possibilité de faire valoir des modifications intervenues en cours de procédure, en présentant à la fois le brevet tel que délivré et/ou modifié, et la demande d'origine. La modification de la description proposée par la titulaire n'a donc pas pour effet de priver une défenderesse en contrefaçon de la possibilité d'établir, à partir des faits de la cause, l'étendue des modifications intervenues en cours de délivrance et/ou d'opposition.

L'objection au titre de l'article 123(2) CBE n'est donc pas fondée.