T 1467/13 - Deleting features in appeal

Key  points

• The Board does not admit Auxiliary Requests filed with the appeal, wherein features were deleted compared to the Main Request before the OD (the patentee had not requested maintenance of the patent as granted before the OD). Hence, deleting the features in appeal, goes against the review function of the appeal. The Board also sees  no justification for the AR's in any objection made during the appeal.
•  "Auch sieht die Kammer keinen Zusammenhang zwischen dieser Streichung und den (späteren) Einwänden der Beschwerdegegnerin. Dieser Gegenstand liegt also ohne ersichtliche Rechtfertigung außerhalb des von der Patentinhaberin erstinstanzlich abgesteckten Rahmens des Verfahrens. Er hätte folglich im Prinzip in Anlehnung an den Grundsatz des Artikels 12(4) VOBK im Verfahren vor der ersten Instanz eingeleitet werden sollen." 

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3. Hilfsanträge 9-13, 21-25 - Zulässigkeit - Artikel 12(4) VOBK

Die Hilfsanträge 9-13 und 21-25 wurden erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht.

3.1 Die Aufgabe des Beschwerdeverfahrens besteht darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung der ersinstanzlichen Stelle zu fällen (G9/91, ABl. 1993, 408; G10/91 ABl.1993, 420; T34/90 ABl.1992, 454; T534/89, ABl.1994, 464). Somit dient das Beschwerdeverfahren in erster Linie zur Überprüfung der erstinstanzliche Entscheidung. Die Einleitung einer neuen Prüfung eines neuen Gegenstands ist im Allgemeinen nicht Zweck des Beschwerdeverfahrens. So hat nach Art. 12(4) VOBK die Kammer das Befugnis u.a. Anträgen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können, nicht zuzulassen, und berücksichtigt sie das Vorbringen einer Partei, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht.

Die Patentinhaberin hat im vorliegenden Fall erstinstanzlich den Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung bewusst nicht weiterverfolgt. Stattdessen wurde die Aufrechterhaltung auf Grundlage von einem neuen Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 8 angestrebt, die den nun vorliegenden Haupt- und Hilfsanträgen 1 bis 8 entsprechen. So hat die Patentinhaberin den Rahmen des Verfahrens erstinstanzlich abgesteckt. Die mit der Beschwerdegründung eingereichten Hilfsanträge 9-13 und später eingereichten Hilfsanträge 21-25, die darauf fortbauen, sind gegenüber dem Haupt- und Hilfsanträgen 1 bis 8 durch Streichung des das Merkmals wonach der Tabak ausschließlich vor dem Dosiersystem gesichtet wird geändert wurden. Da dieses Merkmal in allen Anträgen, die der Einspruchsabteilung vorgelegen hat, anwesend war, kann ihre Streichung in den Hilfsanträgen 9 bis 13 und 21 bis 25 nicht durch die Entscheidung veranlasst sein. Auch sieht die Kammer keinen Zusammenhang zwischen dieser Streichung und den (späteren) Einwänden der Beschwerdegegnerin. Dieser Gegenstand liegt also ohne ersichtliche Rechtfertigung außerhalb des von der Patentinhaberin erstinstanzlich abgesteckten Rahmens des Verfahrens. Er hätte folglich im Prinzip in Anlehnung an den Grundsatz des Artikels 12(4) VOBK im Verfahren vor der ersten Instanz eingeleitet werden sollen.

3.2 Laut der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin sollten diese Hilfsanträge aber als Rückfallposition hinsichtlich mangelnder Klarheit bezüglich der Formulierung des Merkmals d) von Anspruch 1 des Hauptantrags herangezogen und somit als eine normale und zulässige Entwicklung des Verfahrens angesehen werden. Die Kammer stellt jedoch fest, dass Merkmal d) als ein neues Merkmal in den ungefähr einen Monat vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrag eingefügt wurde. Der Einwand der mangelnden Klarheit wurde dann erstmals schriftlich von der Einsprechenden und danach in der mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung erhoben, diskutiert und entschieden. Insofern die Hilfsanträgen 9 bis 13 und 21 bis 25 somit als Reaktion auf diesen erstinstanzlich geltend gemachten Klarheitsmangel zu betrachten sind, hätte die Patentinhaberin sie , nach Auffassung der Kammer, spätestens in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorlegen müssen.

3.3 In Anbetracht des Vorstehenden beschließt die Beschwerdekammer, die Hilfsanträge 9-13 und 21-25 auf der Grundlage des Artikels 12(4) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.