T 0223/14 - Not filing the requests before OD

Key points

• In this case, the patent proprietor had expressly refrained from filing further auxiliary requests before the OD during the OP, even while expressly invited to do so by the OD in view of the claims 1 of the then pending request being not novel. The patent proprietor had filed new requests with its Statement of ground.
• The Board does not admit these requests under Article 12(4) RPBA. The patent proprietor could clearly have filed them during the proceedings before the OD, even more so because the OD had indicated that it would examine such further requests.

EPO T 0223/14 - link

2. Zulässigkeit der Anträge der Beschwerdeführerin ins Verfahren

2.1 Es ist unbestritten, dass sich die Anspruchssätze gemäß den von der Beschwerdeführerin eingereichten Anträgen alle von denen unterscheiden, die der Einspruchsabteilung vorgelegen haben.

Die Zulassung dieser neu eingereichten Anträge liegt nach Artikel 12(4) VOBK im Ermessen der Kammer.

2.2 Es ist im vorliegenden Fall unbestritten, dass ein bezüglich des festgestellten Neuheitsmangels des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag in der Vorinstanz) tragendes Argument erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht wurde (siehe Punkt 2.3 der angefochtenen Entscheidung).

Aufgrund des besagten Arguments änderte die Einspruchsabteilung ihre zuvor in der Anlage zur Ladung zum Ausdruck gebrachte vorläufige Meinung (siehe angefochtene Entscheidung; Seite 2, dritter Absatz), wonach die Ansprüche wie erteilt neu gegenüber D1 seien.

2.2.1 Andererseits geht aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung (Seite 5, letzte drei Absätze; Seite 6, erste zwei Absätze) hervor, dass die Patentinhaberin

i) in Kenntnis der daraus von der Einspruchsabteilung gezogenen patentrechtlichen Schlüsse (Neuheitsmangel) im Bezug auf Anspruch 1 wie erteilt sowie auf Anspruch 1 gemäß dem während der Verhandlung eingereichten damaligen Hilfsantrag 1,
ii) obwohl ihr dazu ausdrücklich Gelegenheit gegeben wurde, und
iii) trotz der des relativ frühen Zeitpunkts dieser Gelegenheit (10:59 Uhr),

keinen weiteren Hilfsantrag gestellt hat.

2.2.2 Die Beschwerdeführerin bestätigte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, dass sie in der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die Begründung des Neuheitseinwands, demzufolge der Wortlaut des Anspruchs nicht im Einklang mit dem ebenfalls in Anspruch 1 verwendeten Begriff "Schalenkatalysator" steht, durchaus nachvollziehen konnte.

Sie war jedoch damals der Auffassung gewesen, dass zur genaueren Definition des Begriffs "Schalenkatalysator" die Aufnahme zusätzlicher Merkmale aus der Beschreibung erforderlich gewesen wäre, und habe angenommen, dass solche Änderungen von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden wären. Zudem schien ihr solch eine Abgrenzung des Anspruchsbegehrens im Hinblick auf die noch anstehende Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht erfolgsversprechend, da zu jenem Zeitpunkt keine Vergleichsversuche eines entsprechend abgegrenzten Gegenstandes gegenüber dem zitierten Stand der Technik vorlagen.

Daher hatte sie sich damals entschieden, keinen derartigen Antrag zu stellen.

2.2.3 Diese Darstellung der Beschwerdeführerin versteht die Kammer dahingehend, dass die Patentinhaberin Anträge der Art, wie sie dann im Beschwerdeverfahren eingereicht wurden, eindeutig bereits in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hätte stellen können.

Die bloße Vermutung, dass ein durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung geänderter Antrag von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden wäre, stellt in diesem Zusammenhang keinen Grund dar, auf den ausdrücklichen Hinweis der Einspruchsabteilung, wonach sie einen weiteren Antrag dieser Art "prüfen würde" (Seite 6, erster Absatz der Niederschrift über die mündliche Verhandlung), nicht durch Einreichung eines solchen zu reagieren. Ausweislich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung wäre hierfür aber noch Zeit gewesen.

2.2.4 Daher hat die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin aus Sicht der Kammer nicht sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft, den Anspruch 1 so zu ändern, wie es vernünftigerweise geboten und zu erwarten gewesen wäre, um den Einwand der Neuheit auszuräumen.

Dass solche Änderungen im Hinblick auf die noch zu erfolgende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit möglicherweise nicht erfolgsversprechend gewesen wären, scheint insoweit nicht relevant zu sein, als die erfinderische Tätigkeit vor der Einspruchsabteilung (noch) gar nicht diskutiert wurde.

2.3 Die Zulassung der erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträge würde es für die Kammer und die Parteien entweder erforderlich machen, erstmalig spezielle Fragen zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu erörtern, oder aber den Fall zur Erörterung dieser Fragen an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Da kein überzeugender Grund vorgebracht wurde, der das späte Einreichen der zur Debatte stehenden Anträge rechtfertigen könnte, erscheint der Kammer keine dieser Möglichkeiten der Verfahrensfortsetzung im vorliegenden Fall sachgerecht. Das Beschwerdeverfahren sollte nicht dazu benutzt werden, erstmalig neue Aspekte des Falles zu erörtern, soweit eine solche Erörterung bereits in erster Instanz hätte erfolgen können und sollen. Andererseits sollte sich das Verfahren auch nicht dadurch unnötig verzögern, dass die Kammer einen Fall zur Erörterung von Aspekten zurückverweist, die bereits zuvor in erster Instanz hätten erörtert werden können.

2.4 Nach dem Dafürhalten der Kammer sind sämtliche Anträge der Beschwerdeführerin bereits aus den oben angeführten Gründen nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 12(4) VOBK; siehe etwa T 23/10 vom 18. Januar 2011, Gründe, 2.5 bis 2.8; und T 247/12 vom 28. März 2014, Gründe, 6 bis 12).

2.5 Allerdings merkt die Kammer zusätzlich an, dass, wie bereits im Bescheid in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung angesprochen, und auch von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung beanstandet, prima facie zweifelhaft ist, ob die vorliegenden, geänderten Anspruchssätze gemäß den vorliegenden Anträgen überhaupt den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ entsprechen.

Dieser Aspekt kommt erschwerend hinzu und spricht gegen die Zulassung dieser Anträge ins Verfahren.

2.6 Daher hat die Kammer, in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12(4) VOBK, entschieden keinen der Anträge der Beschwerdeführerin ins Verfahren zuzulassen.