T 1226/12 - No oral proceedings before OD

Key points

• In this case, the OD had revoked a patent without oral proceedings (these were apparently  not requested) and without issuing any advance communication (but after the statement of response of the proprietor). This does not amount to a violation of the right to be heard, because the OD had essentially agreed with a novelty attack given in one of the Notices of opposition.
• However, it is a factor for the Board to exercise its discretion and admit the auxiliary requests, first filed in appeal that could have been filed during the first instance proceedings.
• The case is then remitted for further decision on the admitted auxiliary requests.
• Filing no auxiliary requests with the statement of response during the first instance proceedings, but only with the appeal, was neither a ground for apportionment of costs.

T 1226/12 - link 

Entscheidungsgründe

[] 2. Behaupteter schwerwiegender Verfahrensfehler durch die Einspruchsabteilung

2.1 Die Beschwerdeführerin sieht in der angefochtenen Entscheidung, die ohne vorherigen Bescheid und ohne mündliche Verhandlung ergangen ist, ihr rechtliches Gehör verletzt.

2.2 Nach der gefestigten Rechtsprechung des Beschwerdekammern zur Frage des rechtlichen Gehörs im Sinne von Artikel 113 (1) EPÜ (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 8. Auflage, 2016, III.B.2.3) können die Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf "Gründe" gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Unter "Gründe" sind diejenigen wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe zu verstehen, auf die sich die Entscheidung stützt. Davon zu unterscheiden ist das Vorbringen neuer Argumente in der Entscheidung, da es sich dabei nicht um ein neues Vorbringen als solches, sondern um eine Untermauerung der bereits vorgebrachten Tatsachen und Rechtsgründe handelt (G 4/92, ABl. EPA 1994, 149, Punkt 10 der Entscheidungsgründe). Es ist auch zu berücksichtigen, dass es die Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 EPÜ darüber hinaus verlangt, dass in den Entscheidungsgründen auf alle von den Beteiligten vorgebrachten und gegen die Entscheidung sprechenden Argumente gebührend eingegangen wird (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 8. Auflage, 2016, III.K.4.4.).

2.3 Im vorliegenden Fall ist die angefochtene Entscheidung darauf gestützt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 im Hinblick auf das Dokument D19, insbesondere die dortige Figur 1, nicht neu ist, was auf dem Vortrag der Beschwerdegegnerin II in ihrer Einspruchsschrift (vgl. Punkt II.2) beruht. Die diesbezügliche Begründung in der angefochtenen Entscheidung ist jedoch insofern ausführlicher, als sie nicht nur zwei in der Einspruchsschrift nicht zitierte Verweise auf Textstellen enthält, sondern insbesondere auch eine Auslegung des erteilten Anspruchs 1 vornimmt, wonach der beanspruchte Steckverbindung lediglich geeignet sein muss zum Verbinden zweier Fluidleitungen mittels mindestens eines Gegensteckverbinders (vgl. Punkte 12 und 16.2 der angefochtenen Entscheidung). Damit begegnet die Einspruchsabteilung unter anderem dem Argument der Beschwerdeführerin in der Einspruchserwiderung (vgl. Punkt III, 3.1.b.), dass die Vorrichtung nach dem Dokument D19 nicht zum Verbinden zweier Fluidleitungen diene und des Weiteren dort kein Gegensteckverbinder vorgesehen sei (vgl. Punkte 16.4 der angefochtenen Entscheidung). Seitens der Kammer wird hierzu darüber hinaus angemerkt, dass die von der Einspruchsabteilung vorgenommene Auslegung eines Anspruchs auf eine "Vorrichtung zum ..." im Sinne einer "Vorrichtung geeignet zum ..." der langjährigen, gefestigten Prüfungspraxis des Europäischen Patentamts entspricht (vgl. auch die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, November 2015, F-IV, 4.13) und somit für die Parteien nicht vollkommen unerwartet sein dürfte.

Aus den genannten Gründen kommt die Kammer zu der Auffassung, dass die die angefochtene Entscheidung tragenden tatsächlichen und rechtlichen Gründe nur solche sind, zu denen die Beschwerdeführerin sich hat äußern können. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ 1973 liegt demzufolge nicht vor.

[...]

Aus diesen Gründen ist der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag nicht neu im Hinblick auf das Dokument D19, Artikel 54 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 (3) EPÜ 1973.

4. Zulässigkeit der Hilfsanträge

4.1 Die Beschwerdegegnerinnen I, II und III beantragen, sämtliche Hilfsanträge als verspätet anzusehen und nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4.2 Hilfsanträge 2, 3, 5, 6, 11, 12 und 14

4.2.1 Hinsichtlich der Hilfsanträge 2, 3, 5, 6, 11, 12 und 14, die ihrem Gegenstand nach zurückgehen auf die bereits mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Hilfsanträge 2, 3, 4 und 9, verweist die Kammer auf die Bestimmungen von Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK). Diese halten grundsätzlich fest, dass die Kammer das gesamte Vorbringen der Beteiligten nach Artikel 12 (1) VOBK, der unter anderem ausdrücklich auf die Beschwerdebegründung Bezug nimmt, zu berücksichtigen hat, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK erfüllt. Jedoch wird in Artikel 12 (4) VOBK das Zulassen von Tatsachen, Beweismitteln oder Anträgen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind, ausdrücklich ins Ermessen der Kammer gestellt.

Daraus folgt, dass ein Beteiligter eines Beschwerde­verfahrens kein Anrecht darauf hat, dass ein Anspruchssatz, den er im erstinstanzlichen Verfahren hätte vorbringen können, aber erst mit der Beschwerdebegründung tatsächlich vorgelegt hat, im Beschwerdeverfahren zugelassen wird. Folglich kann ein beschwerdeführender Patentinhaber das Streitpatent nur dann auf der Grundlage eines derartigen Antrags verteidigen, wenn dieser von der Kammer nach Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens ins Verfahren zugelassen worden ist. In dieser Hinsicht ist unter anderem zu bewerten, ob die Änderung der Verteidigungslinie als eine unmittelbare und sachlich adäquate Reaktion auf Entwicklungen im Verfahren vor der ersten Instanz, insbesondere auf Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung, gerechtfertigt ist.

4.2.2 Im vorliegenden Fall ist diesbezüglich zu berücksichtigen, dass die Einspruchsabteilung die angefochtene Entscheidung ohne vorherigen Bescheid und ohne mündliche Verhandlung getroffen hat. Auch wenn die beschwerdeführende Patentinhaberin in ihrer Erwiderung auf die Einsprüche das Streitpatent nur in der erteilten Fassung verteidigt und auch keinen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat, ist doch festzustellen, dass die Einspruchsabteilung den Parteien ihre vorläufige Auffassung nicht mitgeteilt hat. Eine solche hätte die Beschwerdeführerin veranlassen können, auf der Grundlage von Hilfsanträgen weitere Rückzugspositionen zu definieren. Vielmehr war die Beschwerdeführerin in der Widerrufsentscheidung erstmals mit der dann (zumindest vorerst) endgültigen Auffassung der Einspruchsabteilung zur den vorgetragenen Einspruchsgründen konfrontiert. Die Beschwerdeführerin hatte also bis zur Zustellung der Entscheidung keine Veranlassung von Seiten der Einspruchsabteilung, einen oder mehrere enger gefasste Anspruchssätze vorzulegen. Im Lichte des geschilderten Ablaufs des Einspruchsverfahrens ist der Beschwerdeführerin zuzugestehen, dass das Einreichen der eingeschränkten Hilfsanträge 2, 3, 5, 6, 11, 12 und 14, mit Hilfe derer sie das Schutzbegehren ausweislich ihres substantiierten Vortrags im Hinblick auf den von der Einspruchsabteilung als entscheidend angesehenen Neuheitseinwand gleich zu Beginn des Beschwerdeverfahrens deutlicher abzugrenzen versucht, als eine unmittelbare und sachlich adäquat erscheinende Reaktion auf das Verfahren vor der ersten Instanz, insbesondere auf Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung, anzusehen ist. Eine missbräuchliche Verfahrensführung, wie von der Beschwerdegegnerin I behauptet, vermag die Kammer diesbezüglich nicht unmittelbar zu erkennen. Unabhängig davon, ob dem neuen Vorbringen direkt stattgegeben werden kann oder nicht, können die Hilfsanträge 2, 3, 5, 6, 11, 12 und 14 im Beschwerdeverfahren unter den vorliegenden Umständen nicht unberücksichtigt bleiben, zumal das Beschwerdeverfahren zwar in erster Linie der unabhängigen gerichtlichen Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung auf ihre Richtigkeit dient, jedoch nicht zwingend darauf beschränkt ist (vgl. G 9/91, ABl. EPA 1993, 408, Punkt 18 der Entscheidungsgründe).

Aus diesen Gründen werden die Hilfsanträge 2, 3, 5, 6, 11, 12 und 14 nach Artikel 12 (4) VOBK ins Verfahren zugelassen.

4.3 Hilfsanträge 4 und 13

4.3.1 Im Gegensatz zu den oben genannten Hilfsanträgen lässt sich der Gegenstand der Hilfsanträge 4 und 13 nicht auf bereits mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Hilfsanträge zurückführen. Insofern bedeuten sie eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdeführerin im Zuge des Beschwerdeverfahrens, dessen Zulassung nach Artikel 13 (1) VOBK im Ermessen der Kammer steht. Bei der Ausübung des Ermessens sind von der Kammer neben der Komplexität des neuen Vorbringens auch der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie zu berücksichtigen.

4.3.2 Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin durch die Vielzahl der im Beschwerdeverfahren vorgelegten, geänderten und/oder zurückgenommenen Hilfsanträge eine für alle Beteiligten komplexe Antragssituation geschaffen hat. Die Frage des Zulassens des geänderten Vorbringens ist auch vor diesem Hintergrund zu sehen. Zudem ist es für die Kammer nicht unmittelbar ersichtlich, aus welchem Anlass heraus die Beschwerdeführerin zu einem fortgeschrittenen Stadium ihre Verteidigungslinie durch die Vorlage der Hilfsanträge 4 und 13 weiter verändert hat. Insbesondere macht weder ihr schriftlicher noch ihr mündlicher Vortrag ausreichend deutlich, auf welchen konkreten neuen, bis dahin nicht dargelegten Einwand seitens einer der Beschwerdegegnerinnen (oder der Kammer) sie mit diesen Änderungen reagiert und weshalb diese Reaktion nach ihrem Dafürhalten in sachlicher und zeitlicher Hinsicht gerechtfertigt ist. Bei Hilfsantrag 13 kommt hinzu, dass dieser erst einen Tag vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden ist.

Im Lichte der gesamten Antragslage und insbesondere abstellend auf das in Artikel 13 (1) VOBK genannte Kriterium der Verfahrensökonomie übt die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, die verspätet vorgelegten Hilfsanträge 4 und 13 nicht zuzulassen.

5. Antrag auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

5.1 Die Beschwerdeführerin beantragt hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz, während sich die Beschwerdegegnerinnen dagegen aussprechen.

5.2 Nach Artikel 111 (1) EPÜ steht es im Ermessen der Beschwerdekammer, ob sie in der Sache selbst entscheidet oder ob sie diese an die Instanz zurückverweist, die die Entscheidung erlassen hat. Ein absolutes Recht, jede Frage von zwei Instanzen prüfen zu lassen, kennt das EPÜ nicht. Vielmehr entscheiden die Beschwerdekammern nach Sachlage im Einzelfall über die Zweckmäßigkeit einer solchen Zurückverweisung. Dabei ist nicht nur das bekundete Interesse der Parteien und das Bestreben, das Verfahren in einer angemessenen Zeit zu Ende zu bringen, zu berücksichtigen, sondern auch, ob ein zu berücksichtigendes Vorbringen erstmals im Einspruchs­beschwerdeverfahren dargelegt wurde, ob wesentliche Änderungen der Ansprüche vorliegen oder ob im Einspruchs­beschwerdeverfahren Einspruchsgründe erstmalig zu prüfen sind, da sie in der angefochtenen Entscheidung nicht behandelt werden (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 8. Auflage, 2013, IV.E.7).

5.3 Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung über die Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 gegenüber dem nachveröffentlichten Dokument D19 ohne mündliche Verhandlung entschieden. Im Hinblick auf die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten und ins Verfahren zugelassenen Hilfsanträge ist zu beachten, dass in der Vorinstanz keine umfassende Beurteilung des von den Einsprechenden/Beschwerdegegnerinnen genannten Standes der Technik, insbesondere im Hinblick auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, erfolgt ist. Die Kammer müsste also erstmalig und zugleich letztinstanzlich über die Patentfähigkeit von zum Teil wesentlich geänderten Patentansprüche vor dem Hintergrund von bisher nicht evaluiertem Stand der Technik urteilen. Auch hat die Einspruchsabteilung nicht über den von der Beschwerdegegnerin I genannten Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung der Erfindung entschieden. Aufgrund dieser Erwägungen hält es die Kammer für geboten, dem Antrag der Beschwerdeführerin zu folgen und ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ dahingehend auszuüben, die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen und damit den Parteien die Möglichkeit zu geben, die Hilfsanträge von zwei Instanzen prüfen zu lassen.

6. Antrag auf Kostenverteilung

6.1 Die Beschwerdegegnerin I begründet ihren Antrag auf anderweitige Kostenverteilung mit der in ihren Augen missbräuchlichen Verfahrensführung durch die Beschwerdeführerin.

6.2 Artikel 104 (1) EPÜ sieht vor, dass im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst trägt. Die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer können allerdings eine anderweitige Verteilung der durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursachten Kosten anordnen, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht. Einschlägig für das Beschwerdeverfahren ist auch Artikel 16 (1) VOBK, der vorbehaltlich Artikel 104 (1) EPÜ die Anordnung einer anderweitigen Kostenverteilung durch die Kammer vorsieht. Artikel 16 (1) VOBK nennt in diesem Zusammenhang beispielsweise Fälle, in denen durch Änderungen gemäß Artikel 13 VOBK am Vorbringen eines Beteiligten oder durch Verfahrensmissbrauch Kosten entstanden sind.

6.3 Im vorliegenden Fall wird von der Beschwerdegegnerin I das Versäumnis der Beschwerdeführerin, im erstinstanzlichen Verfahren Hilfsanträge zur Beschränkung des Patents und einen Antrag auf eine mündliche Verhandlung zu stellen, als missbräuchlich angesehen.

6.4 Dem kann sich die Kammer nicht anschließen. Weder die Tatsache, dass eine Partei im Einspruchsverfahren keinen Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat noch die Vorlage von Hilfsanträgen mit der Beschwerdebegründung kann per se als Beleg einer missbräuchlichen Verfahrensführung dienen. Dies gilt umso mehr, als die Kammer, wie oben dargelegt, die Vorlage der Hilfsanträge 2, 3, 5, 6, 11, 12 und 14 im Beschwerdeverfahren aus dem Grund als zulässig nach Artikel 12 (4) VOBK angesehen hat, dass sie eine unmittelbare und sachlich adäquat erscheinende Reaktion auf das Verfahren vor der ersten Instanz darstellen. Die Hilfsanträge 4 und 13 bedeuten zwar eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdeführerin nach Artikel 13 VOBK, was nach Artikel 16 (1) a) VOBK unter Umständen zu einer anderweitigen Kostenverteilung führen kann; da diese jedoch nicht ins Verfahren zugelassen wurden, sind sie für die Kostenfrage unbeachtlich.

Weil der Antrag auf anderweitige Kostenverteilung aus den genannten Gründen nicht der Billigkeit entspricht, ist er zurückzuweisen, Artikel 104 (1) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf Grundlage der Hilfsanträge 2, 3, 5, eingereicht mit Schreiben vom 30. September 2013, oder der Hilfsanträge 6, 11 oder 12, eingereicht mit Schreiben vom 11. Mai 2016, oder des Hilfsantrags 14, eingereicht mit Schreiben vom 14. Juli 2016, zurückverwiesen.

3. Der Antrag auf Kostenverteilung wird zurückgewiesen.