T 1304/18 - Not addressing the clarity objection

Key points

• The Board holds this appeal against a refusal of a patent application inadmissible because the applicant did not properly address the ground of lack of clarity in his Statement of grounds (drafted by in-house counsel of an industrial company). The applicant had only submitted that the features were also used in the corresponding granted US patent.
• " Der bloße Hinweis auf Ansprüche eines US-Patents, in denen die wesentlichen Merkmale bereits genannt sein sollen, ist nicht geeignet, um darzulegen, warum die in der angefochtenen Entscheidung genannten Einwände inkorrekt sein sollen und auf welche Tatsachen die Behauptung der Beschwerdeführerin gestützt ist. Ohne eigene Ermittlungen ist für die Kammer zum Beispiel nicht erkennbar, um welche "wesentlichen Merkmale" des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 der hier zu behandelnden Europäischen Patentanmeldung es sich dabei handeln könnte. Eine objektive Überprüfung des Beschwerdevorbringens auf seine Richtigkeit hin ist daher nicht möglich." 
• The auxiliary requests do not make the appeal admissible either, because the objection was based on the claim failing to specify process conditions whereas in the auxiliary requests only feature concerning the device were added to claim 1.

EPO T 1304/18 - link

Entscheidungsgründe

1. Artikel 108 Satz 3 EPÜ erfordert, dass innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung die Beschwerde nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu begründen ist. Regel 99 (2) EPÜ führt dazu aus, dass in der Beschwerdebegründung vom Beschwerdeführer darzulegen ist, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel er seine Beschwerde stützt.

2. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, muss nach der gefestigten Rechtsprechung der Kammern die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung darlegen, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Damit soll sichergestellt werden, dass eine objektive Überprüfung des Beschwerdevorbringens auf seine Richtigkeit hin möglich ist, ohne dass die Kammer dabei eigene Ermittlungen durchführen muss (siehe z.B. T 220/83, Abl. EPA 1986, 249, Punkt 4 der Entscheidungsgründe; J 10/11, nicht veröffentlicht, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe und die dort zitierte Rechtsprechung).

Ob die Anforderungen des Artikels 108 Satz 3 in Verbindung mit Regel 99 (2) EPÜ erfüllt sind, muss anhand der Beschwerdebegründung und der Gründe in der angefochtenen Entscheidung entschieden werden. Die Anforderungen an die Zulässigkeit können ausnahmsweise als erfüllt gelten, wenn bei Durchsicht der angefochtenen Entscheidung und der Begründung sofort zu erkennen ist, dass die Entscheidung aufgehoben werden soll. (J 10/11, ibid.).

3. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung die Klarheit eines Merkmals im Anspruch 1 bemängelt und ihren Einwand damit begründet, dass dieses Merkmal nur ein zu erreichendes Ergebnis darstellt, welches die der Patentanmeldung zugrundeliegende Aufgabe angebe, ohne dass die dafür notwendigen Merkmale angegeben seien, entgegen den in den Richtlinien F-IV 4.10 ausgeführten Grundsätzen.

Die Kammer kann nicht unmittelbar erkennen, dass der erhobene Einwand gegen das betreffende Merkmal nicht nachvollziehbar wäre oder dass der zitierte Abschnitt der Richtlinien in diesem Zusammenhang irrelevant ist. Wie die Prüfungsabteilung nämlich in Punkten 1.2 bis 1.5 der Entscheidungsgründe ausgeführt hat, definiert das Merkmal im Verfahrensschritt b.) ein Durchleiten der Abgase durch einen ersten SCR-Katalysator unter (undefinierten) Bedingungen, die wirksam sein sollen für das zu erreichende Ergebnis, nämlich der Umwandlung von bis zu von 50 % der Stickoxide des Abgases in Stickstoff, ohne dass angegeben wäre, welche Maßnahmen oder Bedingungen dazu notwendig sind.

4. Die von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Argumente zu diesem Einwand (Punkte IV und IX oben) sind als rechtliche oder tatsächliche Gründe, aus denen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll, nicht ausreichend, um die Zulässigkeit der Beschwerde bejahen zu können (s. o. Punkt 1).

4.1 Der bloße Hinweis auf Ansprüche eines US-Patents, in denen die wesentlichen Merkmale bereits genannt sein sollen, ist nicht geeignet, um darzulegen, warum die in der angefochtenen Entscheidung genannten Einwände inkorrekt sein sollen und auf welche Tatsachen die Behauptung der Beschwerdeführerin gestützt ist. Ohne eigene Ermittlungen ist für die Kammer zum Beispiel nicht erkennbar, um welche "wesentlichen Merkmale" des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 der hier zu behandelnden Europäischen Patentanmeldung es sich dabei handeln könnte. Eine objektive Überprüfung des Beschwerdevorbringens auf seine Richtigkeit hin ist daher nicht möglich.

4.2 Von der Beschwerdeführerin wurde in der Beschwerdebegründung auch nicht vorgetragen und es ist für die Kammer auch nicht unmittelbar erkennbar, warum die Änderungen im jeweiligen Anspruch 1 der mit der Beschwerdebegründung vorgelegten drei Anspruchssätze den Klarheitsmangel beheben könnten. Die Prüfungsabteilung hat zwar auf die den Änderungen offenbar zugrundeliegenden Beispiele 1 bis 3 der Beschreibung hingewiesen. Die von ihr in diesem Zusammenhang genannten Bedingungen (z.B. "Raumgeschwindigkeit") haben aber in den geänderten Ansprüchen keinen Niederschlag gefunden. Für die Kammer ist auch diesbezüglich nicht erkennbar, zumindest nicht ohne den Sachverhalt und die Tatsachen selbst zu ermitteln, warum diese weiteren Bedingungen nicht definiert werden müssen, um den erhobenen Einwand zu beheben.

Daran ändert auch der Hinweis der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung auf das Verständnis des Fachmanns mit Blick auf das Beispiel 3 der Beschreibung der zurückgewiesenen Anmeldung nichts. Wie bereits dargelegt, ist der Beschwerdebegründung im Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht unmittelbar zu entnehmen, dass allein mit der Aufnahme der Vorrichtungsmerkmale der Abgasnach­behandlungs­vorrichtung des Beispiels 3 in den unabhängigen Verfahrensanspruch des Hilfsantrags 2 - ohne Angabe weiterer Bedingungen in dem Anspruch (s.o.) und ohne einen solchen Hinweis in der Beschwerdebegründung, warum diese Bedingungen unter diesen Umständen nicht definiert sein müssten, bzw. einen Hinweis, dass diese Bedingungen für den Fachmann dann selbstverständlich wären - der von der Prüfungsabteilung erhobene Klarheitseinwand sofort erkennbar ausgeräumt wäre.

5. Nach Regel 101 (1) EPÜ ist die Beschwerde daher als unzulässig zu verwerfen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.