T 0581/14 - Transfer of application

Key points

• In this examination appeal, the applicant files a request for transfer of the application two days before the oral proceedings. On the day of the oral proceedings, the new applicant is not yet registered. Therefore, the Board examines whether the filed documents are sufficient evidence of the transfer in the sense of Rule 22 EPC. The Board finds that this is not the case.
• The filed assignment document was signed by someone on behalf of the assignor (initial applicant) without indication of his function. The statement "duly authorized" in the assignment document itself is not enough. 
• Moreover, the assignment document included a separate signature page with the signature of the assignee, however without date (the space for the date was left blank). This page was notarized by a (USA) notary; the notary also left blank the space for the date of notarization. 
• The transfer was therefore not accepted. The proceedings continued with the initial applicant. The appeal is dismissed for lack of inventive step. 
• I note that after the oral proceedings, but before the written decision, the applicant filed the  power of attorney for the person signing the assignment document and "the EPO" has registered the transfer (the form 2544 is signed "Receiving section / Examining Division/Opposition Division/Legal Division"). Interesting to see both the Board and the first instance department deciding on the same request.  

EPO T 0581/14 -  link

Exposé des faits et conclusions

V. Par lettre du 28 novembre 2018, le mandataire du requérant requit l'enregistrement par l'Office européen des brevets de la société InterDigital CE Patent Holdings comme nouveau demandeur. Par fax en date du 29 novembre 2018, l'Office signala des irrégularités dans cette requête selon la règle 22 CBE et invita le requérant à y remédier.

VI. Une procédure orale a eu lieu le 30 novembre 2018 en présence du mandataire du requérant.

Motifs de la décision

Transfert prétendu de la demande

1. Selon la règle 22(1) CBE le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, sur production de documents prouvant ce transfert. Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office que dans la mesure où ces documents lui ont été fournis et à partir de la date à laquelle ils ont été produits (règle 22(3) CBE).

À la date de la procédure orale dans le cas présent, l'Office n'avait pas enregistré la société InterDigital CE Patent Holdings comme nouveau demandeur. Dans une telle situation, la Chambre aurait pu accepter le transfert de la demande - et donc la transmission de la qualité de requérant - à cette société seulement s'il apparaissait clairement, à la lumière de documents produits, que ce transfert avait eu lieu (J 26/95, JO OEB 1999, 668, point 2 des motifs). Toutefois, cette condition n'est pas remplie parce que les documents produits avant la date de la procédure, considérés en tant que tels, ne sont pas suffisants à cet égard.

L'Exhibit A de la lettre du 28 novembre 2018 ("Recordable Confirmatory Patent Assignment") contient deux pages de signature ("Signature Pages"), chaque page authentifiée par un notaire. La première a été signée au nom du demandeur initial par une personne (Adrien Cadieux) sans aucune indication de sa fonction. Bien que les mots "Duly authorized" accompagnent le nom de cette personne dans le document, il n'y a aucune indication que le notaire concerné ait vérifié la capacité de ladite personne à signer le transfert. Tout au contraire, la capacité semble simplement avoir été confirmée par la personne elle-même ("[...], who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the instrument and acknowledged to me that he/she executed the same in his/her authorized capacity [...]"). C'est donc à juste titre que, par fax le 29 novembre 2018, l'Office a signalé des irrégularités dans la requête selon la règle 22 CBE (v. supra, point V.) et a invité le demandeur initial à envoyer la preuve que M. Cadieux était habilité à signer des documents contraignants au nom du demandeur initial.

En outre, la deuxième page qui contient la signature du président (Timothy J. Berghuis) du prétendu nouveau demandeur n'indique pas la date de la signature et laisse complètement ouverte quand cette personne a comparu devant le notaire. On ne peut cependant pas exclure que la date de la signature ait une portée juridique concernant la validité du contrat.

Il en résulte que le prétendu transfert n'avait pas d'effet à la date de la procédure orale (voir règle 22(3) CBE). Étant donné que le mandataire a confirmé qu'il représentait aussi le requérant initial (Thomson Licensing), la Chambre a donc poursuivi la procédure avec celui-ci.