T 0021/15 - New? ground of opposition

Key points

• The opponent raises an attack insufficiency of disclosure in appeal. The OD had refused the attack (and the ground of opposition) of Article 100(b) EPC as inadmissible because it was late filed. The opponent argues in the course of the appeal that the OD had not correctly used its discretion to hold the ground inadmissible. However, it had not made that point in its Statement of ground. Therefore, this point is disregarded under Article 12(2) and (4) RPBA by the Board. 
• The question arises whether Article 100(b) is a new ground of opposition in the sense of G 10/91. The Board notes that T 1286/14 indicates that a ground of opposition rejected as inadmissible by the OD and resubmitted with the Statement of grounds is a "new ground" in appeal. 
• However, in T 620/08, the Board decided that it is not a new ground if it is "  einem verspäteten Einspruchsgrund [...], der nach ausführlicher Prüfung in der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich nicht in das Verfahren zugelassen wurde." If this decision is followed, the admissibility of the ground falls under the discretion of the Board under Article 12(4) RPBA.
• The Board uses the discretion, but makes it entirely dependent on the consent of the patentee to the new ground. Because the patentee does not give the consent, the new ground is rejected as inadmissible under Article 12(4) RPBA. Or at least in this way the Board can leave open the question whether the ground is a "new ground".
• As a comment, I find it rather disappointing that we don't know whether in such a simple procedural scenario, the ground falls under G 10/91 or not. The present decision also confirms also my view that G 10/91 should be obsolete in view of (more recent) Article 12(4) RPBA. It is rather weird that you can present an entirely new novelty attack based on new arguments in appeal without consent of the proprietor (but subject to the Board's discretion of Article 12(4) RPBA) whereas reframing an argument of that the alleged technical effect is not credible  from Article 56 to Article 83 (or vice versa) can be forbidden by the patentee, without any discretion for the Board. 

T 0021/15 - link

Entscheidungsgründe

1. Zulassung des von der Beschwerdeführerin erhobenen Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973

1.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin bezüglich des erteilten Anspruchs 1 erstmalig den Antrag gestellt, einen weiteren Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ in das Verfahren einzuführen. Die Einspruchsabteilung hat diesen Antrag (und damit den Einspruchsgrund) als verspätet vorgebracht und prima facie nicht relevant angesehen und gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht in das Verfahren zugelassen hat (vgl. Punkt 19.2 der Entscheidungsgründe). Die Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dass die Einspruchsabteilung von ihrem Ermessen in fehlerhafter Weise Gebrauch gemacht habe (vgl. Beschwerdebegründung, Abschnitt II, Punkt 3 in Verbindung mit Abschnitt V). Sie hat jedoch in ihrer Beschwerdebegründung nicht weiter begründet, warum aus ihrer Sicht das Ermessen von der Einspruchsabteilung fehlerhaft ausgeübt worden sei. In ihrem Schreiben vom 2. Februar 2016 hat sie des Weiteren die Auffassung vertreten, dass ihre Ausführungen in der mündlichen Verhandlung und erst recht in der Beschwerdebegründung zur fehlenden Ausführbarkeit nach Regel 116 (1) EPÜ nicht verspätet seien und deshalb von der Einspruchsabteilung hätten berücksichtigt werden müssen. Sie wiederholte auch, dass sich der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zur Stützung der vermeintlichen erfinderischen Tätigkeit auf die Schwierigkeiten berufen habe, eine ausführbare Gestaltung der Lehre nach Anspruch 1 zu realisieren (vgl. Abschnitt II).

1.2 Der Beschwerdegegner war der Meinung, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen korrekt ausgeübt habe und dass die Beschwerdeführerin keine schlüssigen Argumente vorgetragen habe, die die Verspätung rechtfertigten, und auch nicht erläutert oder erklärt habe, warum ihr der angebliche Mangel an Offenbarung bis zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung verborgen geblieben sei (vgl. Beschwerdeerwiderung, Seiten 1 und 2). Außerdem bestritt er, dass er selbst im Zuge der mündlichen Verhandlung, Anlass gegeben hätte, den Einwand der nicht ausreichenden Offenbarung zu erheben. Er gab auch ausdrücklich nicht seine Zustimmung zur Einführung dieses Einspruchsgrunds in das Beschwerdeverfahren (vgl. Schreiben vom 9. Juni 2016, vorletzter Absatz).

1.3 Die Kammer stellt fest, dass die Beschwerdeführerin keine Ausführungen in ihrer Beschwerdebegründung dazu gemacht hat, aus welchen Gründen bzw. inwieweit die Einspruchsabteilung ihr Ermessen gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat. Die Kammer ist daher der Meinung, dass die Beschwerdeführerin ihren Einwand, die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen bei der Nichtzulassung des weiteren Einspruchsgrunds der nichtausreichenden Offenbarung in fehlerhafter Weise ausgeübt, gemäß Artikel 12 (2) VOBK nicht ausreichend substantiiert hat, und somit berücksichtigt sie gemäß Artikel 12 (4) VOBK dieses Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht. Auch das weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 2. Februar 2016, dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ nicht verspätet geltend gemacht worden sei, enthält, wie der Beschwerdegegner auch argumentiert hat, keine substantiierte Begründung dafür, warum sie diesen Einspruchsgrund nicht bereits vor der mündlichen Verhandlung geltend machen konnte.

Im Rahmen der von der Rechtsprechung aufgestellten eingeschränkten Kriterien zur Überprüfung von Ermessenscheidungen der ersten Instanz (siehe Entscheidung G 7/93, ABl. EPA 1994, 775 und weitere zitierte Entscheidungen in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8. Auflage 2016, IV.E.3.6) gibt es für die Kammer auch keine Anhaltspunkte, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat. Die Einspruchsabteilung hat die prima facie Relevanz des neuen Einspruchsgrunds nachweislich überprüft und dies auch in der Sache begründet. Es gibt auch keinen Anhaltspunkt, dass der Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung nicht verspätet vorgebracht wurde, denn die Kammer kann keinen Grund erkennen, warum dieser Einspruchsgrund nicht bereits innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemacht werden konnte, sondern erst in Reaktion auf eine Äußerung des Pateninhabers in der mündlichen Verhandlung im Rahmen der Diskussion zum 3. Hilfsantrag, dessen Anspruchssatz ausschließlich die erteilten Verfahrensansprüche 1 - 7 enthält. Es gibt somit keinen Grund für die Kammer die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben.

1.4 Es stellt sich jedoch die Frage der Zulassung des von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde geltend gemachten Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973 in das Beschwerdeverfahren.

1.5 In der Entscheidung T 1286/14 vertrat die Kammer die Auffassung, dass ein von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassener und mit der Beschwerdebegründung erneut vorgebrachter Einspruchsgrund als "neuer Einspruchsgrund" im Sinne von G 9/91 und G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 und 420) und G 1/95 (ABl. EPA 1996, 615) zu betrachten sei und nur mit Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden dürfe (G 9/91 und G 10/91, Nr. 18 der Entscheidungsgründe). Ihrer Meinung nach ist ein im Beschwerdeverfahren geltend gemachter Einspruchgrund ein "neuer Einspruchsgrund", wenn er nicht in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substanziiert wurde oder nicht von der Einspruchsabteilung in das Einspruchsverfahren eingeführt wurde (T 1286/14, Nr. 1.2.3 - 1.2.6 der Entscheidungsgründe). Folgt man dieser Auffassung, dann dürfte die Kammer im vorliegenden Fall den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973 nicht in das Beschwerdeverfahren zulassen, da der Beschwerdegegner nicht seine Zustimmung dafür gegeben hat.

1.6 In der Beschwerdesache T 620/08 (Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe) hingegen stellte die Kammer fest, dass der Begriff "neuer Einspruchsgrund" einen erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachten Grund bezeichnet und dass deshalb dies nicht bei einem verspäteten Einspruchsgrund der Fall sei, der nach ausführlicher Prüfung in der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich nicht in das Verfahren zugelassen wurde. Folgt man dieser Auffassung, dann stünde es gemäß Artikel 12 (4) VOBK vorliegend im Ermessen der Kammer, den bereits von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassenen Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 in das Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen. Die Kammer sieht jedoch keinen Grund, sich beim Ausüben ihres Ermessens gemäß Artikel 12 (4) VOBK über die fehlerfreie Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung hinwegzusetzen und den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen. Die Zustimmung des Patentinhabers ist unter Umständen ein weiteres Kriterium für die Ermessensentscheidung der Kammer nach 12 (4) VOBK. Liegt eine solche Zustimmung vor, dann könnte dies dafür sprechen, dass die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach 12 (4) VOBK, einen von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassenen Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren berücksichtigt. Da der Beschwerdegegner vorliegend jedoch ausdrücklich nicht seine Zustimmung zur Zulassung des verspätet vorgebrachten Einspruchsgrunds nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 in das Beschwerdeverfahren gegeben hat, hält es die Kammer für gerechtfertigt, dass sie diesen von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassenen Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren in Ausübung ihres eigenen Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK auch nicht in das Beschwerdeverfahren zulässt.

1.7 Für den vorliegenden Fall kommt die Kammer aufgrund der obigen Ausführungen zu dem Ergebnis, dass unabhängig davon, ob der von der Beschwerdeführerin erhobene Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973 als ein neuer Einspruchsgrund angesehen wird, dieser Einspruchsgrund nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen wird.