T 0268/13 - Preamble limiting for production method

Key points

• The Board considers the identification of the product in the preamble of a claim for a production method, to be limiting. Hence, even if the method steps are disclosed, the claim can still be novel by virtue of the feature " Verfahren zur Herstellung eines mehrlagigen Dekorbandes" .
• The Board indicates that it can  not follow the Guidelines F-IV 4.13 (2016), in particular the paragraph based on T 304/08. 
• " [T 304/08]  beschäftigte sich mit der Angabe einer bestimmten Wirkung (Verringerung von üblem Geruch) in einem Verfahrensanspruch. Merkmale, die die Herstellung eines bestimmten Gegenstands betreffen, sind aber von Wirkungsangaben zu unterscheiden" .
• The paragraph of the Guidelines at issue is changed in the 2017 version, although I can not say if the present decision indicates the same as the new wording of the Guidelines. 

Changes in Guidelines F-IV 4.13
A distinction does however have to be made where theA claim which is directed to a method or process aiming at a certain purpose, when it comprises physical steps which result infor the production of a product ("method of manufacture") (i.e. the claim is in fact directed towards the production of a product). In this case, the indication of the intended purpose of the method (production of a product) ishas to be understood in the sense that the method or process has to be merely suitable for that usethe production of the product, rather than comprising the use as an integral method step. Consequently, a prior disclosure of the same method, which is suitable for producing said specific product but does not indicate that the specific product is produced with it, anticipates without an indication of the particular purpose (product production), although the method is nevertheless suitable for it, would anticipate a claim to the method for that particular purpose (see T 304/08)the production of that specific product.

V. Antrag 1 des Hauptantrags lautet wie folgt (die von der Kammer benützte Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern angegeben):

"[A] Verfahren zur Herstellung eines mehrlagigen Dekorbandes [B] mit reliefartiger Struktur [C] aus Text oder graphischem Symbol, umfassend [D] eine Oberlage (12) [E] aus Metall, vorzugsweise Aluminium, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Entscheidungsgründe

2.8 Bedeutung der Produktmerkmale für die Auslegung des Verfahrensanspruchs

Die Kammer kann sich dem Argument der Beschwerdeführerin, dass das Verfahren gemäß Anspruch 1 nur durch die Verfahrensschritte definiert wird, nicht aber von dem herzustellenden Produkt, nicht anschließen. Laut Oberbegriff betrifft Anspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung eines mehrlagigen Dekorbandes mit reliefartiger Struktur aus Text oder graphischem Symbol, das eine Oberlage umfasst. Nur solche Verfahren werden vom Anspruch erfasst, und nur Verfahren, die zur Herstellung eines solchermaßen definierten Dekorbandes führen, können - wenn sie auch die eigentlichen Verfahrensschritte umfassen - den Anspruch neuheitsschädlich treffen. Die Rechtsprechung betreffend Produkte für einen bestimmten Zweck lässt sich insofern in der Regel nicht auf Verfahren zur Herstellung von Produkten anwenden.

In diesem Zusammenhang kann sich die Kammer den Ausführungen in den "Richtlinien für die Prüfung", Abschnitt F-IV 4.13 (Fassung vom November 2016) und insbesondere ihrer Auslegung der Entscheidung T 304/08 nicht anschließen. Diese Entscheidung beschäftigte sich mit der Angabe einer bestimmten Wirkung (Verringerung von üblem Geruch) in einem Verfahrensanspruch. Merkmale, die die Herstellung eines bestimmten Gegenstands betreffen, sind aber von Wirkungsangaben zu unterscheiden (siehe auch die Entscheidungen T 1384/08 vom 16. Dezember 2010, Punkte 5.1.3-4 der Entscheidungsgründe, und T 2111/13 vom 22. Juli 2014, Punkt 3 der Entscheidungsgründe).

3. Klarheit

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass es fast unmöglich ist, allgemein festzulegen, was als Text oder graphisches Symbol gelten kann [see the wording of claim 1 above]. Diese Schwierigkeit wurde von der Beschwerdeführerin mit mehreren Beispielen belegt. Sie rührt unter anderem davon her, dass der Symbolwert eines Zeichens von gesellschaftlichen Konventionen, technischen Normen, usw. abhängig ist. Ein Zeichen, dem kein symbolischer Wert beizumessen ist, kann zum Beispiel durch Festlegung einer Norm plötzlich Symbolwert erlangen. Ebenso kann ein Zeichen, das in einer Kultur ohne jeden Zweifel Symbolcharakter trägt, in einer anderen Kultur nicht als Symbol wahrgenommen werden.

Dennoch macht dieses Merkmal den Anspruch nicht völlig unklar. Zwar lässt sich nicht ganz allgemein und universell feststellen, was ein Symbol darstellt, aber im konkreten Anwendungsfall ist dennoch klar, ob ein bestimmtes Zeichen im gegebenen kulturellen, linguistischen oder technischen Kontext ein Symbol ist oder nicht. Der Anspruch stellt also weder die Person, die eine Patentverletzung vermeiden will, noch den Verletzungsrichter vor unlösbare Aufgaben, da sie sich ja des relevanten Kontexts bewusst bzw. Teil davon sind.

Daher ist die Kammer zum Schluss gelangt, dass das Merkmal den Erfordernissen von Artikel 84 EPÜ 1973 genügt.