T 2371/13 - Plausibility and the PSA

Key points

• In this opposition appeal, the issue is whether the alleged technical effect is credible. Comparative tests results were filed. The Board admits these test results, because not admitting them on the ground that the application as filed contains no experimental results, is incompatible with the problem and solution approach. 
• The opponent's argument for non-admissibility was in particular that it had learned in parallel US litigation that Examples 1-4 in the application were virtual (had not been actually carried out) and the results stated therein had been mere predictions. Therefore, the claimed invention was prima facie lacking inventive step. 
• As a comment, the oral decision in this case was taken before the written decision in T 0488/16 about the requirement that the application as filed makes the technical effect plausible (in a medicines case). On the other hand, the present Board found it useful to add a headnote to the written decision. 

EPO Headnote
Un défaut de plausibilité d'un effet basé sur l'absence de preuve dans la demande du brevet n'est pas un motif suffisant pour écarter des essais comparatifs déposés ultérieurement et visant à prouver cet effet. Les écarter pour cette raison est incompatible avec l'approche problème/solution qui demande de définir un problème technique à partir du document de l'état de la technique le plus proche, qui n'est pas forcément celui cité dans la demande de brevet.

EPO T 2371/13 - link

6. Succès

6.1 Admissibilité des essais comparatifs dans la procédure de recours

6.1.1 La partie de droit à la procédure [respondent - opponent] a demandé à ce que tous les résultats d'essais expérimentaux déposés par l'intimé après la date de dépôt du brevet litigieux soient écartés de la discussion de l'activité inventive, et par conséquent, qu'ils ne soient pas pris en compte pour la démonstration d'un l'effet sur l'homogénéité de la composition. La demande telle que déposée ne contenait aucune donnée expérimentale, ni sur les colorations encore moins sur la prétendue amélioration de l'homogénéité. Il n'avait donc pas été rendu plausible à la date de dépôt de la demande que les compositions selon l'invention conduisent à des colorations plus homogènes que celles de l'état de la technique. L'intimé avait reconnu dans la procédure aux Etats-Unis impliquant l'équivalent US du brevet litigieux que les exemples 1 à 4 n'étaient que des exemples virtuels et prédisaient simplement les colorations qui seraient obtenues par des compositions du brevet litigieux. La demande telle que déposée n'était que purement spéculative et aucune invention n'avait été réalisée à la date de dépôt de la demande. Dans ces circonstances, l'invention revendiquée manquait prima facie d'activité inventive.

6.1.2 Cette ligne d'argumentation est incompatible avec l'appréciation de l'activité inventive selon l'approche problème/solution qui requiert en premier lieu l'identification de l'état de la technique le plus proche de l'invention, et la définition d'un problème technique par rapport à cet état de la technique qui est résolu par l'objet revendiqué. Il est usuel de faire valoir au titre de l'activité inventive un effet technique qui n'est pas explicitement mentionné dans la demande telle que déposée.

L'Article 56 CBE énonce en effet qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'appréciation de l'activité inventive est accomplie selon l'approche problème/solution qui permet une reformulation du problème technique, et, dans certaines circonstances l'impose même, puisque pour la détermination objective du problème, seul compte le résultat effectivement atteint par rapport à l'état de la technique le plus proche (voir T0181/82; point IV de l'exposé; points 4 à 6 des motifs ; JO OEB 1984, 401). La formulation d'un problème technique plus ambitieux que celui initialement divulgué, à savoir exigeant une amélioration, doit être admise lorsqu'un nouveau document représentant l'état de la technique le plus proche est opposé. Ainsi, dans le cas d'espèce, ne pas tenir compte d'essais destinés à démontrer une amélioration de l'homogénéité des colorations serait incompatible avec l'approche problème/solution qui demande de définir un document de l'état de la technique le plus proche, qui n'est pas forcément celui cité dans la demande de brevet.

L'objection de la partie de droit à la procédure selon laquelle l'invention restait à faire après le dépôt de la demande semble plutôt être une question de l'exposé de l'invention dans la demande de brevet qui est couverte par l'Article 83 CBE. Ainsi, un brevet européen peut être opposé au motif que de brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (Article 100(b) CBE). Cependant, ce motif d'opposition n'a pas été soulevé dans les notices d'opposition et donc son admission dans la procédure de recours est subordonnée à l'accord du propriétaire du brevet, qui s'est opposé à l'introduction de nouveaux moyens dans la procédure de recours.

6.1.3 Par conséquent, la requête de la Partie de droit visant à écarter de la procédure de recours les résultats des essais déposés par l'intimé au cours de la procédure d'examen (documents (4) et (5)), ainsi que ceux déposés en réponse au mémoire de recours (document (22)), doit être rejetée.

6.2 Les résultat des essais comparatifs présentés pendant la procédure d'examen (documents (4) et (5)) ne sont pas pertinents pour démontrer une amélioration de l'homogénéité par rapport au document (2), car ils comparent l'homogénéité de compositions selon l'invention comprenant deux colorants directs cationiques à des compositions tinctoriales n'en comprenant qu'un seul, alors que le document (2) divulgue des compositions tinctoriales comprenant des associations de colorants directs cationiques (voir revendication 21; exemples 80 à 83).

[...]

La Chambre arrive donc à la conclusion qu'il n'est pas crédible que le problème de l'amélioration soit résolu dans l'ensemble de la portée de la revendication 1. Le problème technique résolu doit donc être formulé sans tenir compte de l'amélioration, c'est-à-dire en la mise à disposition de compositions tinctoriales conduisant à des colorations homogènes très chromatiques.