T 0793/13 - Broader dependent claims and scope

Key points

• In this opposition appeal, claim 1 as granted specified " less than 0.4 and more than 0.1" for a water activity parameter, claim 2 as granted specified "from 0.1 to 0.3". In opposition, the patent proprietor wanted amended claim 1 to specify the range of granted claim 2. The question is whether the amendment is allowable under Article 123(3) EPC, in view of the value of 0.1.
• The Board finds that because the wording of the claims is contradicting, the skilled person would consult the description. The description indicated that the technical effect was also obtained for the value of 0.1. Hence, the amendment did not involve an extension of the scope of protection.

EPO T 0793/13 -  link

2. Erweiterung des Schutzbereichs (Artikel 123(3) EPÜ)

2.1 Im unabhängigen Anspruch 1 des Streitpatents ist angegeben, dass die Wasseraktivität der beanspruchten pharmazeutischen Zubereitung auf Werte "unter 0,4 und über 0,1" eingestellt ist.

2.2 Anspruch 2 des Streitpatents ist auf eine pharmazeutische Zubereitung "nach Anspruch 1" gerichtet, deren Wasseraktivität auf Werte "von 0,1 bis 0,3" eingestellt ist.

2.3 Vorliegend ist die Frage zu klären, ob Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 mit der Angabe, dass die Wasseraktivität der Zubereitung auf Werte "von 0,1 bis 0,3" eingestellt ist, den Schutzumfang des Streitpatents erweitern würde.

2.4 Ein Fachmann, der den Schutzbereich des Streitpatents feststellen möchte, würde zu diesem Zweck die erteilten Patentansprüche prüfen:

2.4.1 Bei der Lektüre von Anspruch 1 ergibt sich zunächst, dass die Wasseraktivität der beanspruchten Zubereitung offenbar Werte über 0,1 aufweisen soll, während die Untergrenze von 0,1 selbst nicht mit umfasst ist. Der Umfang von Anspruch 1 ist daher an sich klar.

2.4.2 Liest man im Anschluss Anspruch 2, entstehen jedoch Zweifel daran, ob der Umfang von Anspruch 1 auch identisch ist mit dem Schutzumfang des Streitpatents im Hinblick auf die beanspruchte Zubereitung.

Die aufgrund des Rückbezugs in Anspruch 2 vorgesehene Kombination der Ansprüche 1 und 2 führt nämlich unmittelbar zu einem Widerspruch: Einerseits nennt Anspruch 2 ausdrücklich den Endpunkt 0,1 als einen möglichen Wert für die Wasseraktivität, andererseits ist Anspruch 2 formal auf Anspruch 1 rückbezogen und dürfte dementsprechend als abhängiger Anspruch keine zusätzliche Ausführungsform beinhalten, die nicht auch von Anspruch 1 abgedeckt ist. Mit anderen Worten steht die in Anspruch 2 genannte Bedingung, dass es sich um eine Zubereitung nach Anspruch 1 (und also mit einer Wasseraktivität "über 0,1") handeln muss, im direkten Widerspruch zu dem Anspruchsmerkmal "von 0,1 bis 0,3", welches eine Wasseraktivität gleich 0,1 zulässt.

2.4.3 Aufgrund dieser Unstimmigkeit kann sich der Leser anhand des Wortlauts der Ansprüche allein nicht sicher sein, ob der Schutzbereich der Ansprüche des Streitpatents auch Zubereitungen mit einer Wasseraktivität von 0,1 umfasst.

2.5 Da der Wortlaut der erteilten Ansprüche bereits definitiv feststeht, besteht somit im vorliegenden Fall ein konkreter Anlass, hilfsweise die Beschreibung zur Auslegung dieser Ansprüche heranzuziehen.

2.5.1 In der Beschreibung wird im Zusammenhang mit dem Bereich durchweg angegeben, dass die Wasseraktivität der erfindungsgemäßen festen Zubereitung unter 0,4 und insbesondere im Bereich "von 0,1 bis 0,3" liegen soll (vgl. Spalte 2, Zeilen 8 bis 13, 45 bis 52; Spalte 3, Zeilen 16 bis 20 der Patentspezifikation).

2.5.2 Daraus entnimmt der Leser, dass der Wert 0,1 im gewünschten, angeblich vorteilhaften Bereich mit enthalten ist. Die Angabe "über 0,1" kommt dagegen in der Beschreibung im Zusammenhang mit der Wasser­aktivität nicht vor. Es liegt auch kein anderer Hinweis darauf vor, dass der Wert 0,1 auszuschließen wäre. Somit stützt die Beschreibung eindeutig die Lesart, nach welcher der Endpunkt von 0,1 mit abgedeckt ist.

2.5.3 Die weiter im Streitpatent enthaltene Aussage, dass bei unkontrolliertem Trocknen und Absenkung der Wasseraktivität "unter 0,1" Levothyroxin-Natrium in einen amorphen Zustand übergeht und dadurch wieder instabiler wird (vgl. Spalte 2, Zeilen 52 bis 56 der Patentspezifikation), steht dazu nicht im Widerspruch.

2.6 Bei dieser Sachlage ist die Kammer der Auffassung, dass im vorliegenden Fall die Auslegung der Ansprüche anhand der Beschreibung sowohl geboten als auch möglich ist, und dass der fachkundige Leser des Streitpatents dabei zu dem Ergebnis käme, dass der Schutzbereich der erteilten Patentansprüche Zubereitungen mit einer Wasseraktivität von 0,1 mit umfasst.

2.7 Aufgrund dieser Erwägungen ergibt sich, dass die in Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 vorgesehene Änderung, die für die Wasseraktivität einen Bereich "von 0,1 bis 0,3" definiert, nicht zu einem Konflikt mit der Bestimmung von Artikel 123(3) EPÜ führt.