T 0556/15 - The meaning of "grounds" for a decision

Key points

• In this examination appeal, the Board finds a substantial procedural violation, for violation of the right to be heard. The ED had rejected the claims for lacking basis under Article 123(2) EPC, and had objected to the claims under Article 123(2) EPC in two earlier communications. However, the refusal decision was in fact based on new Article 123(2) EPC issues, which had not been raised in the two earlier communications. The ED had stated in its decision that the decision could been taken, because the applicant was given numerous opportunities to file amended claims complying with Article 123(2) EPC. 
• The Board explains that "grounds" in Article 113(1) EPC (and on which the party must have had an opportunity to comments) means not simply the legal ground, in the sense of Article 123(2) EPC in general, but to the essential legal reasons that justify the refusal, as already hold in T951/92. 

EPO T 0556/15 - link

Motifs de la décision

1. Vice substantiel de procédure

1.1 Conformément à l'article 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels les parties concernées ont eu l'occasion de présenter leurs observations. Selon une jurisprudence constante, le terme "motifs" doit être interprété comme se référant au raisonnement essentiel, à la fois légal et factuel, sur lequel la décision est fondée (voir, par exemple, T 951/92, JO 1996, 53, point 3 v) des motifs). En cas de refus de la demande, il permet au demandeur, avant qu'une décision ne soit rendue, de commenter le motif essentiel du refus.

1.2 La décision attaquée repose entièrement sur l'absence de conformité avec l'article 123(2) CBE.

1.2.1 Selon la décision de la division d'examen, certaines modifications linguistiques et certaines omissions dans la revendication 1 de la requête déposée le 16 mai 2013 introduisaient des éléments qui s'étendaient au-delà du contenu de la demande telle que déposée, en particulier:

- la substitution de l'expression "proportion dans le milieu" par le terme "concentration" sans précision, qui constitue un possible élargissement du contenu de la demande,
- la substitution de l'expression "d'un agent épaississant seul ou en association avec d'autres agents épaississants" par "d'au moins un agent épaississant" (étape a)),
- la sélection de certains épaississants de la liste de
la revendication 2 telle que publiée en combinaison avec par exemple des étapes des revendications 33 et 36 telles que publiées,
- la substitution de l'expression "masse" par l'expression "solution pseudo colloïdale" dans l'étape d),
- la substitution de l'expression "la masse du film" par "le film formé" dans l'étape e),
La décision mentionnait en outre l'absence de base pour l'ajout de l'expression "solution pseudo-colloïdale" dans les présentes revendications 2, 3 et 20.

1.2.2 Durant la procédure d'examen, la division d'examen a formulé ses premières objections au titre de l'article 123(2) CBE dans une communication conformément à l'article 94(3) CBE datée du 20 septembre 2010.

Dans cette communication en réponse aux revendications déposées par lettre du 25 août 2009 la division d'examen avait considéré que les revendications 1, 16 et 18 n'étaient pas conformes aux exigences de l'Art. 123(2) CBE, objectant en particulier les caractéristiques "sous certaines conditions de froid et de chaleur" et "sur des tambours maintenus à une température entre 10-15°" de la revendication 1. Selon la division d'examen, l'objet des revendications 16 et 18 portant sur la nature des agents désintégrants ne trouvait pas non plus de base dans la demande telle que déposés.

1.2.3 La requérante a déposé ensuite une réponse détaillée et un nouveau jeu de revendications par lettre datée du 17 janvier 2011. La division d'examen avait considéré dans sa communication datée du 12 décembre 2012 en réponse auxdites revendications déposées par lettre du 17 janvier 2011 que l'objet de la revendication 1 était un collage d'aspects individuels différents qui n'étaient pas décrits en combinaison dans les documents de la demande tels que déposés, et donc pas licites sous l'Art 123(2) CBE. Cette objection au titre de l'article 123(2) CBE se rapportent plus particulièrement aux caractéristiques ou points suivants mentionnés par la division d'examen et leur combinaison présentes dans la revendication 1:

- "La proportion d'agents épaississants supérieure à 2% a été éliminée",
- "L'étape a) provient de la revendication 32 avec l'addition des agents épaississants b) et élimination de la présence de ions alcalins ou alcalino-terreux, plastifiant, tensioactif et/ou agents désintégrants, de la température de stockage, de la température maintenue à au moins 50°C",
- "L'étape c) n'est pas claire sur quoi doit être solubilisé dans la masse des additifs"
- "L'étape d) L'étape d) provient de la revendication 35 telle que déposée",
- "La base pour l'étape e) indiquée par le demandeur apparaît dans la revendication 36 telle que déposée; mais elle est conduite sous effet de la gravité ou de la pression. Cette indication manque."
- "L'étape f), l'explication de la base par le demandeur n'est pas acceptée, parce qu'elle appartient à un exemple, qui ne peut pas être généralisé"
- Les étapes g) et h) proviennent de la revendication 32 et 33 telles que déposées, respectivement.

Dans cette même communication, la division d'examen informait en outre la demanderesse que "si un jeu de revendications au moins prima facie permissible sous l'Art. 123(2) CBE ne sera pas déposé, la demande sera rejetée en vertu de l'art. 97(2) CBE".

1.2.4 La comparaison des objections soulevées dans les deux communications en date du 20 septembre 2010 et le 12 décembre 2012 avec les motifs de la décision de la division d'examen montre qu'aucune des objections formulées dans la décision de la division d'examen à l'encontre de la revendication 1 n'a été soulevée dans les communications précédentes.

Certaines d'entre elles ne pouvaient être soulevés, car les caractéristiques objectées n'étaient présentes dans aucune des versions antérieures de la revendication 1. D'autres caractéristiques présentes également dans les jeux de revendications déposées le 25 août 2009 et le 17 janvier 2011 auraient pu être objectées par la division d'examen dans ses communications, mais ne l'ont pas été.

Les objections soulevées dans la décision attaquée ont également été une surprise pour le requérant, qui n'a pas jamais été en mesure de commenter les motifs sur lesquels la décision était fondée, puisqu'il n'a pris connaissances des nouvelles objections sous l'article 123(2) CBE que lorsqu'il a reçu la décision.

1.3 Par ailleurs, dans la décision attaquée, la question du droit d'être entendu a été traitée textuellement comme suit par la division d'examen:

"La décision peut être rendue, étant donné qu'elle est fondée sur des objections au sujet desquelles la demanderesse a eu plusieurs occasions de répondre de façon appropriée, en déposant des revendications conformes à l'art. 123(2), conformément à l'art. 113(1) CBE ; la demanderesse avait été informée de la possibilité d'un rejet au cas où la non-conformité avec l'article 123(2) CBE persisterait. Aucune requête au sens de l'article 116 CBE n'a été déposée."

1.3.1 La Chambre ne partage pas l'opinion de la division d'examen selon laquelle le fait de soulever des objections chaque fois différentes au titre de l'article 123(2) CBE dans plusieurs communication et de prendre une décision de rejet de la demande fondée sur l'article 123(2) CBE sur des objections encore différentes permettent le respect du droit du demandeur d'être entendu.

Selon la Chambre, le terme "motifs", tel qu'il figure à l'article 113(1) CBE, ne doit en effet pas être interprété au sens étroit du terme, mais plutôt au sens donné par la décision T 951/52. Selon cette décision, le mot "motifs" ne désigne pas ainsi simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande, comme l'article 123(2) CBE de façon générale dans le cas présent. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre (voir T 951/92 point 3(v) des motifs).

Dans le cas de la décision T 951/92, la division d'examen avait informé la requérante qu'il existait certaines caractéristiques dans trois revendications qui avaient été considérées comme violant l'article 123(2) CBE, mais la requérante n'avait pas été informée quelles étaient ces caractéristiques ni pourquoi elles avaient été considérées comme constituant une matière ajoutée. La Chambre avait conclu que la communication ne comportait aucun raisonnement juridique ou factuel.

Le cas présent diffère du cas de la décision T 951/92 en ce que les communications envoyées à l'appelant par la division d'examen contiennent des objections détaillées au titre de l'article 123(2) CBE. Cependant, ces objections ne concernaient aucun des éléments sur lesquels la décision était fondée (voir à cet égard aussi T 1842/09). La requérante n'a donc à aucun moment eu connaissance des caractéristiques des revendications 1, 2, 3 et 20 qui ont violé l'article 123(2) CBE jusqu'à ce qu'il ait reçu la décision.

Le fait que la requérante ait eu plusieurs occasions de modifier ses revendications avant la décision est en l'espèce non décisif. Ce qui est décisif, c'est qu'il n'avait pas l'occasion de commenter les motifs sur lesquels la décision était fondée.

1.3.2 La Division d'examen a informé la requérante dans sa communication datée du 12 décembre 2012 que, si le défaut de conformité avec l'article 123(2) CBE persiste, la demande serait rejetée. L'intention de la division d'examen était peut-être de se référer à son pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre d'autres modifications à la demande conformément à la règle 137(3) CBE. Toutefois, la décision de la division d'examen ne renvoie pas à la règle 137(3) CBE, ni à des modifications qui ne sont pas admises, ni à un pouvoir discrétionnaire de la division d'examen ou à des critères pour l'exercice de ce pouvoir. Au lieu de cela, le refus est fondé uniquement sur le défaut de conformité de la revendication 1 déposée le 16 mai 2013 avec l'article 123(2) CBE. Étant donné que l'appelant a été informé de ces objections pour la première fois qu'il a reçu la décision, il n'avait pas l'occasion de présenter ses observations.

1.4 La violation du droit de la requérante d'être entendu constitue une violation substantielle de la procédure (voir la jurisprudence de la 8e édition de la chambre des recours, IV. E. 8.4.3). Le recours est recevable et la Chambre juge équitable, compte tenu du vice substantiel de procédure, que la taxe d'appel soit remboursée (règle 103(1)(a) CBE).

2. Renvoi devant la division d'examen

La requérante a demandé que le cas soit renvoyé à la division d'examen pour la poursuite de la procédure. Conformément à l'article 11 du Règlement de procédure des chambres de recours, une chambre renvoie un cas devant la division d'examen si des lacunes fondamentales apparaissent dans la procédure d'examen, à moins que des raisons spéciales ne se présentent pour faire autrement. Vu les circonstances exposées ci-dessus, la Chambre est de l'avis qu'il convient de renvoyer le cas à la Division d'examen.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision contestée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen afin de poursuivre la procédure.

3. Il est fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours.