T 0647/15 - Not surprising the other party

Key points

• In this opposition appeal case, the proprietor submitted broader claims in appeal than of the patent as maintained by the OD. The opponent did not react. Only during the oral proceedings, the opponent raised new arguments based on D10-D12 (already filed with the statement of grounds, however without substantiation). The arguments are not admitted. The objection "under Article 112a EPC" (presumably Rule 106 EPC) is dismissed, and the request for remittal is refused.
• The Board (translation): "In choosing to remain silent until the oral proceedings, and to substantiate its arguments based on D10 and D11 only during the oral proceedings, the opponent has surprised the other party and the Board and has infringed the principle of adversarial proceedings" 

EPO T 0647/15 -  link

2.4 Recevabilité des arguments basés sur les documents D10 à D12

En application de l'article 12(2) RPCR, les mémoires de recours et les réponses écrites respectives doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués. Ils doivent exposer expressément et de façon précise "tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués". La comparaison avec les versions anglaise et allemande suggère qu'il faut entendre par "justifications" des éléments de preuve. Des modifications des moyens peuvent être admises sous certaines conditions (articles 13(1) et (3) RPCR).

En l'espèce, dans son mémoire de recours (paragraphe reliant les pages 19 et 20) l'opposante s'est réservé le droit d'invoquer les documents D1, D2, D3, D5, D10, D11, D13, D14, D15 et/ou D17 au titre de la nouveauté et/ou de l'activité inventive au cas où les titulaires présenteraient des revendications plus larges que celles du brevet tel que maintenu par la division d'opposition.

Tel a été le cas en l'espèce. Dans son mémoire de recours, les titulaires ont requis le maintien du brevet tel que délivré ou dans une forme modifiée, selon un certain nombre de requêtes subsidiaires. Contrairement à sa déclaration susmentionnée, l'opposante n'a pas pour autant réagi à ces requêtes en formulant des objections basées sur les documents D1, D2, D3, D5, D10, D11, D13, D14, D15 et/ou D17.

En réponse à la notification selon article 15(1) RPCR, les titulaires ont déposé une nouvelle requête subsidiaire. Là encore, l'opposante n'a pas concrétisé les objections annoncées in abstracto ; de fait, elle n'a jamais réagi par écrit. Ce n'est que lors de la procédure orale qu'elle a soulevé une objection de nouveauté basé sur les documents D10 à D12.

Dans la mesure où la chambre avait exprimé un avis provisoire, selon lequel le document D12 constitue l'état de la technique le plus proche pour l'objet de la requête auxiliaire 2, les titulaires ne pouvaient pas être surprises de se voir opposer ce document au titre de la nouveauté de la nouvelle requête subsidiaire 1, laquelle est plus large que la requête auxiliaire 2. Les titulaires et la chambre pouvaient raisonnablement s'attendre à une telle attaque.

Il en est autrement pour les documents D10 et D11. Ces documents font partie d'une liste de documents dans le mémoire de recours, mais aucune attaque fondée sur ces documents n'y a été étayée. Si le dépôt de la requête subsidiaire 1 nécessitait, aux yeux de l'opposante, l'introduction d'une objection de manque de nouveauté fondée sur un de ces documents, elle aurait dû réagir en soulevant ces objections dès que possible.

La chambre n'est pas insensible à l'argument de l'opposante selon lequel il existe des vacances judiciaires en France et que, compte tenu du moment du dépôt de la requête subsidiaire 1 (le 2 août 2016), il lui était impossible de réagir dans les délais fixés dans la notification de la chambre. Néanmoins, afin de respecter le principe du contradictoire, elle aurait néanmoins, à tout le moins, dû avertir les titulaires et la chambre préalablement à la procédure orale, de ce qu'elle comptait faire des objections basées sur les documents D10 et/ou D11. Une telle information aurait permis aux titulaires et à la chambre de prendre connaissance des documents invoqués dans des conditions satisfaisantes.

En choisissant de garder le silence jusqu'à la procédure orale et de faire valoir ses arguments fondés sur les documents D10 et D11 seulement au cours de la procédure orale, l'opposante a surpris son adversaire et la chambre et a porté atteinte au principe du contradictoire.

La chambre a donc décidé de ne pas admettre ces arguments en application de l'article 13(3) RPCR.

2.5 Violation du droit d'être entendu ?

("Art. 112a request")

La chambre estime que le refus d'admettre dans la procédure des arguments fondés sur les documents D10 et D11 ne constitue pas une violation du droit de l'opposante d'être entendu au sens de l'article 113 CBE.

Ce droit ne doit pas être compris comme un droit à voir tous les arguments pris en considération, quel que soit le moment de la procédure auquel ceux-ci sont présentés.

L'article 13(3) RPCR, qui se fonde sur l'article 114(2) CBE, fixe une limite au droit d'être entendu, et c'est en application de cet article que la chambre a décidé de refuser l'admission des arguments présentés par l'opposante pour la première fois au cours de la procédure orale.

L'opposante avait la possibilité d'attaquer la revendication 1 en arguant un défaut de nouveauté par rapport aux documents D10 et D11. En omettant de répondre au mémoire de recours des titulaires

ainsi qu'au dépôt de la nouvelle requête subsidiaire 1 et, en ne présentant ses arguments qu'au cours de la procédure orale, elle a sciemment pris le risque que la chambre n'admette pas ses arguments. L'impossibilité pour elle de faire valoir ces attaques de nouveauté résulte donc de ses propres choix procéduraux et ne saurait être considéré comme le résultat d'une violation de son droit d'être entendu.

Par conséquent, la chambre rejette l'objection soulevée en tant que "Art. 112a request".

2.6 Renvoi à la première instance ?

La chambre ayant rejeté l'admission des arguments de l'opposante fondés sur les documents D10 et D11, il serait contradictoire de renvoyer l'affaire devant la première instance pour que ces arguments puissent y être pris en compte. La non-admission des arguments sanctionne en l'occurrence un comportement procédural contraire aux principes garantissant un procès équitable ; un renvoi reviendrait à entériner de fait ce comportement.

Le fait que certaines demandes de brevet de la même famille n'ont pas encore été délivrées ne saurait constituer une raison valable pour retarder une décision définitive à l'égard du brevet opposé. Par conséquent, cet argument ne conduit pas la chambre à faire droit à la requête de renvoyer l'affaire.

Il en est de même pour l'argument de l'opposante, selon lequel les titulaires n'ont pas d'intérêt à une décision rapide. Il n'appartient pas à l'opposante de spéculer sur les intérêts des titulaires, et son argument ignore le fait que le public a également un intérêt à connaître le sort et le contenu définitif d'un brevet déposé presque dix ans auparavant.

La chambre a donc décidé de rejeter la requête de renvoi.