T 1892/12 - Secondary indicia for obviousness

Key points

• The Board first finds that the claimed invention is not obvious in view of the documents cited by the opponent. The Board then considers the argument of the opponent, that secondary indicia would show that the invention nevertheless was obvious, in particular because no surprising technical effect would be obtained and because the kinematic inversion would be an equivalent.
• The Board observes that secondary indicia are sometimes argued in favour of inventive step, not against. The Board notes that inventive step can not be proven, but that obviousness can be definitely proven. Accordingly, proof of obviousness is not only as a rule possible, but also necessary. 

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Entscheidungsgründe

5.4.2 Die Kammer ist deshalb zum Schluss gelangt, dass der Fachmann, der von der Druckschrift D1 ausgeht und bestrebt ist, die unter Punkt 5.25.2 genannten Aufgaben zu lösen, zwar die Druckschrift D16 in Betracht ziehen würde, von ihr aber - selbst unter Berücksichtigung seines Fachwissens - nicht zu einer erfindungsgemäßen Lösung der zweiten Aufgabe geführt würde. Es ist daher nicht möglich, dem Anspruchsgegenstand auf dieser Grundlage die erfinderische Tätigkeit abzusprechen.

Da die Druckschrift D2 auch keines der Merkmale offenbart, die den Gegenstand von Anspruch 1 von der Druckschrift D1 unterscheiden, kann auch eine Kombination der Druckschriften D2 und D16 den Fachmann nicht in naheliegender Weise zur Erfindung führen.

5.4.3 Sekundäre Indizien

Die Beschwerdeführerin hat auch "sekundäre Indizien" für das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht, nämlich (1) die Auffassung, dass die kinematische Umkehr als technische Äquivalenz naheliegend ist, und (2) dass keine unerwartete technische Wirkung erzielt werde.

Die Beschwerdekammern haben in Einzelfällen sog. "Beweisanzeichen" (im Englischen: "secondary indicia") für das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 8. Auflage, 2016, I.D.10). Dieses Konzept wurde - nach bestem Wissen der Kammer - bislang nicht auf das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit übertragen. Der Grund dafür liegt ihrer Auffassung nach in der Definition der erfinderischen Tätigkeit. Gemäß Artikel 56 EPÜ 1973, erster Satz, "gilt [eine Erfindung] als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt". Diese negative 'Definition' hat zur Folge, dass das Vorhandensein der erfinderischen Tätigkeit grundsätzlich nicht bewiesen, aber mit Beweisanzeichen unter Umständen plausibel gemacht werden kann. Hingegen kann ihre Abwesenheit durch schlüssiges Aufzeigen eines naheliegenden Lösungswegs bewiesen werden. Der Beweis des Fehlens der erfinderischen Tätigkeit ist also im Prinzip möglich, und im konkreten Fall auch vonnöten; die Tatsache, dass Beweisanzeichen vorliegen, ist nicht ausreichend.

5.4.4 Ergebnis

Die Beschwerdeführerin hat nicht überzeugend dargelegt, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 in naheliegender Weise aus dem vorgelegten Stand der Technik ergibt. Dieses Ergebnis lässt sich auf den Gegenstand von Anspruch 3 übertragen.

Daher hat die Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend zu gelten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.