T 1224/14 - Disclaiming preferred value

Key points

• In this opposition appeal, claim 1 as granted contains a disclaimer of the value " 10 g/kg"  in view of an Article 54(3) EPC document. The disclaimer does not meet the criteria G 1/03, because the positive features of claim 1 already render the claim novel over that document.
• The  value of 10 g /kg is mentioned in the application as filed, as upper limit of the preferred range 4 g - 10g / kg. The Board decides that the disclaimer is neither acceptable under G 2/10, precisely because the application as filed mentions 10 g/kg as preferred value.

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Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours fait suite à la décision de révocation par la division d'opposition du brevet européen n° 1 783 105 aux motifs que l'objet des douze jeux de revendications alors en instance allait à l'encontre des conditions requises aux Articles 56 et/ou 123 CBE.

L'objet de la revendication 1 selon la requête principale sur laquelle est basée la décision contestée (revendication 1 telle que délivrée) était ainsi libellé:

"1. Composition de mortier sous forme de poudre sèche, [], la composition de mortier sèche comportant des agglomérats de particules fines formés par l'additif fluide,
caractérisée en ce que
a) au moins un liant minéral pulvérulent susdit est de la chaux hydratée, ledit additif fluide étant contenu en une quantité de 4g à 10g par kg de composition, ou
b) aucun liant minéral pulvérulent susdit n'est de la chaux hydratée, ledit additif fluide étant contenu en une quantité de 4g à 10g par kg de composition, à l'exclusion de 10g par kg d'huile minérale ou paraffine aliphatique."

II. Dans sa décision, la division d'opposition avait en particulier fait valoir que le disclaimer présent dans l'objet revendiqué ne remplissait pas les conditions d'admissibilité requises par la décision G 1/03, en particulier du fait qu'il n'excluait pas ce qui était divulgué par D1 (WO 2006/084588 A2), document de l'état de la technique au sens de l'Article 54(3) CBE.

Motifs de la décision

[] 3. Requête principale - admissibilité des modifications

3.1 La chambre ne peut suivre l'argument de la requérante selon lequel l'objet de la revendication 1 découlerait directement et sans équivoque de l'objet des revendications 11, 1, 4 et 5 et du passage en page 3, lignes 26 à 29 de la description, qui décrit que la composition contient préférentiellement de 4 à 10g d'additif fluide par kg de composition de mortier.

En effet, un premier choix est à effectuer parmi les éléments de la liste "mortiers, enduits, crépis, chapes, mortiers-colles" décrite à la revendication 11 puis un second est à effectuer parmi les quantités d'additifs, et à ce titre l'exclusion de la valeur discrète "10" de l'intervalle susmentionné n'est en aucun cas décrit dans la demande telle que déposée.

3.2 La requérante a en outre fait valoir que le disclaimer "à l'exclusion de 10g par kg d'additif fluide" répondait aux critères d'admissibilité selon la décision G 2/10, car celui-ci était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention au passage en page 3, lignes 20 à 29 de la demande telle que déposée, qui décrit explicitement la borne discrète de 10g d'additif fluide par kg de composition de mortier. La requérante a en outre rappelé que selon le point 4.5 de la décision G 2/10, il convenait de déterminer si la modification apportait de nouvelles informations techniques à l'homme du métier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le contenu technique de l'intervalle revendiqué était le même, avec ou sans la borne supérieure de l'intervalle.

3.2.1 La chambre observe à cet égard que dans la décision G 2/10 (JO 2012, 376), la Grande Chambre de recours a confirmé que la norme généralement admise pour apprécier la conformité de toute modification avec l'Article 123(2) CBE était le test établi dans les décisions G 3/89 et G 11/91 et, par conséquent, les modifications étaient autorisées dans les limites de ce que l'homme du métier était en mesure de déduire directement et sans équivoque de la demande telle que déposée, en se fondant sur ses connaissances générales ("gold standard" dont l'énoncé et l'importance sont rappelés par la décision T 248/12).

La chambre note en outre que, tel qu'indiqué dans la décision T 383/88 (point 2.2.2 des motifs), une modification doit être exclue s'il y a le moindre doute quant au fait qu'elle puisse être déduite du document non modifié.

3.2.2 Pour la chambre, aussi bien ce dernier critère que ceux établis dans la décision G 2/10 s'opposent à l'admissibilité du disclaimer de la requête en instance, car - au même titre que l'intervalle la contenant - la valeur discrète "10g d'additif fluide par kg de composition de mortier" est décrite comme préférée au passage libellé comme suit en page 3, lignes 26 et 29, de la demande d'origine: "De préférence, la composition suivant l'invention comprend ledit additif fluide en une quantité maximale de 40g par kg, de préférence de 20g par kg. Préférentiellement elle peut contenir de 4 à 10g d'additif fluide par kg de composition de mortier".

Or, comme cette valeur est décrite comme faisant partie du domaine de valeurs préférées, il ne peut être question pour l'homme du métier de déduire directement et sans équivoque de ce passage que cette valeur - ou toute autre valeur dudit domaine de valeurs préférées - est à exclure de l'intervalle revendiqué.

3.2.3 En outre, et contrairement à l'avis de la requérante, la chambre est d'avis que la suppression par disclaimer de la valeur discrète "10g d'additif fluide par kg de composition de mortier" de l'intervalle revendiqué prise en combinaison avec la divulgation d'un mortier-colle, qui représente un choix initialement non divulgué, apporte bien évidemment une information technique supplémentaire à l'homme du métier.

3.2.4 De ce qui précède, il s'ensuit que la modification visant à exclure une valeur discrète d'un intervalle décrit comme particulièrement préféré dans la demande d'origine est en désaccord avec les critères d'admissibilité d'un disclaimer tels qu'établis dans la décision G 2/10 (en particulier les points 4.5.1, dernier paragraphe, et 4.5.2).

3.3 La chambre observe par ailleurs que le disclaimer ne répond pas plus aux critères d'admissibilité imposés par la décision G 1/03, puisque - tel qu'établi ci-après - celui-ci n'est plus nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à D1, document de l'état de la technique au sens de l'Article 54(3) CBE.

3.3.1 Le disclaimer avait en effet été introduit en phase d'examen pour délimiter l'objet alors revendiqué - qui définissait un mortier dans son sens le plus général - de l'exemple 5A du document D1, qui décrit l'utilisation à titre d'additif anti-poussière d'1% (i.e. 10g par kg) de l'huile paraffinique ou minérale mise en oeuvre dans les exemples 1 à 4 de D1.

3.3.2 L'exemple 5A de D1 ne décrivant toutefois pas un mortier-colle, et encore moins sa composition, celui-ci n'est plus pertinent pour les questions de nouveauté, puisque l'objet de la revendication 1 en instance a été restreint à un ciment-colle. Il s'ensuit que le disclaimer n'est plus nécessaire pour établir la nouveauté par rapport à cet exemple, puisqu'il retranche plus que nécessaire pour rétablir la nouveauté, contrairement au critère II.2 décrit en particulier dans le sommaire de la décision G 1/03.

3.3.3 La même conclusion s'applique quant à l'admissibilité du disclaimer par rapport à l'exemple 1 de D1 qui est le seul des exemples 1 à 4 pris en référence dans l'exemple 5A à décrire un ciment-colle, mais celui-ci contenant de 2 à 5% d'huile minérale ou paraffinique aliphatique (i.e. 20 à 50 g par kg), et donc des valeurs bien plus élevées que celles revendiquées ou que la valeur exclue par le disclaimer, ce dernier est également inutile pour rétablir la nouveauté par rapport à cet exemple de D1.

3.4 La décision T 83/13 - citée par la requérante - n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'elle ne traite pas de l'admissibilité d'un disclaimer au sens des décisions G 2/10 ou G 1/03, mais d'un intervalle de valeurs concrètes défini comme suit: "... en une quantité inférieure à 15% en poids par rapport au poids total de la composition".

3.5 Il découle de ce qui précède que le disclaimer proposé n'est pas conforme aux conditions d'admissibilité imposées par les décisions G 1/03 et G 2/10, avec pour conséquence que l'objet de la revendication 1 en instance s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, contrairement aux exigences de l'Article 123(2) CBE.