T 1485/13 - Unsearched subject-matter

Key points

• The Board confirms as established case law, that adding a feature from the description can contravene the provision of (present) Rule 137(5) EPC that amended claims may not relate to unsearched subject-matter. This is the case when the working of the added feature is not connected with the working of the features of the originally claimed invention and the feature can not be brought under the original general inventive concept as disclosed in the claims and description as filed.
• This case should be distinguished from the case that the added feature further specifies a feature that was already part of the original independent claims. The latter case can generally not be objected to under Rule 137(5) EPC.

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3.3 Der gefestigten Rechtsprechung (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage, 2013, Abschnitt IV.B.5.4) folgend kann ein Verstoß gegen die Erfordernisse von Regel 137 (4) EPÜ, Fassung vor dem 1. April 2010, nicht nur dann vorliegen, wenn ein in einem Anspruch enthaltenes technisches Merkmal durch ein anderes in der Beschreibung offenbartes, aber nicht recherchiertes Merkmal ersetzt wird, sondern auch dann, wenn ein in der Beschreibung offenbartes, nicht recherchiertes technisches Merkmal, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der Wirkung der Merkmale der ursprünglich beanspruchten Erfindung steht, einem Anspruch hinzugefügt wird und es sich nicht der ursprünglichen allgemeinen erfinderischen Idee, so wie diese aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen und der Beschreibung hervorgeht, unterordnen lässt. Die letztgenannte Konstellation ist dabei zu unterscheiden von dem Fall einer bloßen Einschränkung im Sinne einer Konkretisierung oder Ergänzung eines Merkmals, das bereits Gegenstand des ursprünglichen unabhängigen Anspruchs gewesen ist, was in der Regel nicht zu einem Mangel an Einheitlichkeit mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung im Kontext von Regel 137 (4) EPÜ, Fassung vor dem 1. April 2010, führt.