T 1437/15 - Admissibility attack

Key points

• In this opposition appeal, the patentee submits that the attack of the opponent under Article 123(2) EPC against the first auxiliary request should not be admitted, because it is a new objection that was not made earlier.
• The patentee cites G9/19, r. 19: "In order to avoid any misunderstanding, it should finally be confirmed that in case of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (e.g. with regard to the provisions of Article 123(2) and (3) EPC)." 
• The patentee submits that this means that in the appeal stage, only amendments made during the appeal stage can be examined. The Board states that this argument is incorrect because r.19 says  "opposition or appeal proceedings".
• The Board notes that it is not a question of a new ground of opposition in appeal, because the attack concerns the lack of basis of the amendment. Further, the prohibition of reformatio in peius applies to the legal effect of a decision, which is given in the order of the decision. It does not apply to attacks.

EPO T 1437/15 -  link

3. Änderungen - Hilfsantrag 1

3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beruht auf dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1, wobei die Formulierung "mindestens eine gasphasenreduzierende Substanz" im Merkmal a) durch "Aktivkohle als eine gasphasenreduzierende Substanz" ersetzt wurde. Außerdem wurde die Formulierung "die gasphasenreduzierenden Substanzen" im Merkmal c) durch "die Aktivkohle" ersetzt. Damit entspricht dieser Anspruch unbestritten dem Anspruch 1 des im Einspruchsverfahren vorgelegten Hilfsantrags 1.

3.2 Die Patentinhaberin bestreitet (siehe ihr Schreiben vom 4 Februar 2019, Seite 8, erster Absatz), dass die während des Einspruchsverfahrens vorgenommenen Änderungen in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 im Beschwerdeverfahren nach Artikel 123(2) EPÜ überprüft werden dürfen, da während des Einspruchsverfahrens keiner der Einsprechenden einen solchen Einwand gegen diesen Anspruch erhoben habe. Dazu verweist sie auf die Stellungnahme G 9/91 der Großen Beschwerdekammer, und insbesondere auf Punkt 19 der Entscheidungsgründe.

Die Kammer sieht das anders:

3.2.1 Der von der Beschwerdeführerin angeführte Punkt 19 der Entscheidungsgründe von G 9/91 lautet in der deutschen Übersetzung: "Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei schließlich noch betont, daß Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind."

Daraus folgert die Beschwerdeführerin, dass Änderungen nur dann durch die Beschwerdekammer zu überprüfen seien, wenn sie während des Beschwerdeverfahrens vorgenommen wurden. Die Kammer kann sich dieser Sichtweise nicht anschließen, da Punkt 19 der Entscheidungsgründe wegen der "oder"-Formulierung ausdrücklich auch auf Änderungen bezogen ist, die im Einspruchsverfahren vorgenommen wurden. Isoliert betrachtet erlaubt dieser Punkt der Entscheidungsgründe bereits eine Überprüfung der Änderungen in Hilfsantrag 1 durch die Beschwerdekammer.

3.2.2 Außerdem wird eine solche Überprüfung durch die Beschwerdekammer vom Gesamtinhalt der G 9/91 bestätigt. Die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer behandelt nämlich die Kernfrage, ob - und inwieweit - eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer bei der Prüfung eines Einspruchs oder einer Beschwerde an die Erklärung des Einsprechenden nach Regel 55 c) EPÜ 1973 gebunden ist, in der er angibt, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird.

Im vorliegenden Fall ist nur der auf die Einspruchs-gründe bezogene Aspekt dieser Frage relevant. Die Beschwerdeführerin hat nicht vorgetragen, dass die Überprüfung der Änderungen in Hilfsantrag 1 im Zusammenhang mit einem neuen Einspruchsgrund stehe. Das ist auch Sicht der Kammer nicht der Fall, da die Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ nur die Aufrechterhaltung des erteilten Patents betreffen können, Artikel 101 (1) und (2) EPÜ. Stattdessen weist der Hilfsantrag 1 die in Absatz 3.1 genannten Änderungen auf, die unbestritten im Einspruchsverfahren vorgenommen wurden. Daher muss das Patent unter Berücksichtigung dieser Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens genügen, um in geänderter Fassung aufrechterhalten werden zu können, Artikel 101 (3) EPÜ, siehe hierzu auch RdBK, 8.Auflage, 2016, IV.D.4.2.1. Die genannten "Erfordernisse des Übereinkommens" betreffen alle im Europäischen Patentamt genannten Erfordernisse an Änderungen, und damit insbesondere jene, die im ausdrücklich auf Änderungen bezogenen Artikel 123 EPÜ genannt werden.

Weiterhin betrifft das Verschlechterungsverbot ausschließlich die Rechtswirkung einer angegriffenen Entscheidung im Einspruchsverfahren, wie aus G9/92, u.a. Gründe 14 und 16 hervorgeht. Dabei ergibt sich die Rechtswirkung aus der Entscheidungsformel; durch sie ist eine Partei beschwert, insoweit ihren Anträgen nicht stattgegeben wurde (RdBK, IV.E.2.4.2 a)). Im vorliegenden Fall kann die Rechtswirkung für die Patentinhaberin als alleinige Beschwerdeführerin nicht über den Widerruf ihres Patents hinaus verschlechtert werden. Das Verbot findet somit nicht auf einzelne Fragen oder Einwände Anwendung, ob sie bereits erstinstanzlich oder erst in der Beschwerde im Zuge der Prüfung eines geänderten Patents nach Artikel 101(3) EPÜ aufgeworfen bzw. erhoben werden, vgl.RdBK, IV.E.3.1.1. Etwas anderes ist auch nicht aus der von der Beschwerdeführerin zitierten T 0598/99 abzuleiten. Dort (Gründe 2) sah die Kammer in der Beschwerde der Patentinhaberin gegen den Widerruf ihres Patentes auf Grund mangelnder erfinderischen Tätigkeit weder im Erheben eines Einwands unter Artikel 123(2) EPÜ durch die Beschwerdegegnerin noch im Einreichen eines neuen, weiter geänderten Antrags durch die Beschwerdeführerin in Antwort darauf einen Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot.

Somit ist die Kammer berechtigt, auch im vorliegenden Fall, wo die Beschwerdegegnerin diese Frage erst im Beschwerdeverfahren aufgeworfen hat, die mit den Anträgen begehrten Änderungen des Patents auf die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ zu prüfen. Daraus folgt, dass das im Einspruchs-verfahren geänderte Patent nur dann im nachfolgenden Beschwerdeverfahren auf Basis des Hilfsantrags 1 aufrecht erhalten werden kann, wenn es nicht in der Weise geändert wurde, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, Artikel 123(2) EPÜ.

3.3 Um das zu klären, muss die Kammer zuerst feststellen, welche Arten von Filtercigaretten unter Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 fallen. Das Merkmal "das Aktivkohle als eine gasphasenreduzierende Substanz enthält" in diesem Anspruch ist wegen der offenen Formulierungen "als eine" und "enthält" nicht auf Aktivkohle als einzige gasphasenreduzierende Substanz beschränkt. Stattdessen umfasst das Merkmal auch Kombinationen von Aktivkohle und mindestens einer weiteren gasphasenreduzierenden Substanz. Unter den Wortlaut von Anspruch 1 fällt somit auch eine Filtercigarette, deren Filter Aktivkohle in einer Menge von mindestens 75 mg sowie darüber hinaus mindestens eine weitere gasphasenreduzierende Substanz in unbestimmter Menge enthält.

Daher ist nun zu untersuchen, ob sich eine solche Filtercigarette unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt (RdBK, 8. Auflage 2016, II.F.2.1.1).

3.3.1 Aus Sicht der Beschwerdeführerin wird eine solche Filtercigarette in den Beispielen der Patentschrift offenbart (Beschwerdebegründung, Seite 8, Absatz 2). Die Kammer kann diese Auffassung nicht teilen, da die Filtercigaretten in den Beispielen ausschließlich Aktivkohle (in einer Menge von 75 mg), und damit gerade keine weiteren gasphasenreduzierenden Substanzen enthalten (Patentschrift, Absätze 57 und 66; entspricht der Anmeldung, Seite 11, Zeile 27; Seite 15, Zeile 5).

3.3.2 In den Anmeldeunterlagen wird eine Kombination von Aktivkohle und mindestens einer weiteren gasphasenreduzierenden Substanz zwar in Anspruch 12 offenbart ("die gasphasenreduzierenden Substanzen mindestens eine der in der folgenden Gruppe enthaltenen Substanzen aufweisen: Aktivkohlen..."). Diese Formulierung umfasst nämlich eine Kombination von mehreren gasphasenreduzierenden Substanzen, von denen mindestens eine aus der explizit genannten Gruppe von Substanzen ausgewählt ist. Jedoch wird durch Anspruch 12 aufgrund seines Rückbezugs auf Anspruch 1 nur eine Filtercigarette offenbart, deren Filter eine Kombination von Aktivkohle und mindestens einer weiteren gasphasenreduzierenden Substanz in einer Menge von mindestens 75 mg enthält. Da der offenbarte Wert von mindestens 75 mg sich nur auf die Gesamtmenge von Aktivkohle und der mindestens einen weiteren gasphasenreduzierenden Substanz bezieht, erlaubt er keine Aufteilung in eine spezifische Mindestteilmenge der Aktivkohle von mindestens 75 mg Aktivkohle und eine unbestimmte Restmenge der mindestens einen anderen gasphasenreduzierenden Substanz.

Der Verweis der Beschwerdeführerin auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 13 und dessen Merkmal "mindestens 200 mg pro Filter" bzw. auf Absatz 25 der Patentschrift (entspricht Seite 5, Zeilen 5-9 der Anmeldeunterlagen) und die dort genannte Menge von "mindestens 75 mg pro Filter" führt zu keiner anderen Sichtweise, da sich diese Werte ebenfalls nur auf die Gesamtmenge aller gasphasenreduzierenden Substanzen beziehen (Anspruch 13: "die gasphasenreduzierenden Substanzen in einer Menge von ... pro Filter"; Seite 5, Zeilen 5 -9: "Die gasphasenredzierenden Substanzen ... in einer Menge von ... pro Filter"). Aus den obigen Gründen erlaubt keiner dieser Werte eine Aufteilung in eine spezifischen Mindestteilmenge der Aktivkohle und eine unbestimmte Restmenge der mindestens einen anderen gasphasenreduzierenden Substanz.

3.3.3 Im Hinblick auf Absatz 21 der Patentschrift (entspricht Seite 4, Zeilen 21-23 der Anmeldeunterlagen) argumentiert die Beschwerdeführerin, dass dort ein Filter aus mehreren Filterabschnitten offenbart sei, von denen jeder 75 mg einer unterschiedlichen gasphasenreduzierenden Substanz aufweisen könne.

Die Kammer sieht das anders, da diese Passage der Beschreibung keine Zahlenwerte für die Menge der gasphasenreduzierenden Substanzen enthält. Außerdem bezieht sich der Wert von mindestens 75 mg im ursprünglichen Anspruch 1 wegen der Pluralform "gasphasenreduzierenden Substanzen" ausdrücklich auf die Gesamtmasse pro Filter aller gasphasenreduzierenden Substanzen. Daher kann selbst eine Kombination von Anspruch 1 und der Passage auf Seite 4 nicht unmittelbar und eindeutig offenbaren, dass jeder einzelne Filterabschnitt mindestens 75 mg an gasphasenreduzierenden Substanzen enthält.

3.3.4 Auch das weitere Argument der Beschwerdeführerin, wonach vom geänderten Anspruch 1 nichts abgedeckt sei, das nicht schon vom erteilten Anspruch 1 abgedeckt war, führt zu keinem anderen Ergebnis. Dieses Argument betrifft den Schutzbereich des europäischen Patents, der bei einer Änderung nur im Zusammenhang mit Artikel 123 (3) EPÜ zu prüfen ist.

3.4 Aus diesen Gründen wird eine Filtercigarette, deren Filter Aktivkohle in einer Menge von mindestens 75 mg sowie mindestens eine weitere gasphasenreduzierende Substanz enthält, nicht unmittelbar und eindeutig in den Anmeldeunterlagen offenbart. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 geht folglich über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, Artikel 123(2) EPÜ.