T 1551/14 - Witness Declaration admissible

Key points

• In this opposition appeal, the opponent filed a declaration about a prior use. The Board has to decide on the admissibility of the declaration.
• From the headnote, in translation: A legitimate reaction on a change of the subject of the proceedings (here the filing of a new declaration under oath after the filing of a new auxiliary request) is as a general rule admissible. The objection, that that reaction is inconsistent with a previous submission, can as a rule not lead to the non-admission. 
• The OD had heard four witnesses in a first hearing. The OD had then announced that it considered the public prior use to be proven. The procedure was continued in writing. The patentee filed a new auxiliary request. Second oral proceedings were summoned. The opponent then filed a new witness declaration on the prior use and offered the witness for a further hearing. The OD did not hear the witness and held the declaration to be inadmissible.
• The Board can not agree with this course of proceedings. The declaration engaged with how the public prior use disclosed the feature added by patentee in the new request, which feature only became relevant with the filing of the new request. The declaration was hence also timely filed. Since the OD admitted the new request, it should have also admitted the declaration of the opponent. By deciding otherwise, the OD violated the right to be heard of the opponent.
• Furthermore, even if the declaration is inconsistent, this is not a ground for holding the declaration inadmissible, because doing so would violate the right to be heard of the opponent.
• However, in order to decide on the case, the witness declaration is not sufficient evidence. The Board finds the declarations to be not very credible because they follow the language of the claim of the patent closely.  
• " Es ist auch denkbar, dass Herr Deckert eine nicht von ihm selbst verfasste Erklärung unterzeichnet hat, was auch dafür sprechen würde, dass sie nicht genau den Inhalt seiner mündlichen Ausführungen widerspiegelt." 
• Therefore, the case is remitted for a hearing of the witness. The Board expressly points to the possibility to have the witness heard under oath by a national court (Rule 120 EPC).

EPO T 1551/14 -  link

EPO Headnote

Legitime Reaktionen auf die Änderung der Verfahrenslage (hier: Einreichung einer eidesstattlichen Erklärung nach Einreichung eines neuen Hilfsantrags) sind grundsätzlich zuzulassen. Der Einwand, dass sie zum bisherigen Vortrag im Widerspruch stehen, kann eine Nichtzulassung in der Regel nicht rechtfertigen (siehe Punkt 3.2 der Gründe).

Zurückverweisung mit der Auflage, die Zeugeneinvernahme fortzusetzen, ggf. unter Eid vor einem nationalen Gericht (siehe Punkte 8.5 und 9 der Gründe).

Entscheidungsgründe

1. Anzuwendendes Recht

Die Anmeldung, auf deren Grundlage das Patent erteilt wurde, war am 3. Juli 2004 eingereicht worden. Deshalb sind im vorliegenden Fall in Anwendung von Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 217) und des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 219) die Artikel 54, 56, 84 und 111 EPÜ 1973 sowie Artikel 117 und 123 EPÜ [2000] anzuwenden. Da die Regel 120 EPÜ [2000] dem Artikel 117 EPÜ zugeordnet ist, ist sie in Analogie zur Entscheidung J 10/07 der Juristischen Beschwerdekammer vom 31. März 2008 im vorliegenden Fall ebenfalls anwendbar.

2. Einführende Bemerkungen

Von besonderer Bedeutung in diesem Fall ist eine angebliche offenkundige Vorbenutzung, die im Folgenden kurz beschrieben wird.

Die Firma Unicor hat im Januar 2004 jeweils ein Paar von Muffenformbacken (cuff mould blocks) an die Firma Politejo verkauft (siehe Rechnung D2.3). Diese Muffenformbacken wurden noch im Januar 2004 versandt, ausgeliefert und bezahlt (siehe Versandauftrag D2.5, Bestätigung D2.7 und Belege für die Bezahlung D2.11) und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Aufbau der gelieferten Muffenformbacken ist aus den Zeichnungen D2.1 und D2.2 ersichtlich. Durch die Lieferung der Muffenbacken sind die Informationen zu ihrem Aufbau in den Besitz der Firma Politejo (und somit der Öffentlichkeit) übergegangen, und zwar unabhängig davon, ob die Zeichnungen D2.1 und D2.2 der Firma Politejo übergeben wurden.

Der Kundenservicebericht D2.8 belegt, dass Herr Deckert Anfang April 2004 zur Firma Politejo gereist ist und dort die neue Muffensteuerung eingebaut und getestet hat. Die Anlage wurde von ihm in Betrieb genommen und das Personal wurde für die Bedienung der neuen Muffensteuerung geschult. Wie aus der Niederschrift Z2 hervorgeht, wurde die Muffe gemäß Muster 62 im Laufe der von Herrn Deckert durchgeführten Tests hergestellt und anschließend von der Beschwerdeführerin eingelagert.

Bezüglich dieser Sachverhalte wurde im Verfahren vor der Kammer insbesondere erörtert:

- welcher Art die Schulung bzw. Einweisung des Personals durch Herrn Deckert war; und

- ob und in welchem Umfang die Vorgänge im April 2004 offenkundig waren, also Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 bilden.

Diese Fragen werden nachfolgend in den Punkten 3.2.2 und 8. behandelt.

3. Verfahrensfehler

3.1 Vorliegen eines Verfahrensfehlers

Am 31. Januar 2012 hat eine erste mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung stattgefunden. In dieser Verhandlung wurden vier Zeugen gehört. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin während dieser mündlichen Verhandlung weitere Beweismittel zu der von ihr geltend gemachten Vorbenutzung sowie das Dokument D2.12 betreffend das Muster 62 vorgelegt. Wie aus Punkt 14 des Bescheids vom 18. Mai 2012 hervorgeht, hat die Einspruchsabteilung den Parteien am Ende der mündlichen Verhandlung ihre Meinung mitgeteilt, dass eine offenkundige Vorbenutzung von Muffen-Formbacken vorliege. Auf Antrag beider Parteien wurde dann entschieden, das Verfahren in schriftlicher Form fortzuführen (siehe dazu die Punkte 26 und 27 des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung).

Die Ansprüche des nunmehrigen Hauptantrags wurden vom Beschwerdegegner mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2012 als Hilfsantrag 1 eingereicht. Dabei wurde der Gegenstand der beiden unabhängigen Ansprüche dahingehend eingeschränkt, dass der Innenschlauch und der Außenschlauch vollflächig miteinander verschweißt sind.

Nach der Ladung zur zweiten mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, die am 11. März 2014 stattfand, hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 7. Februar 2014 eine eidesstattliche Erklärung von Herrn Deckert (Dokument D2.14) als weiteres Beweismittel eingereicht und den Zeugen Deckert für eine ergänzende Einvernahme angeboten. Dieses Angebot wurde von der Einspruchsabteilung nicht wahrgenommen; die Einspruchsabteilung hat darüber hinaus entschieden, die eidesstattliche Versicherung D2.14 nicht in das Verfahren zuzulassen, "da sie verspätet vorgebracht wurde und da ihr Offenbarungsgehalt nicht über die bereits im Verfahren befindlichen Beweismittel ... hinausgeht" (siehe Punkt 2 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung).

Die Kammer kann sich letzterer Auffassung nicht anschließen. Die eidesstattliche Erklärung geht über die Offenbarung der vorher im Verfahren befindlichen Beweismittel hinaus, da sie die Frage der vollflächigen Verschweißung anspricht. Diese Frage war erst mit der Einreichung des ersten Hilfsantrags relevant geworden. Es gab daher auch keine Veranlassung, diese Frage während der Zeugenvernehmungen anzusprechen.

Die Einreichung der eidesstattlichen Erklärung D2.14 stellte somit eine direkte und darüber hinaus fristgerechte Reaktion der Beschwerdeführerin auf die Einreichung des neuen Hilfsantrags durch den Beschwerdegegner dar. Sie kann daher nicht als verspätet gelten. Da die Einspruchsabteilung den Hilfsantrag zugelassen hat, musste sie auch das Dokument D2.14 zulassen. Mit ihrer Entscheidung, das Dokument nicht zuzulassen, obwohl der Hilfsantrag des Beschwerdegegners zugelassen wurde, hat die Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin das ihr zustehende rechtliche Gehör verweigert und somit einen Verfahrensfehler begangen.

3.2 Vorliegen eines Widerspruchs

Der Beschwerdegegner hat das Vorgehen der Einspruchsabteilung mit dem Verweis auf angebliche Widersprüche zwischen der eidesstattlichen Erklärung D2.14 und dem Dokument D2.8 bzw. den Zeugenaussagen Z2 und Z3 verteidigt.

3.2.1 Relevanz

Der Vortrag des Beschwerdegegners überzeugt die Kammer nicht. Die Einspruchsabteilung selbst hat sich nicht auf Widersprüche berufen, sondern ganz im Gegenteil festgestellt, dass der Offenbarungsgehalt der Erklärung D2.14 nicht über die bereits im Verfahren befindlichen Beweismittel hinausgeht. Hätte die Einspruchsabteilung Widersprüche feststellt, hätte sie dies bei der Würdigung des Inhaltes der Erklärung D2.14 ohne weiteres berücksichtigen können. Jedenfalls kann das Vorliegen von Widersprüchen innerhalb eines Vortrags, der eine legitime Reaktion auf eine Änderung des Vortrags der Gegenpartei darstellt, nicht rechtfertigen, die Zulassung dieses Vortrags von vornherein zu verweigern, da ein solches Vorgehen das Recht der Partei auf ein faires Verfahren verletzen würde.

3.2.2 Tatsächliches Vorliegen eines Widerspruchs

Die Kammer möchte noch ergänzend anfügen, dass sie den vom Beschwerdegegner geltend gemachten Widerspruch nicht anerkennen kann. Aus der Gesamtheit der vorgelegten Beweismittel (insbesondere Dokument 2.8 und Zeugenaussagen Z2 und Z3) ergibt sich das stimmige Bild, dass Herr Deckert in der Zeit vom 1. April bis zum 6. April 2014 Umbauten und Testläufe an der Anlage der Firma Politejo vorgenommen hat. Dabei wurde er insbesondere von Herrn Antao unterstützt. Es ist nicht auszuschließen und sogar wahrscheinlich, dass gelegentlich andere Angestellte der Firma Politejo zugegen und unterstützend tätig waren, aber im Wesentlichen wurde Herr Deckert von Herrn Antao assistiert. Am 7. April 2004 fand eine Schulung der Maschinenführer statt.

Die Aussage von Herrn Deckert in Dokument D2.14, dass er "bei den Arbeiten von dem über die gesamte Zeit anwesenden Fertigungsleiter Herrn Vitor Antao und weiteren Mitarbeitern des Kunden unterstützt wurde" fügt sich nahtlos in das oben beschriebene Gesamtbild ein, zumal Herr Deckert nicht behauptet, dass die besagten weiteren Mitarbeiter über die gesamte Zeit anwesend waren. Auch die Behauptung, er habe "Herrn Vitor Antao und die jeweils anwesenden Mitarbeiter des Kunden während der Inbetriebnahmearbeiten ständig eingewiesen" stimmt mit der Offenbarung der früheren Beweismitteln überein. Da Herr Antao ständig anwesend war, wurde er ständig eingewiesen; die anderen Mitarbeiter, die nicht ständig anwesend waren, wurden nur nach Maßgabe ihrer Präsenz und der Übersetzungen durch Herrn Antao eingewiesen. Ungeachtet des Umfangs ihrer Einweisung nahmen sie später an der abschließenden Schulung teil. Die Kammer kann hier keinen Widerspruch zum vorherigen Vortrag erkennen.

4. Zulässigkeit der Erklärung D2.14

Wie aus Punkt 3. hervorgeht, hätte die Einspruchsabteilung im Falle der Zulassung des ersten Hilfsantrags auch das Dokument 2.14 als legitime Reaktion zulassen müssen. Daher ist dieses Dokument in das Verfahren zuzulassen.

[...]

8. Offenkundigkeit der Vorbenutzung

8.1 Strittige Punkte

Wie schon unter Punkt 2. dargelegt wurde, ist der Verkauf und die Lieferung der Muffenbacken an die Firma Politejo vor dem Anmeldetag des Patents nicht strittig. Uneinigkeit bestand jedoch über die Frage, ob die Inbetriebnahme der Maschine durch Herrn Deckert, einschließlich der Einweisung und der Herstellung des Musters 62, als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 anzusehen ist, also ob es "vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist".

8.2 Grundsätzliches

Grundsätzlich ist nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Information dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen, wenn auch nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit in der Lage ist, sich Zugang zu dieser Information zu verschaffen und sie zu verstehen, und wenn keine Geheimhaltungsverpflichtung besteht (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 8. Auflage, 2016, Punkt I.C.3.3).

Für das Zugänglichmachen genügt es, dass die theoretische Möglichkeit besteht, von einer Information Kenntnis zu nehmen. Es ist unerheblich, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit tatsächlich davon wusste, dass das Dokument an einem gewissen Tag zugänglich war, oder ob ein Mitglied der Öffentlichkeit an diesem Tag tatsächlich davon Kenntnis genommen hat (ibid., Punkt I.C.3.1).

8.3 Herstellung der Muster

Im vorliegenden Fall sind die Mitarbeiter der Firma Politejo als Teil der Öffentlichkeit anzusehen. Die Firma Politejo hatte Anlagenteile, die von der Beschwerdeführerin hergestellt wurden, käuflich erworben. Es gibt keinen Hinweis, dass sie zur Geheimhaltung der gekauften Teile oder der im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme hergestellten Rohrmuffen verpflichtet war; das Vorliegen einer solchen Verpflichtung widerspricht auch der allgemeinen Lebenserfahrung.

Da die Muster im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Anlage der Firma Politejo hergestellt wurden, ist davon auszugehen, dass die Mitarbeiter der Firma die Muster untersuchen konnten und auch befugt gewesen wären, die Muster aufzuschneiden. Ob dies tatsächlich geschehen ist, ist für die Bewertung dessen, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, nicht relevant. Daher sind die Muster als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 anzusehen.

Die vom Beschwerdegegner zitierten Entscheidungen T 363/90 vom 25. Februar 1992 und T 1410/14 vom 14. Oktober 2015 sind nicht einschlägig. Die Entscheidung T 363/90 betrifft eine Maschine, die auf einer Ausstellung vorgestellt wurde und dem Beobachter nur eingeschränkt Einblick bot. Im Gegensatz dazu hatte die Öffentlichkeit im vorliegenden Fall im Prinzip unbeschränkten Zugang zu den von Herrn Deckert hergestellten Muffen.

Die Entscheidung T 1410/14 betrifft einen Fall, in dem der Öffentlichkeit nur wenig Zeit zur Verfügung stand, um eine Gelenksfunktion von einem öffentlich zugänglichen Standpunkt zu sehen. Im vorliegenden Fall bestand keine solche Beschränkung.

8.4 Bedienung der Anlage und Muffensteuerung

Die Einweisung und Schulung der Mitarbeiter der Firma Politejo betraf unzweifelhaft die Bedienung der umgebauten Anlage und die Muffensteuerung. Diese Elemente wurden den Mitarbeitern mündlich erklärt und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gemäß Artikel 54 (2) EPÜ bildet auch eine rein mündliche Beschreibung vor dem Anmeldetag einen für die Patentfähigkeit relevanten Stand der Technik.

8.5 Andere mündlich offenbarte Inhalte

In Punkt 3 der eidesstattlichen Versicherung D2.14 beschreibt Herr Deckert mehrere Inhalte seiner mündlichen Offenbarung, nämlich:

- dass es bei der Herstellung des Muffenrohrs auf eine möglichst vollflächige Verschweißung der doppellagigen Wand bis in den Übergangsabschnitt der Muffe zum Wellrohr ankomme;

- dass Lufteinschlüsse im Übergangsabschnitt, der nicht herausgeschnitten wird, zu minimieren sind;

- dass die Entlüftung über die Entlüftungskanäle erfolgt, die von dem Übergangsabschnitt in den jeweils nächsten Wellenberg führen; und

- dass die Entlüftungskanäle im doppellagigen Übergangsabschnitt aufgrund der Ausnehmungen im Ringsteg der Muffenformbacken gebildet werden.

Die Kammer stellt fest, dass mehrere der Aussagen in der eidesstattlichen Erklärung sehr genau dem Wortlaut der Ansprüche des nunmehrigen Hauptantrags entsprechen. Da die Wortwahl vom Wortlaut der Ansprüche beeinflusst worden zu sein scheint, ist es möglich, dass die Aussagen nicht genau dem entsprechen, was Herr Deckert den Mitarbeitern der Firma Politejo mündlich mitgeteilt hat. Es ist auch denkbar, dass Herr Deckert eine nicht von ihm selbst verfasste Erklärung unterzeichnet hat, was auch dafür sprechen würde, dass sie nicht genau den Inhalt seiner mündlichen Ausführungen widerspiegelt.

Da die von Herrn Deckert genannten Punkte einerseits für die Patentfähigkeit der Gegenstände der unabhängigen Ansprüche des Patents von ausschlaggebender Bedeutung sind und andererseits nur durch seine eidesstattliche Erklärung gestützt werden, ist die Frage der Glaubwürdigkeit des Zeugen, der ein Angestellter der Beschwerdeführerin ist, entscheidend.

Diese Frage lässt sich nur durch eine erneute Einvernahme des Zeugen, ggf. unter Eid vor einem nationalen Gericht (siehe Regeln 119 und 120 EPÜ), klären. Diese Einvernahme sollte von der ersten Instanz durchgeführt werden, da sie schon die erste Einvernahme von Herrn Deckert vorgenommen hat.

9. Zurückverweisung an die erste Instanz

Aus den in Punkt 8.5 genannten Gründen erscheint es der Kammer angemessen, die Angelegenheit in Anwendung von Artikel 111 (1) EPÜ 1973 an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen, mit der Auflage, die Beweisaufnahme mit dem Zeugen Deckert fortzusetzen.

Angesichts der Sachlage sollte die Einspruchsabteilung die Möglichkeit in Betracht ziehen, in Anwendung von Regel 120 (2) und (3) EPÜ das zuständige deutsche Gericht um eine Vernehmung des Zeugen Deckert unter Eid zu ersuchen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen, mit der Auflage, die Beweisaufnahme mit dem Zeugen Deckert fortzusetzen.