T 1727/14 - Industry journal and CGK

Key points

• The Board does not admit an article from an industry journal (" Fachzeitschriften") because it would not be common general knowledge. The Board states that articles in industry journals can be common general knowledge, but that there is no rule that anything in industry journals is CGK.
• " Dem Argument der Beschwerdeführerin, dass Fachzeitschriften besonders geeignet sind, als Nachweis für das einschlägige allgemeine Fachwissen zu dienen, kann nicht gefolgt werden. Das allgemeine Fachwissen im Sinne des Patentrechts entspricht dem Wissen, das dem Fachmann aufgrund seiner Ausbildung und seiner Berufserfahrung zur Verfügung steht. Fachzeitschriften hingegen versuchen in der Regel, dem Fachmann neue, für seine Tätigkeit relevante Inhalte zu vermitteln, also Dinge, die in der Regel noch nicht Teil des allgemeinen Fachwissens geworden sind, und es möglicherweise auch nie sein werden. Dies bedeutet nicht, dass Inhalte einer Fachzeitschrift nicht unter Umständen das Fachwissens belegen können, aber die bloße Tatsache, dass etwas in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, erlaubt nicht den Schluss, dass es Teil des Fachwissens ist." 
• Just to cite the Guidelines G-VII 3.1. "In special cases, articles in technical journals can be representative of common general knowledge (see T 595/90). This applies in particular to articles providing a broad review or survey of a topic (see T 309/88)." The article D16 at issue is: " S. Seibel, "Vielfalt am laufenden Meter", Kunststoffe 12/2005, Seiten 38 bis 46".
• As a second issue, the opponent (respondent) had also filed a declaration E1 by a Mr. Soeterbroek (after study of the file, I think that F&S III is incorrect where it states that the submission of 13 November 2018 were made by Patentee). The patentee contests admissibility arguing that Mr. Soeterbroek was bound by a secrecy agreement with the patentee. I note that E1 is indeed critical for denying technical effect (3.1.2) and lack of inventive step of the main request. 
• The Board finds that the question of whether a secrecy agreement exists is reserved for national courts and can not be resolved by the Board. (" Diese Fragen sind aber dem zuständigen nationalen Richter vorbehalten und können von der Kammer nicht geklärt werden.") In case a breach of secrecy exists, this can be pursued by Patentee before the national courts. 
• I don't think that this can be the correct approach - in manifest cases of breach of secrecy (e.g. by a national patent attorney breaching his professional secrecy obligation to his own client) the evidence must (in my view) be held inadmissible by the Board. Each court (forum) has (and must have) its own rules about when unlawful evidence is excluded (this depends also on the nature of the proceedings, e.g. between criminal and civil cases). If the existence of a secrecy agreement is invoked by a party, that party should proof (i) the relevant facts and (ii) any relevant national law (e.g. of the EPC contracting state at issue). National law is to be proven as a fact in EPC proceedings (e.g. by declarations by law professors). If the party requesting the non-admittance does not substantiate its case (e.g. lack of evidence regarding the relevant national law provisions), then the Board can reject the request for non-admittance on that ground. I think there is no legal basis for the argument that the existence of a secrecy agreement is reserved for national courts: in case of alleged secrecy of prior art, the EPO routinely decides on the matter. 
• The Board may have been of the opinion that a simple breach of a contractual secrecy obligation, is never sufficient to hold the evidence inadmissible, as a matter of EPO procedural law. Such a rule could be based on a balancing of the general interest that there are no invalid patents, against the general interest that contracts are to be honoured. However, I am not sure if this rule is established EPO case law (the Board does not cite relevant case law). If such a rule exists, then the EPO indeed does not go into the question of proof of the existence of the alleged secrecy agreement - which is, however, something different from this question being "reserved" for the national courts.

EPO T 1727/14 -  link

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der verspäteten Einreichungen

1.1 Druckschriften D16 bis D19

Die Druckschrift D16 ist eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung, die Druckschrift D17 ein Artikel, der in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. Die Beschwerdeführerin hat diese Druckschriften zum Beleg des Fachwissens vorgelegt. Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind solche Druckschriften in der Regel aber nicht geeignet, das Fachwissen des Fachmannes zu belegen.

Dem Argument der Beschwerdeführerin, dass Fachzeitschriften besonders geeignet sind, als Nachweis für das einschlägige allgemeine Fachwissen zu dienen, kann nicht gefolgt werden. Das allgemeine Fachwissen im Sinne des Patentrechts entspricht dem Wissen, das dem Fachmann aufgrund seiner Ausbildung und seiner Berufserfahrung zur Verfügung steht. Fachzeitschriften hingegen versuchen in der Regel, dem Fachmann neue, für seine Tätigkeit relevante Inhalte zu vermitteln, also Dinge, die in der Regel noch nicht Teil des allgemeinen Fachwissens geworden sind, und es möglicherweise auch nie sein werden. Dies bedeutet nicht, dass Inhalte einer Fachzeitschrift nicht unter Umständen das Fachwissens belegen können, aber die bloße Tatsache, dass etwas in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, erlaubt nicht den Schluss, dass es Teil des Fachwissens ist.

Die Druckschriften D18 und D19 hingegen sind unzweifelhaft geeignet, das Fachwissen im Bereich der Kautschuktechnologie nachzuweisen und sind daher zugelassen worden.

1.2 Erklärung E1

Die Beschwerdeführerin beantragte, die Erklärung E1 von Herrn Soeterbroek nicht zuzulassen, da dieser durch eine Geheimhaltungsverpflichtung gebunden und deshalb nicht befugt sei, Ausführungen zu den von ihm durchgeführten Versuchen zu machen.

Um diesem Antrag zu folgen, müsste die Kammer die Vereinbarung zwischen Herrn Soeterbroek und der Beschwerdeführerin auf ihren Inhalt und ihre Gültigkeit prüfen bzw. untersuchen, ob die einseitige Kündigung der Vereinbarung durch Herrn Soeterbroek wirksam war oder nicht. Diese Fragen sind aber dem zuständigen nationalen Richter vorbehalten und können von der Kammer nicht geklärt werden.

Falls tatsächlich ein Vertragsbruch durch Herr Soeterbroek vorliegen sollte, könnte ihn die Beschwerdeführerin vor den zuständigen nationalen Gerichten belangen und ggf. Schadenersatz fordern; für das Verfahren vor der Kammer ist das Vorliegen eines solchen Vertragsbruchs jedoch irrelevant.

Dem Antrag auf Nichtzulassung der Erklärung E1 kann somit nicht stattgegeben werden.