T 2249/16 - Broad but enabled

Key points

• In this examination appeal, the ED found that claim 1 is directed to an "extremely large number of possible compositions". Moreover, the claims were broad compared to the examples. The application was therefore refused under Article 83 EPC.
• The Board: " Dies alleine begründet keine mangelnde Offenbarung." . The Board notes that the description teaches a general concept for preparing the compositions, discusses it in detail and also gives examples.
•  "Die angefochtene Entscheidung führt keinerlei Gründe oder Argumente an, warum ein Fachmann nicht in der Lage sein sollte, das in Anspruch 11 definierte Verfahren auszuführen und demgemäß die in Anspruch 1 definierten Kompositleuchtstoffe zu erhalten." 
• The Board finds Article 83 to be complied with. 
•  The ED had also refused the application for lack of support under Article 84 because a number of the examples would actually be outside the pending claims.
• "  Nach Ansicht der Kammer ist diese Frage jedoch für die ausreichenden Stütze der Ansprüche durch die Beschreibung unter Artikel 84 EPÜ zweitrangig." 
• The ED had also argued that the description "  seien keine ausreichende Stütze für die Ansprüche. Die Ansprüche seien zu breit und beträfen eine Vielzahl möglicher Verbindungen und Verfahren." To me this seems to be a typical "the claims are too  broad" objection. 
• The Board fins this reasoning to be insufficient. " Die Kammer hält diese Begründung nicht für stichhaltig. Die beanspruchten Verfahren und Leuchtstoffe sind als solche in der Beschreibung wörtlich wiedergegeben. Das Herstellungsverfahren für die beanspruchten Kompositleuchtstoffe ist auf Seiten 14-19 in technisch nachvollziehbarer Weise beschrieben. Es wurden von der Prüfungsabteilung keine Gründe angeführt, aus denen hervorginge, dass die Beschreibung technisch unvollständig oder unglaubwürdig wäre. " 
• The ED had also repeatedly referred to Rule 137(5) EPC to challenge claims that were not limited to searched subject-matter. The Board points out (in r.6) that because unity of invention was never objected to, Rule 137(5) first sentence does not apply. The second sentence does not apply because no Communication under Rule 62a or 63 was issued during the search and because the search report had already been drawn up before 1 April 2010. 

EPO T 2249/16 - link

II. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags, auf dem die Entscheidung beruht, lautet wie folgt:

Kompositleuchtstoff, umfassend eine anorganische Matrix und einen organischen Fluoreszenzfarbstoff,
wobei die anorganische Matrix aus einer Verbindung, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, Mg3(PO4)2, Ca3(PO4)2, Sr3(PO4)2, Ba3(PO4)2, Mg3(PO4)2, LaPO4, ScPO4, GaPO4, InPO4, ZrO(HPO4), ZrO(H2PO4)2, Zr3(PO4)4, einschließlich Zr(HPO4)2 bzw. Zr(H2PO4)4, und Kombinationen davon, aufgebaut ist,
wobei der organische Fluoreszenzfarbstoff eine oder mehrere funktionelle Gruppen, ausgewählt aus Sulfatgruppen, Phosphatgruppen, Phosphonsäuregruppen, Phosphansäuregruppen oder Carboxylatgruppen, aufweist, über welche der Fluoreszenzfarbstoff mittels ionischer Bindung in die anorganische Matrix eingebaut ist,

wobei der organische Fiuoreszenzfarbstoff aus der Gruppe, bestehend aus 1,1'-Diethyl-2,2'-cyaniniodid, 1,2-Diphenylacetylen, 1,4-Diphenylbutadien, 1,4-Diphenylbutadien, 1,6-Diphenylhexatrien, 2,5-Diphenyloxazol, 2-Methylbenzoxazol, 4',6-Diamidino-2-phenylindol (DAPI), 4-(Dicyanomethylen)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran (DCM), 4-Dimethylamino-4' nitrostilben, 5,10,15-Triphenylcorrol, 5,10,15-Tris(pentafluorophenyl)corrol, 5,10-Diarylchlorin, 5,10-Diarylkupferchlorin, 5,10-Diarylkupferoxochlorin, 5,10 Diarylmagnesiumoxochlorin, 5,10-Diaryloxochlorin, 5,10-Diarylzinkchlorin, 5,10-Diarylzinkooxochlorin, 7-Benzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol, 7-Methoxycumarin-4-essigsäure, 9,10-Bis(phenylethinyl)anthracen, 9,10-Diphenylanthracen, Acridinorange, Acridingelb, Adenin, Anthracen, Anthrachinon, Auramin O, Azobenzol, Bakteriochlorophyll A, Benzochinon, Betacarotin, Bilirubin, Biliverdindimethylester, Biphenyl, Bis(5-mesityldipyrrinato)zink, Bis(5-phenyldipyrrinato)zink, Borsubphtalocyaninchlorid, Chlorin E6, Chlorophyll A, Chlorophyll B, cis-Stilben, Cumarin sowie dessen Derivaten, Cresylviolettperchlorat, Cryptocyanin, Crystalviolett, Cytosin, Dansylglycin, Diprotonated-tetraphenylporphyrin, Eosin sowie dessen Derivaten, Ethyl-(p-dimethylamino)-benzoat, Ferrocen, Fluorescein sowie dessen Derivaten, Guanin, Hematin, Histidin, Hoechst 33258, Indocarbocyanine sowie dessen Derivaten, Lucifergelb CH, Magnesiumoctaethylporphyrin, Magnesiumphthalocyanin, Magnesiumtetramesitylporphyrin, Magnesiumtetraphenylporphyrin, Malachitgrün, Merocyanin, N,N'-Difluoroboryl-1,9-dimethyl-5-(4-iodophenyl)-dipyrrin, N,N'-Difluoroboryl-1,9-dimethyl-5-[(4-(2-trimethylsilylethinyl), N,N'-Difluoroboryl-1,9 dimethyl-5-phenydipyrrin, Tetraphenylporphyrin, Naphthalin, Nilblau, Nilrot, Octaethylporphyrin, Oxacarbocyanin sowie dessen Derivaten, Oxazin sowie dessen Derivaten, p-Quarterphenyl, p-Terphenyl, Perylen sowie dessen Derivaten, Phenol, Phenylalanin, Phenyldipyrrin, Pheophorbid, Phthalocyanin, Pinacyanoliodid, Piroxicam, Porphin, Proflavin, Protoporphyrin-IX-dimethylester, Pyren, Pyropheophorbid sowie dessen Derivaten, Pyrrol, Chinin, Rhodamin sowie dessen Derivaten, Riboflavin, Bengalrot, Squarylium dye III, TBP-beta octa(COOBu)-Fb, TBP-beta-octa(COOBu)-Pd, TBP-beta-octa(COOBu)-Zn, TBP-meso-tetraphenyl-beta-octa(COOMe)-Fb, TBP-meso-tetraphenyl-beta-octa(COOMe)-Pd, TBP-meso-tetraphenyl-beta-octa(COOMe)-Zn, TCPH-meso-tetra(4-COOMe-phenyl)-Fb, TCPH-meso-tetra(4-COOMe-phenyl)-Pd, TCPH meso-tetra(4-COOMe-phenyl)-Zn, Tetra-t-butylazaporphin, Tetra-t-butylnaphthalocyanin, Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin, Tetrakis(o-aminophenyl)porphyrin, Tetramesitylporphyrin, Tetraphenylporphyrin, Tetraphenylsapphyrin, Thiacarbocyanin sowie dessen Derivaten, Thymin, trans-Stilben, Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II), Tryptophan, Thyrosin, Uracil, Vitamin B12, Zinkoctaethylporphyrin, Phthalocyanin sowie dessen Derivaten, Porphyrin sowie dessen Derivaten und Umbelliferon, ausgewählt ist,
wobei die organischen Fluoreszenzfarbstoffe, die als solche keine Sulfatgruppe, Phosphatgruppe, Phosphonsäuregruppe, Phosphansäuregruppe oder Carboxylatgruppe aufweisen, mit mindestens einer von diesen funktionellen Gruppen modifiziert worden sind.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ)

2.1 Artikel 83 EPÜ verlangt, die Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

2.2 Die angefochtene Entscheidung moniert, die Ansprüche bezögen sich auf eine extrem große Anzahl möglicher Verbindungen oder Verfahren. Des weiteren seien die Ansprüche breit im Vergleich zu den Beispielen.

Dies alleine begründet keine mangelnde Offenbarung. Die Beschreibung offenbart ein Konzept zur Herstellung von Kompositmaterialien ausgehend von löslichen Metallsalzen und funktionalisierten Fluoreszenzfarbstoffen (siehe etwa Seite 14, Zeilen 15ff der Anmeldung), das auf Seiten 14-19 im Detail erklärt und zumindest durch einige Ausführungsbeispiele illustriert wird (siehe Punkt 3 unten). Dabei wird die funktionelle Gruppe des Fluoreszenzfarbstoffs in die anorganische Matrix eingebaut, siehe Seite 11, Zeilen 11ff.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert ein Einwand unter Artikel 83 EPÜ ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel an der Ausführbarkeit der Erfindung (siehe Rechtsprechung der BK des EPA, 8. Aufl.2016, Kapitel II.C.8). Solche Zweifel müssen nicht experimentell belegt werden, sind aber zumindest technisch nachvollziehbar zu begründen.

Die angefochtene Entscheidung führt keinerlei Gründe oder Argumente an, warum ein Fachmann nicht in der Lage sein sollte, das in Anspruch 11 definierte Verfahren auszuführen und demgemäß die in Anspruch 1 definierten Kompositleuchtstoffe zu erhalten. Ebensowenig werden Gründe oder Argumente angeführt, aus denen hervorginge, dass der Fachmann nicht in der Lage wäre, die in den Beispielen beschriebenen Verfahrensweisen auf andere in den Ansprüchen definierte Metallsalze und andere in den Ansprüchen definierte funktionalisierte Fluoreszenzfarbstoffe anzuwenden, um anspruchsgemäße Kompositleuchtstoffe zu erhalten. Bei den Ausgangsprodukten des beanspruchten Verfahrens handelt es sich um allgemein bekannte Verbindungen, oder solche, die ein Fachmann auf prinzipiell bekannte Weise herstellen kann. Die beschriebenen Verfahrensschritte sind ebenfalls für einen Fachmann ausführbar. In der Entscheidung wird zwar wiederholt darauf verwiesen, die Ansprüche umfassten eine Vielzahl von Verbindungen und seien im Vergleich zu den Beispielen zu breit. Technische Argumente, die gegen die Ausführbarkeit des Herstellungsverfahrens der beanspruchten Kompositleuchtstoffe sprechen würden, werden allerdings nicht vorgebracht.

Auch die Kammer sieht keine offensichtlichen Gründe, aus denen ein Fachmann die beanspruchte Erfindung nicht ausführen könnte.

2.3 Die Erfordernisse des Artikel 83 EPÜ sind daher erfüllt.