T 0939/14 - Proof of secrecy agreement

Key points

• In this opposition appeal, the question is whether D10 was public. D10 is a service manual of a device. The manual was handed out to an employee of "Pacific Laser, Inc." during a course given by "Laser Alignment, Inc.". These are two independent companies. The question is whether there was a tacit or express secrecy agreement. The employee was heard as witness and testified that he was not aware of a secrecy agreement.
• The Board finds that the actual existence of a secrecy agreement does not matter. What is decisive is whether the receiver of the information assumes that he is obliged to keep the information confidential.
• The Board: "Was eine Geheimhaltungsverpflichtung anbetrifft, so kommt es im vorliegenden Fall nicht auf deren tatsächliches Bestehen, sei es aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung oder implizit, an. Entscheidend ist vielmehr das Verständnis des Empfängers der Information. Geht er davon aus, dass er diese verbreiten darf, ist mit der Kundgabe an einen derartigen Empfänger die Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden."
• As a comment, the subjective state of mind of the person receiving the information may be difficult to proof. So if an employee says that he was not aware of an obligation to keep secret, even if there is a written secrecy agreement of his employer, then the document becomes public? I've not yet reviewed what established case law is on this specific point. The present Board's approach at first sight seems unusual. 

T 0939/14 - link

Sachverhalt und Anträge

Die Einspruchsabteilung begründete den Widerruf damit, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents im Hinblick auf das Dokument

"[D10]: LB-400 Service Manual, Veröffentlichungsjahr 2001" (auf der Titelseite von D1 heißt es: "LB 400 Laser Beacon")

nicht neu sei. 

Entscheidungsgründe


Die Kammer weist zunächst darauf hin, dass - wie die Patentinhaberin zutreffend ausgeführt hat - eine Information als nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als öffentlich zugänglich anzusehen ist, wenn auch nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit in der Lage ist, sich Zugang zu dieser Information zu verschaffen, und wenn keine Geheimhaltungsverpflichtung besteht (siehe auch Beschwerdebegründung Nr. 2.2, Seite 3 oben mit Nachweisen). Das bedeutet, dass, wenn - wie oben festgestellt - dem Zeugen D10 ausgehändigt wurde, dieses Dokument öffentlich zugänglich war, wenn alleine er nicht zur Geheimhaltung verpflichtet war.

Hinzuzufügen ist: Was eine Geheimhaltungsverpflichtung anbetrifft, so kommt es im vorliegenden Fall nicht auf deren tatsächliches Bestehen, sei es aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung oder implizit, an. Entscheidend ist vielmehr das Verständnis des Empfängers der Information. Geht er davon aus, dass er diese verbreiten darf, ist mit der Kundgabe an einen derartigen Empfänger die Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Dabei ist es für die Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit unschädlich, wenn der Empfänger sich veranlasst sieht, bestimmte Teile der Öffentlichkeit - z.B. Wettbewerber - von einer weiteren Vermittlung der Information auszunehmen. Es muss dem Empfänger einer - nicht vertraulichen - Information überlassen bleiben, an wen er sie weitergibt. Eine Beschränkung der Verwendung und Verbreitung ist aus diesem Grund nur relevant, wenn sie vom Informationsgeber auferlegt wird, nicht wenn der Empfänger sich selbst in der Verwendung oder Verbreitung einschränkt.

Die vorgenannten Voraussetzungen sind hier gegeben. Der Zeuge erklärte, während der fraglichen Schulung am 20. Juni 2002 sei von einer Geheimhaltungsverpflichtung betreffend das Service-Handbuch D10 nicht die Rede gewesen. Vom Bestehen eines eine derartige Verpflichtung enthaltenen Vertrages zwischen den Unternehmen Laser Alignment und Pacific Laser sei ihm nichts bekannt. Diese Aussage ist eindeutig, unabhängig davon, ob der Zeuge die Bedeutung der Begriffe "explizit" und "implizit" verstand (siehe Seite 16 des Protokolls). Der Zeuge bekundete ebenfalls, dass auch sein Arbeitsvertrag keine irgendwie geartete Geheimhaltungsverpflichtung enthalten habe (ebenda). Die Selbstbeschränkung in der Praxis von Pacific Laser der Weitergabe von in Handbüchern wie D10 enthaltenen Informationen an örtliche Wettbewerber ließ - wie der Zeuge bestätigt hat - die Weitergabe an sonstige Personen, insbesondere Mitarbeiter von Partnerunternehmen in anderen Teilen der USA, etwa an der Ostküste, unberührt.

Diese Ausführungen des Zeugen sind schlüssig - und seine Aussage damit glaubhaft -, auch wenn man die Einwände der Patentinhaberin berücksichtigt:

- Das Bestehen eines Geschäftsvertrags zwischen den Unternehmen Laser Alignment und Pacific Laser hat sie lediglich aus den Umständen gefolgert. Nach dem Vortrag der Einsprechenden ist es in den USA nicht üblich, in einer derartigen Situation einen förmlichen Vertrag zu schließen. Dem ist die Patentinhaberin nicht entgegengetreten.

Was eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung anbetrifft, so weist die oben (unter Nr. 1.2 - Beweismaßstab) näher beschriebene Vertragsbeziehung kein enges Verhältnis wie etwa einen ausschließlichen Wartungsvertrag auf.

Zu dem Vermerk auf den Konstruktionszeichnungen in Abschnitt F des Handbuchs, welcher deren Weitergabe nur mit Zustimmung von Laser Alignment erlaubt, ist festzustellen, dass das Dokument D10 als Gesamtheit zu sehen ist. Der Einsprechenden ist dahingehend zu folgen, dass bei einer Absicht des Herstellers, den Inhalt des Handbuchs D10 einer Geheimhaltung zu unterwerfen, er einen entsprechenden Hinweis in deutlicher Weise auf der ersten Seite des Handbuchs angebracht hätte. Dem Hinweis auf den lediglich in einem Anhang zum Handbuch (Teil F) befindlichen Zeichnungen wird ein Service-Techniker keine Wirkung beimessen. Auf die zwischen den Beteiligten streitige Frage der Bedeutung der Schriftgröße dieses Hinweises kommt es daher nicht an.

Angesichts dieser objektiven Einschätzung der Bedeutung der Konstruktionszeichnungen kann die Schlüssigkeit der Zeugenaussage in diesem Punkt nicht in Zweifel gezogen werden. Der Zeuge hat sich während der Vernehmung auch gar nicht zu der Frage der Konstruktionszeichnungen geäußert, da sie ihm nicht gestellt wurde.

Schließlich liegt der Hinweis auf die Entscheidung im Fall T 2/09 - wie die Einsprechende zu Recht vertreten hat - offensichtlich neben der Sache. Dort wurde unter bestimmten Umständen eine Geheimhaltungsverpflichtung aus Eigeninteresse des Informationsgebers, also hier wäre dies Laser Alignment, angenommen und nicht des Informationsempfängers, hier wäre dies Pacific Laser, um dessen behaupteter Verpflichtung zur Geheimhaltung es vorliegend allein geht.

Nach Alledem stellen die soeben erörterten Einwände der Patentinhaberin die Schlüssigkeit der Zeugenaussage zur Frage einer Geheimhaltungsverpflichtung nicht in Frage.

1.6 Ergebnis

Die Kammer hält es damit als zumindest mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für erwiesen, dass der Zeuge Steve Donovan

- am 20. Juni 2002 an einer Service-Schulung von Laser Alignment in Grand Rapids, Michigan, USA, teilgenommen hat,

- ihm dabei das Service-Handbuch D10 ausgehändigt wurde und

- er davon ausging, dass ihm von Seiten von Laser Alignment keine Geheimhaltungsverpflichtung auferlegt wurde.

Damit wurde der Inhalt von D10 am 20. Juni 2002 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und wurde somit Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973.