T 2824/18 - Rule 137(5) and unity

Key points

• In this appeal against a refusal, claim 1 as pending corresponds to claim 16 as originally filed. Claim 16 was not searched, claims 1-15 had been searched. The application was refused because the request did not meet the requirement of Rule 137(5) EPC according to the Examining Division.
• The Board finds that claim 16 as filed has unity of invention with claims 4 and 5 as filed, which were searched. 
• " Es ist nun für die Kammer nicht erkennbar, warum eine Getriebeeinrichtung, mit einer variablen Übersetzung (nach Anspruch 5), die gemäß Anspruch 16 mit einem Umlaufgetriebe realisiert werden soll, eine weitere Erfindung darstellen soll. Nach Ansicht der Kammer wird mit Anspruch 16 (wie ursprünglich eingereicht) lediglich eine besondere Ausführungsform einer Getriebeeinrichtung beansprucht." 
• The Board does not comment on whether Rule 137(5) EPC is the relevant legal basis at all. To cite the Guidelines, H-II 7.2 "If the application is restricted to an unsearched but originally claimed invention, it can be refused under Rule 64 in line with G 2/92 [...] Rule 137(5) cannot be invoked. It does not apply when the applicant has not paid the search fee in respect of a non-unitary invention relating to the originally filed claims." (see also my article in epi Information 2018/2).

EPO T 2824/18 -  link

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. Juli 2018 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 11708194.3 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

II. Die Prüfungsabteilung hat im Wesentlichen festgestellt, dass mit den Änderungen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 auf einen nicht recherchierten Gegenstand gewechselt wurde, insbesondere dass die Merkmale des Anspruchs 16 wie ursprünglich eingereicht zu einer weiteren - nicht recherchierten -Erfindung gehören und die dem geltenden Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 hinzugefügten Merkmale zweifelsfrei der Erfindung des ursprünglichen Anspruchs 16 zuzuordnen sind, siehe Punkt 32 der Entscheidung. Daher waren die Anträge gemäß Regel 137 (5) EPÜ nicht zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Die Prüfungsabteilung hat im Wesentlichen festgestellt, dass die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 zur Erfindung des ursprünglichen Anspruchs 16 gehören und damit zu der weiteren, nicht recherchierten Erfindung (Punkt 32 der Entscheidung).

2. Die Kammer teilt die Auffassung der Prüfungsabteilung insoweit, als dass der Absatz 2 der Seite 25, der als Offenbarungsgrundlage für die Merkmalskombination des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag dient, ein Umlauf- oder Planentengetriebe (wie im ursprünglich eingereichten Anspruch 16 definiert) zwangsläufig mit umfasst. Andere Varianten einer technisch möglichen Realisation sind in der Anmeldung nicht offenbart.

Somit basiert der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auf dem Gegenstand des abhängigen Anspruchs 16, wie ursprünglich eingereicht.

3. Allerdings teilt die Kammer nicht die Ansicht der Prüfungsabteilung, dass der Gegenstand des Anspruchs 16 als eine weitere Erfindung im Sinne einer Nicht-Einheitlichkeit angesehen werden kann (Punkt 31 der Entscheidung).

3.1 Wie die Prüfungsabteilung korrekt festgestellt hat, ist die erste Erfindung in den Ansprüchen 1 bis 15 definiert.

Diese beschreiben nämlich im Wesentlichen ein Hybridfahrzeug, mit zwei unterschiedlichen Motoren, Energiespeicher, Kupplung ... Der kennzeichnende Teil des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 beansprucht für den Elektromotor (die sogenannte Primär-Antriebsmaschine) zwei Betriebszustände, einen das Fahrzeug antreibenden und einen rekuperierenden.

Anspruch 2 beschreibt das Verhältnis der Nennleistungen zwischen dem Elektromotor und dem Verbrennungsmotor; Anspruch 4 eine Getriebeeinrichtung, die in Anspruch 5 dann eine veränderliche Übersetzung erhält, in Anspruch 6 wird dann die in Anspruch 1 bereits definierte Kupplung in Bezug auf das Getriebe weiter definiert; Anspruch 7 beansprucht den Elektromotor als Generator.

Die Ansprüche 8 bis 11 setzen sich mit der Art des Verbrennungsmotors auseinander, Anspruch 13 mit der Batterie, und Anspruch 15 mit der Anzahl der Übersetzungsstufen des Getriebes.

Anspruch 16 ist auf die Ansprüche 5 bis 15 rückbezogen und beschreibt, dass die Getriebeeinrichtung ein Umlaufgetriebe, insbesondere ein Planetengetriebe ist.

3.2 Somit ist im (ursprünglich eingereichten) abhängigen Anspruch 4 eine Getriebeeinrichtung definiert, die im (ursprünglich eingereichten) abhängigen Anspruch 5 die Möglichkeit einer variablen Übersetzung erhält.

Es ist nun für die Kammer nicht erkennbar, warum eine Getriebeeinrichtung, mit einer variablen Übersetzung (nach Anspruch 5), die gemäß Anspruch 16 mit einem Umlaufgetriebe realisiert werden soll, eine weitere Erfindung darstellen soll.

Nach Ansicht der Kammer wird mit Anspruch 16 (wie ursprünglich eingereicht) lediglich eine besondere Ausführungsform einer Getriebeeinrichtung beansprucht.

Es wird aber keine neue Erfindung definiert, die mit der grundsätzlichen erfinderischen Idee, wie sie auch die Prüfungsabteilung in Absatz 28 der Entscheidung anerkannt hat, in Widerspruch steht.

3.3 Insofern ist die weitere Recherchegebühr, eingezahlt im Beschwerdeverfahren, zurückzuzahlen. Aus dem selben Grund war auch die Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr nicht veranlasst; diese ist ebenfalls zurückzuerstatten. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht mehr anhängig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die erstinstanzliche Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

3. Die weitere Recherchegebühr und die Weiterbehandlungsgebühr sind zurückzuerstatten.