T 2306/13 - Cancelling dependent claims

Key points

• In this opposition appeal, the patentee files auxiliary requests before the oral proceedings based on original dependent claims of the PCT application which were deleted upon entry into the EP regional phase. The Board does not admit the requests, primarily because the added features are non-technical and do not restore inventive step. 
• The Board also comments on the fact that the original claims were deleted upon EP entyr. " Die Kammer muss daher davon ausgehen, dass die Anmelderin den entsprechenden Gegenstand nicht verfolgen wollte. Dies stimmt damit überein, dass die ursprünglichen Ansprüche 19, 20 und 21 mit dem Eintritt in die regionale Phase von der Anmelderin gestrichen worden waren.
• Es wäre mit der gebotenen Verfahrensökonomie nicht vereinbar, wenn in einem letztinstanzlichen Beschwerdeverfahren Gegenstände behandelt würden, die während des gesamten erstinstanzlichen Prüfungsverfahrens nicht beansprucht wurden und darüber hinaus auf den ersten Blick keine Aussicht auf Erfolg haben." 

EPO T 2306/13 - link

5. Hilfsanträge 2 und 3

5.1 Zulassung

Die Anspruchssätze beider Hilfsanträge 2 und 3 sind auf Verfahren zum Bereitstellen eines einer Sensorfeldbelegung zugeordneten Ausgangssignals gerichtet. Dabei entspricht Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 den ursprünglichen Ansprüchen 15, 18, 19 und 20. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthält zusätzlich noch die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 21.

Beide Hilfsanträge 2 und 3 wurden nicht mit der Beschwerdebegründung, sondern erst nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht.

Nach Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens einer Beschwerdeführerin nach Einreichung der Beschwerdebegründung zuzulassen.

Bei der Ausübung dieses Ermessens ist insbesondere die Verfahrensökonomie zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist dabei in Bezug auf die Zulassung geänderter Anträge ein wichtiges zu berücksichtigendes Kriterium ihre eindeutige Gewährbarkeit (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, IV.E.4.4.1 und IV.E.4.4.2).

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den Merkmalen der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 2 und 3, die inhaltlich über die Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 hinausgehen, lediglich um nicht-technische Spielregeln, die in Form von Programmierschritten definiert sind. Diese sind daher bereits auf den ersten Blick nicht geeignet, den hinsichtlich Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 in Bezug auf Artikel 56 EPÜ gemachten Einwand auszuräumen.

Nach Artikel 12(4) VOBK hat die Kammer darüber hinaus die Befugnis, Anträge, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können, nicht zuzulassen. Im vorliegenden Fall geht aus der Niederschrift der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung (Seite 7, Absatz 3 ff.) und der angefochtenen Entscheidung (Punkte 14.1 und 14.2) hervor, dass ein auf den ursprünglichen Ansprüchen 18, 19 und 20 beruhender möglicher weiterer Hilfsantrag während der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung diskutiert wurde. Dennoch verzichtete die Anmelderin darauf, einen entsprechenden Antrag tatsächlich einzureichen.

Die Kammer muss daher davon ausgehen, dass die Anmelderin den entsprechenden Gegenstand nicht verfolgen wollte. Dies stimmt damit überein, dass die ursprünglichen Ansprüche 19, 20 und 21 mit dem Eintritt in die regionale Phase von der Anmelderin gestrichen worden waren.

Es wäre mit der gebotenen Verfahrensökonomie nicht vereinbar, wenn in einem letztinstanzlichen Beschwerdeverfahren Gegenstände behandelt würden, die während des gesamten erstinstanzlichen Prüfungsverfahrens nicht beansprucht wurden und darüber hinaus auf den ersten Blick keine Aussicht auf Erfolg haben.

Aus diesen Gründen entschied die Kammer, die Hilfsanträge 2 und 3 nicht zuzulassen.

5.2 Argumente der Anmelderin (vergleiche XI.)

XI. Die Argumente der Beschwerdeführerin in Bezug auf die Hilfsanträge 2 und 3 lassen sich wie folgt zusammenfassen.
Beim Eintritt in die regionale Phase seien aus Kostengründen abhängige Verfahrensansprüche gestrichen worden. In den seitdem eingereichten Anspruchssätzen seien jedoch immer auch Verfahrensansprüche enthalten gewesen. Die in die Hilfsanträge 2 und 3 aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen aufgenommenen Verfahrensmerkmale konkretisierten dabei die Aufbereitungseinrichtung. Sie seien zwar auch bereits in der Verhandlung vor der Prüfungsabteilung diskutiert worden, es sei jedoch erst durch den Ladungsbescheid der Kammer klar geworden, wie relevant diese Merkmale eigentlich seien. Daher seien sie mit der Antwort auf diesen Ladungsbescheid eingereicht worden.

Selbstverständlich können beim Eintritt in die regionale Phase ursprünglich eingereichte und recherchierte Ansprüche aus subjektiven wirtschaftlichen Gründen gestrichen werden. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die gestrichenen Ansprüche dann zumindest anfänglich objektiv kein Gegenstand des europäischen Prüfungsverfahrens sind. Jeder Anmelderin obliegt daher eine entsprechende Sorgfalt bei der Auswahl eventuell zu streichender Ansprüche.

Die Kammer erkennt an, dass in dem mit Eintritt in die europäische Phase eingereichten Antrag Verfahrensan­sprüche enthalten waren. Diese Verfahrensansprüche wiesen jedoch einen wesentlich geringeren Detailgrad als die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 2 und 3 auf. Auch die Vergleichseinrichtung der Aufbereitungseinrichtung war in dem genannten Antrag nicht so detailliert definiert, wie dies nun in den Ansprüchen 1 der Hilfsanträge 2 und 3 der Fall ist. Die Kammer muss daher davon ausgehen, dass die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt des Eintritts in die europäische Phase kein Interesse an solch detaillierten und damit eingeschränkten Ansprüchen hatte.

Darüber hinaus wurden die gestrichenen Ansprüche auch während des gesamten Prüfungsverfahrens nicht wieder eingeführt. In diesem Zusammenhang weist gerade die Tatsache, dass die Merkmale der gestrichenen Ansprüche in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung auf Wunsch der Beschwerdeführerin (Niederschrift, Seite 7, Absatz 3) hypothetisch diskutiert wurden, darauf hin, dass der Beschwerdeführerin die mögliche Relevanz dieser Merkmale bereits zum Zeitpunkt dieser Verhandlung durchaus bewusst war. Die Beschwerdeführerin stellte jedoch keinen förmlichen Antrag in Bezug auf diesen Gegenstand, obwohl sie sich darüber im Klaren sein musste, dass dieser Gegenstand ohne förmlichen Antrag nicht Teil des erstinstanzlichen Verfahrens sein würde.

Die Anmelderin hätte also entsprechende Anträge nicht nur mit der Beschwerdebegründung, sondern auch bereits im Prüfungsverfahren spätestens während der mündlichen Verhandlung vorbringen können und sollen.

6. Da keiner der vorgebrachten Anträge die Bedingungen des EPÜ erfüllt, ist die Beschwerde zurückzuweisen.