T 2012/13 - Winner pays

Key points

• In this opposition appeal, the Board admits a new request during the first oral proceedings. At the opponent's requests, the oral proceedings are adjourned because a rebuttal of the amended claims, requires the filing of further technical reports. The Board allows the amended claims during the second oral proceedings.
• However, the Board gives a costs award against the patentee: the patentee has to pay 50% of the costs of the fees of the professional representative of the opponent for attending the second oral proceedings (excluding preparation work). 
• The second oral proceedings were on 7 July 2017. The decision was announced orally on 12 July 2017 (7 July being the only date of the summons ). I am not sure if this is very common. There are minutes of oral proceedings on 7 July 2017 lasting from 09:00 to 17:15 (link) and minutes of oral proceedings lasting from 08:45 to 08:55 (link). Those second minutes do not indicate that any of the parties were present and also do not indicate that they are about oral proceedings held on 12 July 2018. 
• 02.01.2019: I clarified that the summons was for 7 July. 

EPO - T 2012/13

VII. Dans une communication du 20 janvier 2017 en préparation d'une procédure orale prévue pour le 1er février 2017, la chambre a signalé que si une requête des requérantes était recevable et répondait aux exigences des articles 83 et 123 CBE, elle envisageait le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition.

VIII. Une première procédure orale s'est tenue devant la chambre le 1er février 2017.

i) Durant cette procédure, les requérantes ont déposé un nouveau jeu de revendications modifiées, libellé requête subsidiaire 1 (ci-après requête du 1er février 2017). Au final, seule cette dernière requête a été maintenue par les requérantes.

ii) Comparée à la revendication 1 telle que délivrée (point II ci-dessus), la revendication 1 de la requête du 1er février 2017 comprend en plus la définition suivante du "liant": [] 

iii) L'intimée a contesté la recevabilité de cette requête au regard de son caractère tardif.

iv) La chambre a néanmoins considéré la requête du 1er février 2017 recevable. Toutefois, retenant l'argument de l'intimée selon lequel en absence de son expert technique elle se trouvait privée de moyens de défense, y compris de la possibilité de présenter, le cas échéant, des essais expérimentaux, la chambre a (cf. le procès-verbal de la procédure orale du 1er février 2017):

- décidé d'interrompre la procédure orale;
- accordé à l'intimée un délai de trois mois pour faire parvenir ses écritures et des résultats d'essais le cas échéant et
- fixée au 7 juillet 2017 la date de poursuite de la procédure orale.

IX. Dans sa réponse du 8 mai 2017 l'intimée a soulevé des objections au titre des articles 123(2) et 84 CBE concernant la définition du "liant" introduite dans les revendications 1 et 5 de la requête du 1er février 2017.

A l'appui de l'objection d'insuffisance de l'exposé, l'intimée a notamment soumis un document libellé

Annexe 1 = Rapport d'essais ("Vergleichsversuch 1") []

X. Sur demande des requérantes et en réponse à une communication de la chambre à ce sujet, l'intimée a ensuite soumis par lettre du 21 juin 2017 les

Annexes 2 à 4 = Spectres DRX de l'échantillon et de la zéolite de départ mentionnés dans ladite Annexe 1.

XI. Par une télécopie du 6 juillet 2017 l'intimée a, entre autres, soulevé une objection au titre de la règle 80 CBE à l'encontre de la définition du liant introduite dans les revendications 1 et 5 de la requête du 1er février 2017.

XII. La procédure orale a été poursuivie le 7 juillet 2017.

Le président a initialement :

- exposé la position provisoire de la chambre selon laquelle la modification des revendications 1 et 5 du 1er février 2017 ne semblait effectivement pas être conforme aux dispositions de la règle 80 CBE;
- pris note de la position des requérantes, contestée par l'intimée, selon laquelle la revendication 1 du 1er février 2017 se référait implicitement à un liant zéolitisable qui était une argile de la famille du kaolin;
- pris note de ce que les requérantes étaient prêtes à soumettre une requête modifiée afin de surmonter cette objection.

Le Président a précisé que, dans un premier temps, le débat se baserait sur le présupposé que, dans la revendication 1 du 1er février 2017, le liant zéolitisable était "une argile de la famille du kaolin".

ii) Suite au débat portant sur la suffisance de l'exposé de l'invention (adsorbants selon la revendication 1 du 1er février 2017), les requérantes ont déposé un nouveau jeu de douze revendications désigné "Requête Principale", remplaçant la requête du 1er février 2017.
iii) Les revendications 1 et 5 de la Requête Principale diffèrent des revendications 1 et 5 de la requête du 1er février 2017 (cf. point VIII ci-dessus) essentiellement en ce que l'expression "liant zéolitisable de la famille du kaolin" a été remplacé par "liant zéolitisable qui est une argile de la famille du kaolin".
iv) L'intimée a réagi en déposant une requête écrite tendant au rejet de cette Requête Principale, à défaut, au renvoi de la procédure orale du 7 juillet 2017 à une date ultérieure et à une répartition des frais. Elle a en outre soulevé une objection de vice de procédure fondée sur une violation de l'article 113 CBE (article 112bis(2)c) et règle 106 CBE) au cas où aucune des requêtes en rejet de la Requête Principale et en renvoi de la procédure orale ne serait acceptée (concernant le texte complet de la requête en Allemand cf. Annexe A au procès-verbal de la procédure orale).

Après avoir délibéré sur ce point, la chambre a considéré recevable la Requête Principale et rejeté la requête tendant au renvoi de la procédure orale.

Après une interruption d'une heure pour permettre à l'intimée de préparer ses arguments sur cette nouvelle requête, les débats ont été repris et le bien-fondé de la requête en cause a fait l'objet de discussions. Dans ce contexte, l'intimée s'est référée à de nouveaux documents supposés montrer que les minéraux tels que la kaolinite utilisés dans tous les exemples du brevet opposé, ne sont pas considérés par l'homme du métier comme des argiles.

Le Président a donc prononcé la clôture des débats et a indiqué que la décision serait prononcée oralement le 12 juillet 2017.

Motifs de la décision

12.2 Par conséquent, la chambre juge que l'invention revendiquée est exposée dans le brevet en cause de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

12.3 Le brevet avec les revendications de la Requête Principale répond donc aux exigences de l'article 83 CBE.

Répartition des frais

13. Ainsi qu'exposé ci-dessus (cf. point VIII ci-dessus), au cours de la procédure orale du 1er février 2017 les requérantes [patentees, appellants] ont soumis une requête comportant une modification de la revendication 1 et de la revendication 5. Selon l'intimée cette requête aurait dû être rejetée, car présentée tardivement.

13.1 Au cours de cette procédure orale, l'intimé [opponent] avait pour la première fois souligné qu'une argile peut aussi avoir un rapport atomique Si/Al très différent de celui, d'environ 1:1, de la faujasite LSX et de la kaolinite utilisée comme liant dans D9c. Les essais comparatifs en D9c n'étaient pas suffisants à rendre plausible que la faujasite LSX serait à même de conduire à la zéolitisation du liant, notamment au cas où le liant est une argile avec un rapport atomique Si/Al très différent de 1:1. Les requérantes avaient réagi en soumettant les revendications modifiées précisant la nature du liant.

13.2 La chambre a admis cette requête du 1er février 2017 dans la procédure en considérant essentiellement

- que la revendication 1 de cette requête se fondait manifestement sur la combinaison des revendications 1 et 2 telles que délivrées et

- que cette requête avait été déposé en réaction à une observation présentée pour la première fois pendant la procédure orale (cf. point 13.1 ci-dessus).

13.3 L'intimée ayant fait valoir qu'elle se trouvait privée de moyens de défense (notamment de la possibilité de consulter un expert technique ou de présenter, le cas échéant, des essais expérimentaux) un renvoi de la procédure orale à l'audience du 7 juillet 2017 a été ordonné, renvoi qui constitue le motif de la demande de répartition des frais.

13.4 La chambre souligne que déjà dans la décision attaquée (cf. point 3.b, le troisième alinéa à la page 7) et aussi dans la réponse de l'intimée au mémoire exposant les motifs du recours (cf. le passage reliant les pages 12 et 13 de la réponse) l'objection d' insuffisance de l'exposé a été motivée, entre autres, par le fait que les versions de la revendication 1 qui étaient alors en instance ne donnaient aucune définition précise du liant.

Il suit de là que les requérantes auraient déjà dû considérer les implications de cette objection au début du recours et incorporer, au moins dans une requête subsidiaire, une définition plus précise du liant dans les revendications indépendantes de produit et de procédé. Si tel avait été le cas, l'intimée aurait pu considérer, bien avant la procédure orale du 1er février 2017, la nécessité de présenter d'autres essais expérimentaux (par exemple afin de contester les conclusions tirées des résultats expérimentaux présentés dans D9c) et le renvoi de la procédure orale aurait pu être évité.

13.5 Ainsi, les requérantes supportent-elles, au moins pour partie, la responsabilité du renvoi de cette procédure orale et donc des frais générés pour l'intimée à cette occasion.

13.6 En conséquence, les requérantes devront supporter la moitié des honoraires des mandataires agréés de l'intimée correspondant à leur participation à la procédure orale du 7 juillet 2017, à l'exclusion du travail de préparation.

14. La chambre ayant rejeté la requête tendant au renvoi de la procédure orale du 7 juillet 2017, la deuxième requête en répartition de frais portant sur ce point est devenue sans objet.

Objection de vice de procédure fondée sur une violation de l'article 113(1) CBE.

14.1 L'intimée a présenté cette objection pour le cas où ni sa requête en rejet de la Requête Principale des requérantes, ni sa requête en renvoi de la procédure orale du 7 juillet 2017 ne seraient acceptées. Elle a indiqué que à cause de l'admission dans la procédure de la requête très tardive des requérantes elle n'avait pas pu présenter ses observations pendant la procédure orale en cours.

14.2 La chambre rejette cette objection pour les même raisons qui ont conduit à considérer recevable la Requête Principale des requérantes et à rejeter la requête de l'intimée tendant au renvoi de la procédure orale du 7 juillet 2017 (cf. point points 1.1 ci-dessus).

14.3 La chambre souligne que l'intimée, après l'interruption d'une heure de la procédure orale du 7 juillet 2017 qui lui a été donnée pour préparer sa défense, a identifié ses objections au sens des articles 123(2) et 83 CBE et même présenté des arguments additionnels à l'encontre de la suffisance de l'exposé corroborés par de nouveaux documents.

14.4 Ainsi, la chambre conclut que l'intimée a eu la possibilité de prendre position sur les motifs de la présente décision et a de plus effectivement utilisé cette possibilité, de sorte qu'aucune violation de l'article 113(1) CBE n'a été commise.

Renvoi devant la Division d'Opposition

15. La décision contestée n'examine que les motifs d'opposition soulevés au titre des articles 100 b)/83 et 100 c)/123(2) CBE.

15.1 Dans la communication du 20 janvier 2017 la chambre avait signalé que, si la chambre parvenait à la conclusion qu'une requête recevable répondait aux exigences des articles 83, et 123 CBE, elle envisageait le renvoi de l'affaire pour poursuite de la procédure d'opposition. Aucune objection n'a été soulevée sur ce point par l'intimée, et les requérantes avaient demandé le renvoi de l'affaire pour statuer sur les autres motifs d'opposition.

15.2 La chambre estime dès lors opportun de renvoyer l'affaire à la Division d'Opposition, au titre de l'article 111(1) CBE, pour poursuite la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision contestée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la Division d'Opposition pour poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 12 de la seule requête déposée le 7 juillet 2017 (libellée "Requête Principale").

3. Il est mis à la charge des requérantes la moitié des honoraires des mandataires agréés de l'intimée correspondant à leur participation à la procédure orale du 7 juillet 2017, à l'exclusion du travail de préparation.