T 0201/13 - Tacit secrecy agreement

Key points

• The Board finds that a tacit secrecy agreement between a supplier and a customer, in the context of alleged public prior use. The tacit secrecy agreement is based on the fact that the email from the supplier (and opponent) to the custormer contained a statment that a patent application was still to be filed for the product developped by the supplier, and (later) that the official product launch was a month later.

EPO  T 0201/13 - link

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdeführerin greift die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 unter anderem damit an, dass sie behauptet, die technischen Details eines von ihr neu entwickelten Dämpfers für Waschmaschinen durch Verkauf bzw. Lieferung einiger Dämpferpaare und den Versand der E-Mails D1 bis D6, denen technische Zeichnungen D9, D10 bzw. die Unterlagen einer eigenen Patentanmeldung D11/D11a betreffend den Dämpfer angehängt waren, an Mitarbeiter der Hersteller von Waschmaschinen LG, Vestel und Arçelik vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben.

2. Vor einem Vergleich des Gegenstands von Anspruch 1 mit dem mutmaßlich vorveröffentlichten Dämpfer, ist demnach zu prüfen, ob die vorgebrachten Beweismittel zur Überzeugung der Kammer beweisen, dass ein solcher Dämpfer, bzw. seine Beschreibung in den vorgebrachten Beweismitteln zum Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ gehört.

3. Dabei muss neben den Fragen, "was" "wann" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein soll, insbesondere geklärt werden, unter welchen Umständen, d.h. "wie" dies geschah.

4. Hinsichtlich der Frage nach dem "wie" beruft sich die Beschwerdeführerin zur Stützung ihrer Argumentation auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach in der Regel ein einziger Verkauf eines Produkts an ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit ausreiche als Nachweis darüber, dass ein solches Produkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Dabei sei ein gesonderter Nachweis, dass keine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung vorgelegen habe, nicht zu erbringen. Unter Hinweis auf die Entscheidungen T 602/91, T 782/92, T 681/01, T 1464/05, T 1510/06 und T 1309/07, trägt sie vor, dass das Bestehen einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung im Gegenteil nur dann angenommen werden dürfe, wenn konkrete Hinweise dafür vorlägen, wie zum Beispiel im Fall eines gemeinsamen Entwicklungsvorhabens zweier Unternehmen.

5. Es kann dahin gestellt bleiben, ob der vorliegende Sachverhalt überhaupt mit einem vorbehaltlosen Verkauf oder mit den Sachverhalten, wie sie den genannten Entscheidungen zugrunde lagen, vergleichbar ist. Es ist ebenso unerheblich, ob der Dämpfer eine Eigen­entwicklung der Beschwerdeführerin ist oder ob seine Entwicklung abgeschlossen war und er kurz vor der Markteinführung stand. Denn im vorliegenden Fall gibt es einen konkreten Hinweis, der auf eine zumindest stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung zwischen AKS und den angesprochenen Mitarbeitern von LG, Vestel und Arçelik hindeutet.

In den E-Mails D3/D3a, D4/D4a und D5, die Ende Dezember 2003 und Anfang Januar 2004 versendet wurden, wurde den Empfängern bei LG, Vestel und Arçelik die Übermittlung detaillierter Informationen angekündigt, sobald eine den neuen Dämpfer betreffende Patent­anmeldung eingereicht worden sei. Konkrete konstruktive Details des Dämpfers wurde den Empfängern mit diesen E-Mails nicht übermittelt. Dies erfolgte erst später Ende Januar 2004 mit den E-Mails D1, D2/D2a und D6/D6a, in denen den Empfängern die erfolgte Einreichung der Patentanmeldung mitgeteilt wurde und, wie angekündigt, anscheinend die technischen Details in den entsprechenden Anhängen D9, D10 und D11/D11a übermittelt wurden.

Die Kammer erkennt in der in den E-Mails D3/D3a, D4/D4a und D5 enthaltenen Ankündigung der Beschwerde­führerin, ein Patent auf den neuen Dämpfer anzumelden, den Ausdruck eines Interesses an Geheimhaltung, was sie den Empfängern der E-Mails bei LG, Vestel und Arçelik hiermit zumindest implizit bzw. stillschweigend zu verstehen gegeben hat.

Dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

Diese Beurteilung der Umstände, die die Übermittlung der relevanten Informationen hier begleiten, steht auch in Einklang mit der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung T 602/91. Dort merkte die Kammer an, dass die Absicht der Inanspruchnahme von Schutzrechten auf eine Geheimhaltungsverpflichtung hingedeutet hätte (Seite 10, letzter Satz vor Punkt 2.2.3).

6. Die Beschwerdeführerin behauptet nun aber, dass mit der erfolgten Anmeldung, das Interesse an Geheimhaltung weggefallen sei. Mit Erhalt der E-Mails D1, D2 und D6, in denen den Empfängern die erfolgte Einreichung der Patentanmeldung mitgeteilt wurde und, wie angekündigt, die technischen Details in den entsprechenden Anhängen D9, D10 und D11/D11a übermittelt wurden, hätten diese davon ausgehen können, dass kein Interesse mehr an Geheimhaltung bestand. Die Kammer kann diesem Argument nicht folgen, da es keine Hinweise gibt, die diese Behauptung stützen.

6.1 Die Kammer sieht im Gegenteil in der E-Mail vom 29. Januar 2004 an Sonic Chan bei LG einen Hinweis dafür, dass AKS auch über das Anmeldedatum der eigenen Patentanmeldung hinaus ein Interesse an Geheimhaltung hatte. In dieser E-Mail kündigt sie nämlich die offizielle Vorstellung der neuen Dämpfer auf einer etwa einen Monat später stattfindenden Messe an ("...we will be at Home Tech cologne exhibition 25/27 February 2004. We hope to see you there We will debut new Double Action damper, P32 damper heavy duty damper offically. [sic]"). Eine entsprechende Ankündigung einer offiziellen Präsentation wurde zwar gegenüber den Empfängern bei Vestel und Arçelik mit den E-Mails D2 und D6 nicht ausgesprochen. Es kann aber vernünftiger­weise nicht davon ausgegangen werden und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass es Absicht von AKS gewesen wäre, mit der Übermittlung der technischen Details kurz vor der offiziellen Vorstellung ihres neuen Produkts an potentielle Kunden, dieser offiziellen Vorstellung vorgreifen zu wollen, geschweige denn dem Empfänger der E-Mail D1 zu suggerieren, dass er über die ihm übermittelten technischen Information nun frei verfügen könne. Es kann vielmehr genau so gut davon ausgegangen werden, dass die relevanten technischen Informationen nur gezielt an wenige Kunden, einschließlich LG, zu denen ein besonderes Verhältnis bestand, übermittelt wurde.

6.2 In der Regel, wie auch im speziellen Fall der hier vorliegenden türkischen Anmeldung D11, wird mit der Anmeldung eines Patents die in ihm zu schützende Erfindung nicht automatisch sofort veröffentlicht. Der Anmelder hat für eine gewisse Zeit nach der Einreichung der Anmeldung die Möglichkeit, z.B. an der Weiterentwicklung seiner Erfindung zu arbeiten, ohne dass Konkurrenten sofort auf seine Erfindung aufmerksam werden und einen möglichen Entwicklungsvorsprung frühzeitig ausgleichen könnten. Es überzeugt die Kammer auch nicht, dass bei AKS zu dem Zeitpunkt solche Überlegungen unbekannt gewesen wären, da AKS nur wenig Erfahrung mit dem Patentrecht gehabt habe und von solchen Feinheiten keine Kenntnisse gehabt habe. Zumindest beim Zeugen Okutan von Arçelik scheinen sie bekannt gewesen zu sein, da dieser bei seiner Anhörung selbst angab, umfangreiche Erfahrungen mit Patenten zu haben (HO/AC, Seite 2: "I had many patents...").

6.3 Auch aus den Aussagen der Zeugen hinsichtlich einer möglichen Vertraulichkeit der übermittelten Informationen ergibt sich kein anderes Bild.

Sonic Chan und Ömer Okutan haben zwar jeweils ausgesagt, dass sie die ihnen in den Zeichnungen übermittelten Information nicht als vertraulich eingestuft hätten (z.B. SC/LG, Seite 15 Mitte; HO/AC, Seite 6 unten bis 7).

Aus dem Zusammenhang ergibt sich allerdings, dass die Zeugen damit anscheinend eher die Weitergabe der Informationen an Mitarbeiter in den jeweiligen Entwicklungs­abteilungen des eigenen Arbeitgebers im Blick gehabt haben (SC/LG, Seiten 6 oben, 15 Mitte; HO/AC, Seiten 7/8). Anderen Stellen der Zeugeneinvernahmen ist außerdem zu entnehmen, dass sie kein Interesse darin sahen, die Informationen mit anderen, nicht dem eigenen Unternehmen zugehörigen Personen zu teilen (z.B. SC/LG, Seiten 12-13; HO/AC, Seite 14 unten).

Für die Annahme der Beschwerdeführerin, dass sie die erhaltenen Informationen über den neuen Dämpfer nicht unbedingt den eigenen Konkurrenten übermittelt hätten, sondern eher an Konkurrenten von AKS, d.h. anderen Herstellern von Dämpfern, um bei diesen auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungen ein kostengünstigeres Gegenangebot einholen zu können, gibt es ebenfalls keine Hinweise in den vorgelegten Beweismitteln. Diese Annahme widerspricht auch der Beschreibung der langjährigen Zusammenarbeit zwischen AKS und den Zeugen Sonic Chan bei LG bzw. Ömer Okutan von Arçelik (z.B. D14, Mitte des zweiten Absatzes: "Mr. Adil Kaniöz ... with whom I was professionally for a long time", SC/LG, Seite 2: "One of our supliers, one of our good suppliers"). Insbesondere mit Arçelik gab es eine über lange Jahre enge Zusammenarbeit und einen gegenseitigen intensiven Austausch über neuere Entwicklungen, die, im Widerspruch zu der von der Beschwerdeführerin gemachten Annahme, auf ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen AKS und Arçelik schließen lassen (HO/AC, Seiten 4, 9).

6.4 Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Vestel und AKS lassen sich in den vorgelegten Beweismittel keine konkreten Hinweise finden, abgesehen von dem Hinweis auf die Einreichung der Patentanmeldung, die Aufschluss darüber geben können, ob die übermittelten Informationen über den neuen Dämpfer zur freien Verfügung oder vertraulich zu behandeln waren.

6.5 Die Beschwerdeführerin hat zwar auch vorgetragen, dass einige Exemplare des fertig entwickelten Dämpfers zu Testzwecken an Mitarbeiter der drei Unternehmen geliefert bzw. verkauft wurden. Abgesehen davon, dass über die behaupteten Verkäufe oder Lieferungen keine Nachweise in Form von Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnungen usw., die einen vorbehaltlosen Verkauf belegen hätten können, vorgelegt wurden, gibt es keine Hinweise, dass die Lieferung oder der Verkauf dieser Dämpfer, soweit diese in der Tat erfolgt sein sollten, von der stillschweigenden Geheimhaltungs­vereinbarung ausgenommen gewesen sein könnten.

7. Auch im Zusammenhang betrachtet, wenn berücksichtigt wird, dass allen drei Empfängern der E-Mails ähnliche oder die gleiche Information übermittelt wurde, ist nicht erkennbar, weshalb die jeweiligen Empfänger der E-Mails als Mitglieder der Öffentlichkeit anzusehen seien.

8. Hinweise, dass vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents die Information über die genannten Personen hinaus an andere, der Öffentlichkeit zuzurechnende Dritte weitergegeben wurden, gibt es nicht. Dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet.

9. Die Beschwerdeführerin hat daher nicht zur Überzeugung der Kammer nachgewiesen, dass die drei von der Beschwerdeführerin kontaktierten Personen bei LG, Vestel und Arçelik der Öffentlichkeit zuzurechnen sind. Das (Fort-)Bestehen einer stillschweigenden Vertrau­lich­keits­vereinbarung in dem Zeitraum zwischen dem Versand der E-Mails Ende Januar 2007 und dem Prioritätsdatum des Streitpatents, 20. Februar 2004, entspricht üblichen Geschäftsgepflogenheiten und liegt jedenfalls nahe. Überzeugende gegenteilige Anhaltspunkte bestehen nach Auffassung der Beschwerdekammer, wie oben ausgeführt, hingegen nicht.

10. Zeugenangebot Can Kaniöz

10.1 Die Einspruchsabteilung hat den nach Ablauf der Einspruchsfrist gestellten Antrag der Beschwerdeführerin, Herrn C. Kaniöz als Zeuge zu hören, wegen Verspätung und mangels Relevanz unter Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ abgelehnt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Vernehmung von Can Kaniöz aufrechterhalten.

10.2 Ermessensentscheidungen der Einspruchsabteilungen werden in der Regel nur dann aufgehoben, wenn die Abteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat, das heißt zum Beispiel willkürlich, grob fehlerhaft oder unter Anwendung falscher Kriterien.

10.3 Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung nicht dargelegt, inwiefern die Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeübt hätte.

Sie hat zwar vorgetragen, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung ohne rechtliche Grundlage ergangen sei und argumentiert, dass das Zeugenangebot nicht verspätet erfolgte. Der Zeuge Can Kaniöz wäre nämlich nur ergänzend zu dem Zeugenangebot genannt, das in der Einspruchsschrift und damit rechtzeitig gemacht wurde, bzw. als Ersatz für den bei der mündlichen Verhandlung verhinderten Zeugen Yilmaz.

10.3.1 Dieses Argument überzeugt die Kammer jedoch nicht, da die Anhörung des Zeugen Kaniöz erstmals im Schreiben vom 25. August 2012 angeboten wurde, d.h. über ein Jahr nach Einlegung des Einspruchs am 8. Juni 2011. Can Kaniöz wurde in dem Schreiben in seiner Funktion als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der beschwerdeführenden Einsprechenden als Zeuge benannt. Die Kammer kann keinen Grund erkennen, wieso er unter diesen Umständen nicht in der Einspruchsfrist als Zeuge benannt werden konnte. Da Can Kaniöz auch zu einem anderen Beweisthema (siehe unten 10.3.2 und 10.4.2) gehört werden sollte als der nicht zur mündlichen Verhandlung erschienene Zeuge Yilmaz, welches nicht in der Einspruchsschrift genannt wurde, kann dieses Angebot auch in dieser Hinsicht nicht als rechtzeitig angesehen werden. Die Einspruchsabteilung hat folglich ihre Entscheidung hinsichtlich der Frage, ob der Zeuge Kaniöz gehört werden sollte, auf Grundlage des Artikels 114 (2) EPÜ hinreichend begründet.

10.3.2 Die Einspruchsabteilung hat außerdem die Relevanz des angebotenen Beweisthemas laut Schreiben vom 25. August 2012 beurteilt, wonach der Zeuge Aussagen zur "generellen Praxis der Einsprechenden" machen könnte, nämlich hinsichtlich des Umgangs mit neuen Kunden bzw. bei der Einführung neuer Produkte. Die Einspruchsabteilung hat darin keine Relevanz gesehen, die eine Zulassung in das Verfahren trotz Verspätung rechtfertigen könnte.

10.3.3 Es ist nicht erkennbar, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in obigem Sinne fehlerhaft ausgeübt hat.

10.4 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass das Ermessen dahingehend falsch ausgeübt wurde, als die Relevanz falsch beurteilt worden sei. Die Frage, ob die Annahme einer stillschweigenden Geheimhaltungs­vereinbarung zwischen den Parteien gerechtfertigt sei, wäre gemäß der Rechtsprechung nicht nur auf Grundlage der Aussagen der Kunden sondern auch aus Sicht des Zulieferers zu beurteilen. In diesem Zusammenhang wäre die Anhörung von Can Kaniöz hoch relevant. Da die Annahme einer stillschweigenden Übereinkunft außerdem als Ergebnis der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung überraschend für die Beschwerdeführerin kam, sei die Anhörung des Zeugen jedenfalls im Beschwerdeverfahren gerechtfertigt.

Diese Argumente überzeugen die Kammer nicht.

10.4.1 Selbst wenn die Einspruchsabteilung die Relevanz falsch beurteilt haben sollte, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass das Ermessen falsch ausgeübt wurde.

10.4.2 Darüber hinaus kommt die Kammer aber auch auf Grund des weiteren Vortrags im Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Relevanz des Beweisangebots zu keinem anderen Ergebnis. Denn wie bereits im Einspruchsverfahren hat die Beschwerdeführerin auch im Beschwerdeverfahren nicht dargelegt, was der Zeuge im Zusammenhang mit den konkret behaupteten Vorgängen, die durch die E-Mails D1 bis D6 und die schriftlichen Erklärungen D13, D14 und D15 belegt sein sollen, aussagen könne.

Das von der Beschwerdeführerin sehr weit gefasste Beweisthema, nämlich die generelle Praxis der Beschwerdeführerin im Umgang mit Kunden oder bei der Einführung neuer Produkte, hat keine unmittelbare Aussagekraft für die konkreten Umstände des Einzelfalls, und schließt jedenfalls nicht aus, dass das Verhältnis in den konkreten Einzelfällen abweichend von der allgemeinen Praxis gestaltet sein kann. Konkrete Umstände, die für ein spezielles Verhältnis zwischen den involvierten Unternehmen sprechen (wie oben ausgeführt, die unmittelbar bevorstehende Patentanmeldung, die beabsichtigte Präsentation auf einer Messe sowie die bereits länger bestehenden Geschäftsbeziehungen), bestehen jedenfalls. Eine unmittelbare Relevanz für die Beurteilung der drei konkreten Verhältnisse AKS-LG, AKS-Vestel und AKS-Arçelik ist auch nicht erkennbar in Bezug auf Angaben über die Zahl der auf dem Gebiet tätigen Unternehmen, Produktionszahlen usw., die darüber hinaus schon früher schriftlich bzw. in der Einspruchsschrift hätten vorgelegt werden können.

10.4.3 Dass das Ergebnis der mündlichen Verhandlung überraschend gewesen sein könnte, erschließt sich der Kammer mit Blick auf das schriftliche Verfahren, die mündliche Verhandlung und die Vernehmung der Zeugen vor der Einspruchsabteilung nicht.

10.4.4 Die Kammer kommt daher auch zu dem Ergebnis, dass die Themen, zu denen die Vernehmung des Zeugen Can Kaniöz angeboten wurde, hinsichtlich der Frage, ob zwischen der Beschwerdeführerin und den von ihr angesprochenen Personen bei den drei Herstellern von Waschmaschinen LG, Vestel und Arçelik eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung bestand oder nicht, keinen direkten Bezug zu den konkreten Vorgängen haben und daher nicht relevant erscheinen. Der Antrag auf Vernehmung des Zeugen Can Kaniöz im Beschwerdeverfahren wurde daher abgelehnt.

11. Die Kammer kommt zusammenfassend zu dem Schluss, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, nachzuweisen, dass die betreffenden Unterlagen bzw. Dämpfer der Öffentlichkeit vor dem 20. Februar 2004 zugänglich gemacht worden sind.

Somit gehören die angeblich gelieferten Dämpfer, bzw. ihre Beschreibung in D9, D10 und D11/D11 nicht zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ.

12. Es kann folglich dahin gestellt bleiben, was genau in den den E-Mails angehängten PDF-Dateien D9, D10 und D11/D11a enthalten war. Eine Vernehmung des Zeugen Can Kaniöz und eine erneute Vernehmung des Zeugen Okutan zu diesen Fragen war daher ebenfalls nicht erforderlich.