T 0665/17 - Offer to present the original

Key points

• This is an opposition case about a patent for a 'security element' e.g. for a bank note. The claim specifies basically that the element has randomly arranged lines to form a matt structure, such that when viewed the structure 'shows no diffractive effects'. The patent contains no example.
• The Board notes that the opponents have made it plausible that the patent is not enabled, so that the burden of proof shifts to the Patentee. The  Patentee files a color copy of the security element and offers - in the statement of grounds! - to show the original, e.g. during oral proceedings; this security element has the effect as specified in the claim. The Board considers that now the burden of proof shifts back to the opponents.
• The opponents “have not taken up the offer of presenting the original of the security element, which would have given them the necessary size, quantity and arrangement relationships of the corresponding dashed lines for a possible reworking.” 
• “The [opponents] could have taken up the offer in order to get a concrete basis for reworking. Since they did not take this opportunity, they did not meet their burden of proof”.

T 0665/17 -  link

1.3.1 Beweislast


Nach ständiger Rechtsprechung tragen die Einsprechen­den, hier Beschwerdegegner­innen die Beweislast für den Nachweis einer behaupteten mangelnden Ausführbarkeit.


In der Patentschrift ist kein Ausfüh­rungs­beispiel eines Sicherheitselements mit Strichgitter­linien beschrieben, bei denen zumindest einer der charakteristischen Para­me­ter Orientierung und Krümmung über der Fläche des Gitterfelds eine zufällige und sprunghafte Variation aufweist/aufweisen, um eine Mattstruktur zu bilden, die bei Betrachtung keine diffraktiven Effekte zeigt. Somit konnten die Beschwerdegegnerinnen den Nachweis der mangelnden Ausführbarkeit nicht anhand eines beschrie­benen Ausführungsbeispiels führen. Es ist zudem im vorliegenden Fall für die Beschwerdegegnerinnen unver­hältnismäßig aufwendig, über eine Vielzahl von Möglich­keiten eine negative Tatsache zu belegen. Die Beschwer­degegnerinnen haben ihre Beweislast in soweit Rechnung getragen, als sie sie auf Plausibilitätsüberlegungen gestützt haben. Die Beweislast zum Nachweis des Gegenteils liegt daher auf der Patentinhaberin, hier Beschwerdeführerin.


In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdeführerin auf ihr Angebot in der Beschwerdebegründung (Seite 12) hingewiesen, das Original eines Sicherheitselements, welches als Farbfotographie mit Schreiben vom 16. Mai 2018 vorgelegt wurde, z.B. in einer mündlichen Verhandlung vorzulegen. Nach Angaben der Beschwerde­führerin enthalte dieses Sicherheitselement sowohl diffraktive Gitterfelder als auch matte Gitterfelder nach Anspruch 1 des Streitpatents. Die matten Gitter­felder enthielten eine Vielzahl von Gitterlinien, bei denen der Parameter Orientierung zufällig und sprung­haft über die Fläche des Gitterfelds variiert. Sie bilden jeweils eine Matt­struktur, die bei der Betrachtung keine diffrak­tiven Effekte zeige. Die Beweislast zum Nachweis des Gegenteils liegt daher auf der Seite der Beschwerdegegnerinnen.

Die Beschwerdegegnerinnen sind auf die Tat­sache einge­gangen, dass eine Farbfotographie eines er­fin­dungs­gemäßen Sicherheitselements nicht ausreiche, um die Ausführbarkeit zu belegen. Sie haben aber nicht das Angebot der Vorlage des Originals des Sicher­heits­elements aufgegriffen, welches ihnen die notwendige Größen-, Mengen- und Anordnungsverhältnisse der entsprechenden Strichgitterlinien für eine eventuelle Nacharbeitung gegeben hätte. In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdeführerin in der münd­lichen Verhandlung auf Nachfrage der Kammer bestä­tigt, dass die einzelnen Strichgitter­linien bei entsprechender Ver­größerung sichtbar sind. Diese Aussage wurde von den Beschwer­degegnerinnen nicht in Frage gestellt.


Die Beschwerdegegnerinnen hätten das Angebot aufgreifen können, um somit eine konkrete Grundlage zur Nachar­beitung zu bekommen. Da sie diese Gelegenheit aber nicht genutzt haben, sind sie Ihrer Beweislast nicht nachgekommen.


Die Beschwerdegegnerinnen haben somit die Kammer nicht davon überzeugt, dass das beanspruchte Sicherheits­element nach Anspruch 1 des Hauptantrags, in der Auslegung, dass die Strichgitterlinien kausal für die Entstehung der Mattstruktur verantwortlich sind, nicht ausführ­bar ist.


1.4 Bei keiner der Auslegungen (siehe voranstehende Punkte 1.2 und 1.3) kam die Kammer zum Schluss, dass das beanspruchte Sicherheits­element nach Anspruch 1 des Hauptantrags nicht ausführ­bar ist. Die im Streitpatent beanspruchte Erfindung erfüllt somit die Anforderungen des Artikels 100 b) EPÜ 1973.