T 0025/13 - Closest prior art

EPO T 25/13

For the decision, click here. (online on 19.01.2015; abstract in EPO OJ 2015, S4)

Key points

• This opposition case is a classical example of the requirement that the closest prior must relate to the a similar purpose or effect as the invention. The patent was for a fastener for use in a motor vehicle, the cited document to a fastener for a tumble dryer. 
• However, the present Board phrases this in such a way that the reasons for this rule are once again clarified. 
• In the summary of the EPO: "to serve as the starting point for evaluating [inventive step], a document had to relate to the same or a similar technical problem as the patent in suit, or at least to the same or a closely related technical field. [...] Opponents were essentially free to choose the starting point for assessment, but their choice then had implications for the technical knowledge of the relevant skilled person. [If it is chosen to] take D4 as the starting point, [] the skilled person's field would be domestic appliances and it would not have been obvious to him to adapt the fastening device disclosed in D4 for use in a motor vehicle."
• In the words of the Board (own translation): " If a a fastening device for a tumble dryer is taken as starting point, it is to be ascertained whether it was obvious or not to modify it into a fastening device for a motor vehicle in the eyes of a person skilled in the art who is familiar with the technology described in D4, i.e. in the eyes of a person skilled in the art of domestic appliances."  

EPO OJ 2015, S4

I.C. 2.1 Similarity of the technical problem

(CLB, I.D.3.3)

The invention in T 25/13 related to a device for fastening an actuator and a housing, for use in a motor vehicle. D4, the only document cited by the opponent, which bore the burden of proof for lack of inventive step, described a fastening device for a tumble dryer.

The board observed that, to serve as the starting point for evaluating the inventive merits of an invention, a document had to relate to the same or a similar technical problem as the patent in suit, or at least to the same or a closely related technical field. D4, and more specifically the embodiment for tumble dryers shown in its drawings, came under domestic appliances, a field not even closely related to automotive technology, and for that simple reason could not be "the closest prior art". The skilled person attempting to solve a technical problem on a "closest prior art" basis might consult D4 as a source of secondary information, but only if the technical problem gave him reason to do so.

Opponents were essentially free to choose the starting point for assessment, but their choice then had implications for the technical knowledge of the relevant skilled person. The board found that in the case at issue there were two options: either to take the skilled person in the field of the invention – who would never have consulted D4 because it was from a totally different field – or to take D4 as the starting point, in which case the skilled person's field would be domestic appliances and it would not have been obvious to him to adapt the fastening device disclosed in D4 for use in a motor vehicle.

The opponent had gone for the second option, and the board held that its objections based on D4 had failed to establish that the subject-matter claimed lacked inventive step.

Motifs de la décision

[...]

2.2 L'état de la technique le plus proche

Un document servant de point de départ à l'appréciation du caractère inventif d'une invention devrait se rapporter au même problème technique ou à un problème technique similaire, ou du moins à un domaine technique identique ou étroitement lié à celui du brevet en cause (Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen de brevets, septième édition 2013, I.D.3.3). Le domaine technique des appareils ménagers tels qu'un sèche-linge n'est ni identique ni étroitement lié à celui de la technologie automobile. Ainsi, D4 et en particulier le mode de réalisation montré dans les dessins qui concerne un sèche-linge, ne peut pas représenter "l'état de la technique le plus proche" pour le simple fait qu'il ne relève pas d'un domaine proche à celui de l'invention. Il aurait été plus approprié de choisir, comme "état de la technique le plus proche", un dispositif de fixation d'un actionneur à un boîtier parmi de tels dispositifs de fixation dans la technologie automobile, comme par exemple le dispositif de fixation pour le ventilateur d'un appareil de climatisation pour véhicule automobile. L'enseignement du document D4 pourrait dans ce contexte représenter une source d'information secondaire que l'homme du métier pourrait consulter pour résoudre un problème technique en partant d'un "état de la technique le plus proche" approprié à condition qu'il y soit incité par le problème technique à résoudre.

Or, aucun des documents discutés lors de la procédure de recours ne relève du domaine de la technologie automobile. De même, aucun problème objectif à résoudre n'a été formulé qui pourrait inciter l'homme du métier, en partant d'un dispositif de fixation d'un actionneur à un boîtier pour véhicule automobile, à consulter le document D4.

2.3 D4 comme point de départ

Même en prenant en compte le document D4 comme point de départ, l'objet revendiqué ne découlerait pas d'une manière évidente de l'état de la technique et ce pour les raisons suivantes:

La logique de l'approche "problème-solution" part du principe qu'un homme du métier vise à développer ou modifier un objet connu relevant de son propre domaine technique.

Comme ledit objet connu doit appartenir aux connaissances dudit homme du métier, il y a ainsi une certaine relation entre celui qui est censé être l'homme du métier et ce qui est considéré comme point de départ et vice versa.

En l'espèce, la Chambre est d'avis que l'homme du métier de la technologie automobile n'est pas au courant des détails intérieurs d'un sèche-linge, y compris en particulier les détails du dispositif de fixation de son actionneur. Le scénario d'un homme du métier de la technologie automobile qui cherche à modifier le dispositif de fixation connu d'un sèche-linge pour l'adapter à une utilisation dans la technologie automobile relève ainsi d'une approche ex post facto, interdite.

Bien que l'opposante soit en principe effectivement libre dans le choix du point de départ, son choix a par la suite des implications par rapport aux connaissances techniques de l'homme du métier qu'il faudra prendre en compte.

La requérante 1 ne pouvait ainsi pas, comme elle l'a fait, choisir D4 tout en considérant que l'homme du métier à prendre en compte était le spécialiste de la technologie automobile.

Autrement dit, si on considère comme point de départ le dispositif de fixation d'un actionneur à un boîtier d'un sèche-linge, il faut juger s'il est évident ou non de le modifier en un dispositif de fixation pour véhicule automobile avec les yeux d'un homme du métier qui connaît la technologie divulguée dans D4, à savoir avec les yeux de l'homme du métier du domaine des appareils ménagers.

Or, aussi de ce point de vue, le fait de passer, en cours de raisonnement, du domaine de la technologie des appareils ménagers au domaine de la technologie automobile ne peut résulter, pour l'homme du métier du domaine des appareils ménagers, que d'une analyse a posteriori. En effet, si le problème était formulé de façon à impliquer une adaptation du dispositif de D4 à l'utilisation pour véhicule automobile, cette formulation impliquerait déjà par elle-même la solution, contrairement à ce qui est exigé par l'approche problème-solution. D'un autre côté, si le problème était formulé de façon plus large, à savoir modifier le dispositif de D4 de sorte qu'il soit utilisable dans un autre domaine technique quelconque, il n'y avait aucune incitation en l'espèce pour l'homme du métier de sélectionner la technologie pour véhicules automobiles.

2.4 En résumé, soit l'on choisissait un homme du métier du domaine technique de l'invention auquel cas cet homme du métier n'aurait pas consulté le document D4 qui relevait d'un domaine technique totalement étranger, soit l'on choisissait le document D4 comme point de départ impliquant en effet que l'homme du métier à considérer était celui du domaine des appareils ménagers, pour lequel il n'était pas évident de modifier la fixation de D4 pour l'adapter à une utilisation dans la technologie automobile.

La requérante 1, libre en principe de choisir le point de départ, ayant choisi en l'espèce D4 comme point de départ, la Chambre conclut que l'objection telle que formulée par la requérante 1 à partir de D4 ne suffit pas à remettre en question que l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive.