T 2487/17 - Adding independent claim in opposition permitted

 Key points

• The Board, in translation: " Rule 80 EPC - The opposition division found in its decision that the request met the requirements of Rule 80 EPC. The appellant-opponent contradicted this. It took the view that the inclusion of independent claim 16, which was additional to the granted version of the patent, and of claims 17 to 22 dependent thereon, violated the requirements of Rule 80 EPC.
• " The Board does not find the objection convincing. Claim 1 of auxiliary request 2 was amended compared to claim 1 of the version as granted in that instead of the initially claimed composition, the use of the same as a shape-memory material is now claimed. The dependent claims 2 to 9 have been modified analogously and thus also relate to said use.
• " Furthermore, an independent claim 16 has been added, which differs from claim 1 as granted in that it includes the additional feature that the curable structural adhesive is a polyurethane composition. Claims 17 to 22 dependent thereon, which are also appended, correspond to granted dependent claims 2, 3 and 5 to 9.
• " The division of claim 1 as granted into a use claim, which relates to the entire originally defined composition, and a product claim, which relates to a restricted definition of the originally defined composition, is, in the board's view, an expedient reaction of the appellant- patent proprietor in order to respond to the objection of lack of novelty raised and thus avoid the revocation of the patent. Since both the dependent claims 2 to 9 and the dependent claims 17 to 22 have an equivalent in the granted patent, namely in the dependent claims 2 to 9, no claims have been included that do not already have an equivalent in the granted version of the patent had patents.
• " The requirements of Rule 80 EPC are therefore met." 

T 2487/17 - link after the jump.

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t172487du1.html

3. Regel 80 EPÜ

Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung festgestellt, dass der Antrag die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ erfülle (siehe unter Punkt 1.6 der Entscheidung der Einspruchsabteilung).

3.1 Dem widersprach die Beschwerdeführerin-Einsprechende. Sie vertrat die Ansicht, die Aufnahme des zusätzlich zur erteilten Fassung des Patents aufgenommenen unabhängigen Anspruchs 16, sowie der davon abhängigen Ansprüche 17 bis 22 verstoße gegen die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ.

3.2 Die Kammer erachtet den Einwand nicht für überzeugend. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wurde gegenüber Anspruch 1 der erteilten Fassung dadurch geändert, dass statt der zunächst beanspruchten Zusammensetzung nun die Verwendung derselben als Formgedächtnismaterial beansprucht wird. Die davon abhängigen Ansprüche 2 bis 9 wurden analog abgeändert, und beziehen sich damit ebenfalls auf die besagte Verwendung.

3.3 Des weiteren wurde ein unabhängiger Anspruch 16 hinzugefügt, der sich von Anspruch 1 der erteilten Fassung dadurch unterscheidet, dass er das zusätzliche Merkmal enthält, dass der härtbare Strukturklebstoff eine Polyurethanzusammensetzung ist. Die davon abhängigen, ebenfalls hinzugefügten Ansprüche 17 bis 22 entsprechenden den erteilten abhängigen Ansprüchen 2, 3 und 5 bis 9.

3.4 Die Aufteilung des Anspruchs 1 der erteilten Fassung in einen Verwendungsanspruch, der sich auf die gesamte ursprünglich definierte Zusammensetzung bezieht, sowie einen Produktanspruch, der sich auf eine eingeschränkte Definition der ursprünglich definierten Zusammensetzung bezieht, ist nach Ansicht der Kammer eine zweckmäßige Reaktion der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin, um auf auf den vorgebrachten Einwand mangelnder Neuheit zu reagieren und somit den Widerruf des Patents zu vermeiden. Da auch sowohl die abhängigen Ansprüche 2 bis 9, als auch die abhängigen Ansprüche 17 bis 22 eine Entsprechung im erteilten Patent haben, nämlich in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 9, wurden insgesamt keine Ansprüche aufgenommen, die nicht schon eine Entsprechung in der erteilten Fassung des Patents hatten.

3.5 Die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ werden daher erfüllt.