T 0988/17 - Exceptional circumstances under Art.13(2)

Key points

• The Board in the translated headnote: “Neither Article 13(2) RPBA 2020 nor the explanatory notes thereto in CA/3/19 explain how to generally determine whether the circumstances are "extraordinary". However, the explanations of the RPBA 2020 cite as an example of such "extraordinary" circumstances the case where the Boad raised an objection for the first time in a notification. In this case, the changed basis of the appeal procedure justifies a changed submission. The question of whether, conversely, the basis of the appeal proceedings is also changed by changed submissions is therefore a possible criterion that can be used to assess the exceptional nature of the circumstances (point 6.3 of the reasons for the decision).”
• The point of contention is the admissibility of the patentee's response to an inventive step attack based of D1, the response being submitted after the summons for oral proceedings.
• The Board in translation: " In the present case, the Respondent's further submissions in its brief of October 26, 2021 refer to facts and evidence already in the proceedings and merely explain why, from the Respondent's point of view, the Appellant's objection raised in the statement of grounds of appeal was unconvincing." 
• "In the event of an appeal by the opponents, it is up to the board to examine whether the appellant's objections are convincing, even if the patent proprietor has not submitted a corresponding argument. "
• This may be an important point.
• " In fact, in the present case, the board had explicitly stated in its communication pursuant to Article 15(1) RPBA 2020 (item 7.) that it would have to be discussed whether, starting from D1, the person skilled in the art would have arrived at the subject-matter of claim 1 without any inventive step.
• The amended submissions of the Respondent therefore do not lead to a change in the basis of the appeal proceedings.
• Furthermore, the Respondent's submissions help resolve the issue raised by the Board and are therefore not detrimental to procedural economy.
• In these circumstances, the Board exercised the discretion conferred by Article 13(2) RPBA to admit the Respondent's submission in the October 26, 2021 brief into the proceedings." 

EPO T 0988/17 - 

The link to the decision is provided after the jump, as well as (an extract of) the text of the decision.

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t170988du1.html

6.3 Zulassung des Vortrags der Beschwerdegegnerin vom 26. Oktober 2021 zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1

6.3.1 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, der Vortrag der Beschwerdegegnerin zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1 in dem nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsatz vom 26. Oktober 2021 sei nach Artikel 13(2) VOBK 2020 nicht in das Verfahren zuzulassen.

6.3.2 Ausgangspunkt der Prüfung von Artikel 13(2) VOBK 2020 ist die Frage, ob das beanstandete Vorbringen eine Änderung des Beschwerdevorbringens einer Partei - in diesem Fall der Beschwerdegegnerin - darstellt. Nur wenn dies der Fall ist, liegt die Zulassung des Vorbringens im Ermessen der Kammer. Ein Vortrag, der nicht zu einer Änderung des Beschwerdevorbringens im Sinne von Artikel 13(2) VOBK 2020 führt, ist hingegen immer zu berücksichtigen (vgl.: T 247/20, Punkt 1.3).

In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdeschrift, in der die Beschwerdeführerin unter Ziffer 6.2 auch zu der - nach ihrer Auffassung - fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1 vorgetragen hatte, hat die Beschwerdegegnerin zunächst nur dargelegt, warum der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D6 nach ihrer Auffassung nicht gerechtfertigt ist. Bezüglich der weiteren Angriffslinien, insbesondere auch im Hinblick auf den von D1 ausgehenden Angriff, hat sie lediglich vorgebracht, diese Angriffe führten "zu keiner anderen Beurteilung" (vorletzter Satz der Erwiderung). Dies stellt keine hinreichende Begründung des Beschwerdevorbringens dar und ist deshalb unbeachtlich. Daraus folgt weiter, dass sich die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren zunächst nicht (wirksam) gegen den von D1 ausgehenden Angriff verteidigt hat. Soweit sie dies nunmehr in dem Schriftsatz vom 26. Oktober 2021 tut, stellt dies eine Änderung ihres Beschwerde­vorbringens dar. Die Zulassung dieses Vortrags steht damit nach Artikel 13(2) VOBK 2020 im Ermessen der Kammer.

6.3.3 Gemäß Artikel 13(2) VOBK 2020 bleibt eine Änderung des Beschwerdevorbringens "grundsätzlich" unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass "außergewöhnliche Umstände" vorliegen.

Weder Artikel 13(2) VOBK 2020 noch die erläuternden Bemerkungen dazu in CA/3/19 (siehe Zusatzpublikation 2 zum ABl. EPA 2020, Seite 33, Erläuterungen zu Artikel 13 Absatz 2) enthalten eine Erklärung, wie allgemein zu bestimmen ist, ob die Umstände "außergewöhnlich" sind. Die Erläuterungen der VOBK 2020 nennen als Beispiel für solche "außergewöhnlichen" Umstände allerdings den Fall, dass die Kammer einen Einwand erstmals in einer Mitteilung erhoben hat. In diesem Fall rechtfertige die veränderte Grundlage des Beschwerdeverfahrens ein verändertes Vorbringen. Die Frage, ob umgekehrt durch geändertes Vorbringen auch die Grundlage des Beschwerdeverfahrens verändert wird, stellt somit ein mögliches Kriterium dar, das für die Beurteilung der Außergewöhnlichkeit der Umstände heranzuziehen ist.

Im Übrigen sind die Kriterien gemäß Artikel 13(1) VOBK 2020 bei der Ausübung des Ermessens nach Artikel 13(2) VOBK 2020 zu berücksichtigen (so auch die erläuternden Bemerkungen zu Artikel 13(2) VOBK 2020). Danach hat die Kammer insbesondere den Stand des Verfahrens, die Eignung der Änderung zur Lösung der von einem anderen Verfahrensbeteiligten oder der Kammer zulässigerweise aufgeworfenen Frage und Gesichtspunkte der Verfahrensökonomie zu berücksichtigen.

6.3.4 Im vorliegenden Fall bezieht sich der weitere Vortrag der Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 26. Oktober 2021 auf bereits im Verfahren befindliche Tatsachen und Beweismittel und legt lediglich dar, warum aus Sicht der Beschwerdegegnerin der in der Beschwerdebegründung erhobene Einwand der Beschwerdeführerin nicht überzeugend sei. Insbesondere sollte der Verweis auf Ansprüche 1, 9 und 10 von D1, nach denen sich kein Zwischenraum ("gap") zwischen Schutzelement und Halteelement befindet, belegen, warum entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin das in D1 erwähnte Zwei-Komponenten-Spritzgießverfahren nicht auf D6 übertragbar sei. Dieser Verweis auf die Lehre der unabhängigen Ansprüche der D1, die auch auf die von der Beschwerdeführerin zitierte spezifische Ausführungsform der Figuren 9 und 10 anzuwenden ist, bringt keinen neuen Aspekt in das Beschwerdeverfahren. Das Fehlen eines Zwischenraums entsteht in der Tat aus dem in D1 beschriebenen Zwei-Komponenten-Spritzgießverfahren.

Im Falle einer Beschwerde der Einsprechenden obliegt es der Kammer - selbst ohne entsprechenden Vortrag der Patentinhaberin - zu prüfen, ob die Einwände der Beschwerdeführerin überzeugend sind. In der Tat hatte die Kammer im vorliegenden Fall in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK 2020 (Punkt 7.) explizit ausgeführt, dass zu erörtern sein werde, ob der Fachmann ausgehend von D1 zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 ohne erfinderisches Zutun gelangen würde.

Das geänderte Vorbringen der Beschwerdegegnerin führt somit nicht zu einer Veränderung der Grundlage des Beschwerdeverfahrens.

Ferner trägt das Vorbringen der Beschwerdegegnerin zur Lösung der von der Kammer aufgeworfenen Frage bei und ist daher der Verfahrensökonomie nicht abträglich.

6.3.5 Unter diesen Umständen übte die Kammer das ihr durch Artikel 13(2) VOBK eingeräumt Ermessen dahingehend aus, den Vortrag der Beschwerdegegnerin im Schriftsatz vom 26. Oktober 2021 in das Verfahren zuzulassen.