T 2284/15 - Solving a technical problem and Art.83

Key points

• This opposition appeal decision contains a number of interesting points. The patent was granted with claim 1 directed to an instrument and second independent claim 2 also directed to an instrument (same preamble, different characterizing feature) (translated English claims, see link). The Board finds claim 1 to be insufficiently disclosed. The amendment in claim 1 of AR-1 does not help

Sufficiency of disclosure

• The claim specifies an instrument characterized in that “a control circuit (17) controls the opening period of the valve (16) as a function of at least one or a combination of the following parameters, namely the parameters of working pressure, striking frequency or pressure in the back-pressure chamber (8).”
• The Board finds that the example in the specification is not according to the claim and that the specification does not provide a teaching of how to solve the technical problems mentioned in the specification. The patentee argues that the skilled person can still provide for a control circuit that controls the opening as some arbitrary function (‘Abhängigkeit’) of the parameters mentioned in claim 1, and that this still gives an instrument according to claim 1. In particular, claim 1 does not specify any technical effect of the control circuit.
• The opponent does not dispute that the skilled person can provide for some arbitrary ‘Abhängigkeit’ (so the skilled person had no difficulty to reduce the claimed subject-matter to practice). However, the opponent submits that the subject-matter does not solve the (a?) technical problem, which would violate Article 83 EPC.
• As a comment, I think this just boils down to an objection of lacking essential features, but the present Board does not discuss it in that way.
• The Board agrees with the opponent. “dass das Lösen einer technischen Aufgabe eine fundamentale Eigenschaft einer Erfindung ist.” “Dass die Fachperson auf Basis der Beschreibung oder ihres Fachwissens zu einer willkürlichen, beliebigen Ausführungsform des beanspruchten Gegenstands kommen kann, bedeutet daher nicht, dass ihr ein Weg zur Ausführung der Erfindung gezeigt wird, wenn damit die technische Aufgabe nicht gelöst wird.”
• The Board notes that G 1/03 stated that “If an effect is expressed in a claim, there is lack of sufficient disclosure. Otherwise, i.e. if the effect is not expressed in a claim but is part of the problem to be solved, there is a problem of inventive step”. According to the present Board, this remark in G1/03 was restricted to the context of disclaimers for chemical Markush formula's (paraphrasing the present decision). The present Board: “Diese Überlegungen der Großen Beschwerdekammer können nicht ohne weiteres auf den gegenständlichen Kontext übertragen werden. ”
• The present Board: “Dass ein technischer Effekt nicht im Anspruch definiert wird, bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass kein Einwand unter Artikel 83 EPÜ erhoben werden kann.” (the objection being based on the patent’s alleged failure to teach how to achieve that effect).
• I'm not sure if this concerns the objective technical problem or the so-called subjective technical problem.
• The present Board: “Wird kein klarer Weg zur Ausführung der Erfindung aufgezeigt, der die technische Aufgabe löst, oder sind die Ansprüche oder Ausführungsformen unklar, so können eventuell unter Artikeln 83, 84, oder 100 b) EPÜ Einwände erhoben worden.”
• I note that there is also some case law stating that an unclarity in a claim does not automatically to an objection under Article 83 EPC.
• See e.g. also T1137/16.

• Article 123(2)
  
• In AR-2, the patentee cancels claim 1 entirely. The Board finds this request to prima facie violate Article 123(2) because claim 5 as filed was directed to “The instrument of claim 1 to 4”. According to the Board, the instrument of claim 5 therefore has the features of each and every of claims 1 - 4 as filed (claims as filed). By cancelling independent claim 1, the (renumbered and adapted)  claim 5 would specify fewer features, i.e. involve an unallowable intermediate generalization. The request is therefore not admitted under Article 12(4) RPBA 2007.
• “Die Streichung des Anspruchs 1 stellt zudem, prima facie, eine unzulässige Verallgemeinerung dar. Die unmittelbare Bedeutung von nach Anspruch 1 bis 4 (Anspruch 5 in der ursprünglichen Fassung) muss so verstanden werden, dass alle in den Ansprüchen 1 bis 4 definierten Merkmale zu Anspruch 5 gehören; andernfalls hätte die gleiche Formulierung wie bei den anderen ursprünglichen Ansprüchen verwendet werden sollen, d.h. nach einem der Ansprüche ... [e.g. claim 6 as filed recited “Instrument nach einem der Ansprüche 1 bis 5”]. Die nunmehrige Fassung des Anspruchs 4 (nach Anspruch 1 bis 3, also ursprüngliche Ansprüche 2 bis 4) definiert nicht mehr die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1. Die Berücksichtigung dieses Antrags verbietet sich auch unter diesem Gesichtspunkt.”
  
  
• Scope of opposition
• Only claim 1 was opposed, independent claim 2 was not opposed (scope of opposition). According to established case law, the Board is not competent to examine claim 2 at all.
• However, the patentee's request AR-3 restricting to claim 2 and deleting the offending dependent claim is not admitted under Article 13(2) RPBA because there are no special circumstances.
• In connection with AR-2, which was also not admitted as being prima facie lacking basis in the application as filed, the Board observes “Dass dieser Teil des Patents nicht angegriffen wurde, ändert nichts an der Tatsache, dass der Antrag - in einer der Rechtssicherheit zuwiderlaufenden Weise - verspätet gestellt worden ist.”

T 2284/15 - link

Entscheidungsgründe

Berücksichtigung des letzten Schriftsatzes der Patentinhaberin

1. In diesem Schriftsatz wird lediglich die Position der Beschwerdeführerin unter anderen Gesichtspunkten zusammengefasst. Neues, zu überprüfendes Tatsachenvorbringen enthält er nicht. Es handelt sich also nicht um Änderungen des Beschwerdevorbringens, dessen Zulassung im Ermessen der Kammer stünde (Artikel 13 VOBK 2020), sondern um Argumente, die auch in der mündlichen Verhandlung hätten vorgetragen werden können (vgl. T 1794/12).

2. Die Kammer schließt sich auch der Ansicht der Beschwerdeführerin an, wonach die Beschwerdegegnerin ausreichend Vorbereitungszeit hatte, zum Inhalt des Schriftsatzes angemessen Stellung zu nehmen.

3. Die Argumente sind daher zu berücksichtigen.

Die Erfindung

4. Die Erfindung betrifft eine ballistische Einrichtung zum Erzeugen von Druckwellen zur Behandlung von biologischem Gewebe (s. Absätze [0001] und [0005], Anspruch 1 der Patentschrift), wobei ein Schlagteil über ein pneumatisches Medium beschleunigt wird, um auf ein Übertragungselement zu stoßen. Das pneumatische Medium strömt dabei nur dann ein, wenn ein schnellschaltendes Ventil geöffnet ist.

5. Erfindungsgemäß wird die Öffnungsdauer des Ventils in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck oder vom Druck in der Gegendruckkammer gesteuert. Dies soll die Einkopplung einer höheren Druckwellenenergie ermöglichen, sowie eine Erhöhung der Schlagfrequenz und eine Optimierung der Schlagintensität.

Hauptantrag: Offenbarung

6. Die Argumente zur Ausführbarkeit betreffen mehrere Teilaspekte. Es ist danach zu prüfen:

a) ob die beanspruchte Erfindung auf Basis des Beispiels im Absatz [0074] ausführbar ist,

b) wenn nicht, ob es zur Ausführbarkeit eines Beispiels bedürfte,

c) wenn nicht, ob die beanspruchte Erfindung auf Basis des Fachwissens der Fachperson durch Versuche ausführbar wäre,

d) wenn nicht, ob es zur Ausführbarkeit hinreicht, wenn die Fachperson eine einzige, beliebig gewählte Abhängigkeit erreichen kann, obwohl ein technischer Effekt nicht unbedingt erreicht wird,

e) und wenn nicht, ob der Einwand, dass ein bestimmter Effekt nicht ereicht wird, nur unter Artikel 56 EPÜ erhoben werden kann, wenn dieser nicht im Anspruch definiert wird.

a) Beispiel im Absatz [0074]

7. Der Anspruch definiert explizit eine Abhängigkeit zwischen gemessenen oder eingestellten Druckparametern und der Öffnungsdauer des Ventils. Eine Auslegung des Anspruchs dahin, dass auch eine indirekte Abhängigkeit vom Schutzbereich erfasst wäre, wäre sinnwidrig und verbietet sich.

8. Somit liegt das einzige Beispiel, in dem die Öffnungsdauer des Ventils in konkreter Weise variiert wird (Absatz [0074]), außerhalb des Schutzbereiches und stellt damit kein Beispiel für die Ausführung der beanspruchten Erfindung dar.

9. Soweit die Beschwerdeführerin ausführt, eine Ausführungsform, wonach die Abhängigkeit zwischen Öffnungsdauer und Arbeitsdruck auf Basis einer vom Schlagteil zu erreichenden Position abgeleitet wird, sei für die Fachperson offensichtlich, löst sie sich in unzulässiger Weise vom Inhalt der Beschreibung, welche keinerlei Hinweise darauf enthält.

10. Die beanspruchte Erfindung ist daher nicht auf Basis dieses Beispiel ausführbar.

b) Notwendigkeit eines Beispiels

11. Dass die Beschreibung kein Bespiel für die Ausführung einer Erfindung enthält, führt nicht unbedingt zum Schluss, dass sie nicht ausreichend offenbart ist.

Regel 42(1)(e) EPÜ ordnet dazu an:

In der Beschreibung

[...]

e) ist wenigstens ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen anzugeben; dies soll, wo es angebracht ist, durch Beispiele [...] geschehen.

12. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang gehen dahin, dass ein Beispiel hier nicht angebracht sei, weil z.B. Tabellenwerte von der Geometrie abhingen und deshalb nicht in allen Ausführungsformen nutzbar seien.

13. Diesem Argument kann zugestimmt werden. Dies ändert aber nichts am Erfordernis, dass in der Beschreibung zumindest ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen anzugeben ist. Im vorliegenden Fall hätte der Fachperson auch ohne ein solches Beispiel klar gewesen sein müssen, wie sie eine wirksame Abhängigkeit bestimmen kann.

c) Ausführung durch Versuche

14. Der Beschwerdeführerin zufolge sei ein Weg zur Ausführung angegeben, indem die Fachperson zu einer konkreten Steuerung der Öffnungsdauer in Abhängigkeit der Druckparameter, die mindestens eine der genannten Aufgaben löst, durch einfache Versuche gelangen würde, wie etwa durch Einstellung oder Messung des Arbeitsdrucks und des Drucks in der Gegendruckkammer, oder durch die Messung der Schlagintensität.

15. Die Kammer vermag dieser Ansicht nicht zu folgen.

16. Zum ersten bleibt nach der Beschreibung unklar, welche Werte zu optimieren sind. Die Aufgaben, die Bewegung des Schlagteils "derart zu optimieren", dass die Schlagintensität "um bis zu 40% erhöht wird" ([0072]), oder dass die pneumatische Energie "um ca. 40% effizienter ausgenutzt wird" ([0012]), sind - wie zutreffend von der Einspruchsabteilung festgehalten - teilweise widersprüchlich und stellen keine klaren Optimierungsfunktionen oder Optimierungsverfahren dar.

17. Zum zweiten sind - wie von der Beschwerdegegnerin ausgeführt - der Parameter Druck in der Gegendruckkammer und dessen Auswirkung auf die genannte Aufgabe nicht klar. Der Druck in der Gegendruckkammer variiert mit der Zeit und wird in manchen Ausführungsformen begrenzt (Absatz 62), in anderen höher eingestellt (Absatz 64), und augenscheinlich nur auf dem Rückweg des Schlagteils. Tatsächlich soll dieser Druck auf dem Hinweg des Schlagteils niedrig bleiben und auf dem Rückweg hoch eingestellt werden. Es stellen sich dann mehrere Fragen für die Fachperson, so etwa ob es sich um einen oder um mehrere Parameter handelt; wenn nur um einen, um welchen; und wann, wenn überhaupt, er gemessen werden soll.

18. Damit wird der Fachperson kein klarer Weg zu einer Ausführung durch Versuche aufgezeigt, zumindest nicht zu einer, die eine der technischen Aufgaben löst.

d) Willkürliche/Beliebige Ausführung

19. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Fachperson trotzdem eine Abhängigkeit erreichen könnte. Dies wurde von der Gegenpartei nicht bestritten. Sie trug aber vor, dass eine willkürliche,beliebige Abhängigkeit die angegebene technische Aufgabe nicht löse. Es stellt sich daher die Frage, ob eine Ausführung eine solche sein muss, die die technische Aufgabe löst.

20. Dazu ist zu bemerken, dass das Lösen einer technischen Aufgabe eine fundamentale Eigenschaft einer Erfindung ist. Diese Aufgabe muss auf Basis der Ansprüche und der Beschreibung verständlich sein. Dazu ordnet Regel 42(1)(c) EPÜ an:

In der Beschreibung

[...]

c) ist die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, so darzustellen, dass danach die technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche genannt ist, und deren Lösung verstanden werden können.

21. Dass die Fachperson auf Basis der Beschreibung oder ihres Fachwissens zu einer willkürlichen, beliebigen Ausführungsform des beanspruchten Gegenstands kommen kann, bedeutet daher nicht, dass ihr ein Weg zur Ausführung der Erfindung gezeigt wird, wenn damit die technische Aufgabe nicht gelöst wird.

e) Anwendbarkeit von G 1/03, OJ 2004, 413, 2.5.2

22. Die Beschwerdeführerin verweist auf die folgende Passage in G 1/03, 2.5.2:

... If an effect is expressed in a claim, there is lack of sufficient disclosure. Otherwise, i.e. if the effect is not expressed in a claim but is part of the problem to be solved, there is a problem of inventive step (T 939/92, OJ EPO 1996, 309)...

23. Die Große Beschwerdekammer beschäftigte sich in dieser Entscheidung mit der Frage der Zulässigkeit von sogenannten Disclaimern und, in Punkt 2.5.2, konkret mit deren Zulässigkeit zum Ausschluss von nichtfunktionsfähigen Ausführungsformen. In diesem Zusammenhang stellte die Große Beschwerdekammer auf Fälle ab, in denen konkrete Ausführungsformen (typischerweise Klassen von chemischen Produkten) als Alternativen beansprucht werden. Bei manchen davon konnte der gewünschte technische Effekt erzielt werden, bei anderen hingegen nicht.

24. Diese Überlegungen der Großen Beschwerdekammer können nicht ohne weiteres auf den gegenständlichen Kontext übertragen werden. Es ging dort nicht um die Frage, ob die technische Aufgabe gelöst wurde (das war durch nicht ausgeschlossene Alternativen tatsächlich der Fall), sondern lediglich um die Konsequenzen der Tatsache, dass andere beanspruchten Alternativen die technische Aufgabe nicht lösen würden. Die Klarheit der Ansprüche oder der Ausführungsformen wurde nicht in Frage gestellt, da es sich um klar definierte chemische Produkte handelte.

25. Wird kein klarer Weg zur Ausführung der Erfindung aufgezeigt, der die technische Aufgabe löst, oder sind die Ansprüche oder Ausführungsformen unklar, so können eventuell unter Artikeln 83, 84, oder 100 b) EPÜ Einwände erhoben worden.

26. Dass ein technischer Effekt nicht im Anspruch definiert wird, bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass kein Einwand unter Artikel 83 EPÜ erhoben werden kann.

27. Die von den Parteien im Übrigen herangezogene Rechtsprechung steht damit im Einklang.

28. T 939/92 betont, dass ein Einwand unter Artikel 56 auf Basis eines mangelnden technischen Effekts erhoben werden kann (Absätze 2.2.3, 2.4.1, und 2.4.2), wenn einige beanspruchte Alternative die technische Aufgabe nicht lösen, obwohl sie durch andere beanspruchte Alternativen gelöst wurde (2.6.2).

29. Bei T 1079/08 wurde der technische Effekt im Anspruch definiert und ein Einwand unter Artikel 83 EPÜ erhoben.

30. T 2001/12 betont (siehe die Orientierungssätze a) und b)), dass Ansprüche, die wegen zur Lösung des Problems fehlender wesentlicher Merkmale unklar sind, unter Artikel 84 statt Artikel 56 EPÜ zu behandeln sind.

31. T 862/11 hält fest (siehe Orientierungssatz), dass unklare Merkmale, die auch nicht durch die Beschreibung klargestellt werden, unter Artikel 83 (und nicht Artikel 56) zu behandeln sind.

Schlussfolgerung

32. Da die Fragen a), c), d) und e) zu verneinen sind, ist die beanspruchte Erfindung als durch die Beschreibung nicht ausreichend offenbart anzusehen (Artikel 100(b) EPÜ).

Erster Hilfsantrag

33. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Nichtzulassung dieses Antrags als verspätet.

34. Die Beschwerdeführerin trägt dazu vor, dass der Antrag eine Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchabteilung sei, worin bemerkt worden sei, dass die Position des Schlagteils von beiden Druckparametern abhängig sei.

35. Dem ist zuzustimmen, zumal diese Überlegungen der Patentinhaberin erstmals mit der Entscheidung bekannt wurden. Damit ist der erste Hilfsantrag zu berücksichtigen.

36. Die vorgenommene Änderung beseitigt aber nicht das Problem der mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung (Artikel 100(b) EPÜ), da die obgenannten Ausführungen auch dann ihre Gültigkeit behalten, wenn nur eine Kombination der Druckparameter im Anspruch definiert wird.

Berücksichtigung/Zulassung des zweiten Hilfsantrags

37. Der zweite Hilfsantrag ist nicht zu berücksichtigen (Artikel 12(4) VOBK 2007 iVm Artikel 25(2) VOBK 2020). Er hätte schon in erster Instanz gestellt werden müssen, wie zutreffend von der Beschwerdegegnerin ins Treffen geführt, da die Patentinhaberin hierzu mehrfach Gelegenheit gehabt hat. Dass dieser Teil des Patents nicht angegriffen wurde, ändert nichts an der Tatsache, dass der Antrag - in einer der Rechtssicherheit zuwiderlaufenden Weise - verspätet gestellt worden ist.

38. Die Streichung des Anspruchs 1 stellt zudem, prima facie, eine unzulässige Verallgemeinerung dar. Die unmittelbare Bedeutung von nach Anspruch 1 bis 4 (Anspruch 5 in der ursprünglichen Fassung) muss so verstanden werden, dass alle in den Ansprüchen 1 bis 4 definierten Merkmale zu Anspruch 5 gehören; andernfalls hätte die gleiche Formulierung wie bei den anderen ursprünglichen Ansprüchen verwendet werden sollen, d.h. nach einem der Ansprüche ... . Die nunmehrige Fassung des Anspruchs 4 (nach Anspruch 1 bis 3, also ursprüngliche Ansprüche 2 bis 4) definiert nicht mehr die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1. Die Berücksichtigung dieses Antrags verbietet sich auch unter diesem Gesichtspunkt.

Berücksichtigung/Zulassung des dritten Hilfsantrags

39. Die Beschwerdeführerin hat keine stichhaltigen Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorlagen, welche die späte Einreichung des Antrags rechtfertigen könnten. Derart außergewöhnliche Umstände wurden gar nicht genannt. Auch dieser Antrag ist daher nicht zu berücksichtigen (Artikel 13(2) VOBK 2020).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.