T 0605/17 - Losing attacks upon appealing

Key points

• In this opposition appeal, the opponent appeals and does not maintain all attacks that it had presented before the OD with the Statement of grounds. Later in the appeal procedure, it again takes up these attacks.  “Sie [the opponent] argumentierte, dass diese Einwände zugelassen werden sollten, weil sie nur auf bereits aus dem Einspruchsverfahren bekannte Einwände zurückgreifen wolle.”

• The Board does not admit them.
• “Nachdem das Beschwerdeverfahren ein vom Einspruchsverfahren getrenntes Überprüfungsverfahren ist, hätten diese Einwände gemäß Artikel 12 (2) VOBK 2020 spätestens mit der Beschwerdeerwiderung erhoben werden müssen. Weil sie auch nicht durch eine neue Verfahrenssituation veranlasst sind, handelt es sich um verspätet vorgebrachte Einwände, die eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdeführerin 2 im Sinne von Artikel 13 VOBK 2020 darstellen.”

EPO T 0605/17 -  link





2. Verspätet vorgebrachte Einwände

2.1 Während der mündlichen Verhandlung erklärte die Beschwerdeführerin 2, sie wolle weitere Einwände in Bezug auf die Neuheit (ausgehend von Dokumenten D2 und D3) und erfinderische Tätigkeit gegen den Hauptantrag erheben. Sie argumentierte, dass diese Einwände zugelassen werden sollten, weil sie nur auf bereits aus dem Einspruchsverfahren bekannte Einwände zurückgreifen wolle. Zudem verwies sie auf ihr Schreiben vom 7. Januar 2020, in dem sie sich das Recht vorbehalten hatte, weitere Neuheitsangriffe aus dem Einspruchsverfahren vorzubringen (siehe Seite 3, 2.1).

2.2 Neuheitseinwände gegenüber dem Hauptantrag ausgehend von D2 oder D3 sowie Einwände in Bezug auf erfinderische Tätigkeit waren bislang nicht Gegenstand des Vorbringens der Beschwerdeführerin 2. Sie hatte als Beschwerdegegnerin im gesamten schriftlichen Verfahren in Bezug auf den Hauptantrag lediglich zur Neuheit gegenüber D6 vorgetragen, aber keinerlei weitere Einwände geltend gemacht. Auch im Schreiben vom 7. Januar 2020 wurden keine konkreten Einwände erhoben - ein allgemeiner Hinweis, dass sie sich das Recht vorbehalte weitere Einwände geltend zu machen, kann nicht als ein substantiierter Einwand betrachtet werden. Folglich gelten diese Einwände als erst während der mündlichen Verhandlung erhoben.

2.3 Nachdem das Beschwerdeverfahren ein vom Einspruchsverfahren getrenntes Überprüfungsverfahren ist, hätten diese Einwände gemäß Artikel 12 (2) VOBK 2020 spätestens mit der Beschwerdeerwiderung erhoben werden müssen. Weil sie auch nicht durch eine neue Verfahrenssituation veranlasst sind, handelt es sich um verspätet vorgebrachte Einwände, die eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdeführerin 2 im Sinne von Artikel 13 VOBK 2020 darstellen.

2.4 Da diese Änderung erst nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung, die noch vor dem Inkrafttreten der VOBK 2020 erging, vorgebracht wurde, unterliegt die Zulassung der verspätet vorgebrachten Einwände gemäß Artikel 25 (3) VOBK 2020 den Bestimmungen des Artikels 13 (3) VOBK 2007. Dieser sieht vor, dass Änderungen des Vorbringens nur dann zugelassen werden sollen, wenn sie keine Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder der anderen Verfahrensbeteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung zuzumuten sind.

2.5 Weil die Beschwerdeführerin 2 diese Einwände erst in der mündlichen Verhandlung erhoben hat, blieben die Beschwerdeführerin 1 und die Kammer trotz des oben erwähnten Schreibens der Beschwerdeführerin 2 bis zum Tag der mündlichen Verhandlung im Ungewissen, ob und welche Einwände erhoben werden würden und aufgrund welcher Tatsachen und Beweismittel dies geschehen könnte. Ihre Behandlung in diesem extrem späten Verfahrensstadium war der Kammer und der Beschwerdeführerin 1 ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung daher nicht zuzumuten.

2.6 Die Kammer hat daher entschieden, die verspäteten Einwände nicht ins Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird aufrechterhalten wie erteilt.