T 2682/16 - Unsubstantiated requests not admitted

Key points

• In this opposition appeal, the Board decides that the claims of the main request are not inventive. The patentee had filed auxiliary requests 1-2 with the Statement of response, stating that the arguments for inventive step presented for the main requests applied mutatis mutandis  for the auxiliary requests as well. The Board does not admit these auxiliary requests in view of Article 12(2) RPBA 2007 requiring the initial appeal submissions to present a complete case. 
• “Es ist daher eindeutig, dass im vorliegenden Fall, in Abwesenheit eines Sachvortrags betreffend die erfinderische Tätigkeit, die Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK 2007 in Bezug auf die Hilfsanträge 1 und 2 nicht erfüllt worden sind, und dass daher diese Hilfsanträge, wie bereits in der Stellungnahme der Kammer mitgeteilt, nicht zum Verfahren zuzulassen sind.”
• The Board had raised a clarity issue in the preliminary opinion. The Patentee had filed auxiliary requests 3-6 to address this clarity issues. The Board nevertheless does not admit these requests. The correction of the clarity issue (although as such timely) does not make the previously unsubstantiated and therefore inadmissible requests, admissible.
• “Da die früheren Hilfsanträge 3 bis 6 aus den gleichen Gründen wie die Hilfsanträge 1 und 2, nicht in das Beschwerdeverfahren hätten zugelassen werden können (siehe 4.4 - 4.5 oben), hat die Kammer entschieden, auch diese im Vergleich zum früheren Hilfsanträgen 3 bis 6 leicht veränderten Hilfsanträge 3 bis 6 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen (Artikel 12 (4) und 13 VOBK 2007).”

EPO T 2682/16 - link


3.8 Die Kammer entschied folglich, dass der Hauptantrag nicht gewährbar ist, weil er nicht mit den Erfordernissen des EPÜ im Einklang steht.

4. Zulässigkeit der Hilfsanträge 1 und 2

4.1 Die Hilfsanträge 1 und 2 wurden von der Beschwerdegegnerin erstmals mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat unter anderem ihre Zulässigkeit beanstandet.

4.2 Bezüglich der für die Einreichung dieser Anträge angegebenen Gründe wurde in besagten Erwiderung in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit lediglich folgendes angemerkt:

"Die oben für den Hauptantrag vorgebrachte Argumentation zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gilt mutatis mutandis für die Hilfsanträge".

Daher enthielt die Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin keinen Sachvortrag warum der geänderte Anspruch 1 dieser Hilfsanträge die Einwände der Beschwerdeführerin in Bezug auf die geltend gemachte mangelnde erfinderische Tätigkeit ausräumen/überwinden würden.

4.3 Gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007 muss das gesamte Vorbringen der Beteiligten nach Artikel 12 (1) VOBK 2007 von der Kammer berücksichtigt werden, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse des Artikels 12, Absatz 2 erfüllt sind.

Gemäß Artikel 12 (2) VOBK 2007 müssen jedoch die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Sie müssen deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung  aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen, und sollen ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen.

4.4 Auf diese Feststellung kann die im Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 27. November 2019 enthaltene verspätete Ergänzung (nämlich, dass die Hilfsanträge 1 bis 6 in Erwiderung auf die Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin, insbesondere die im Beschwerdeverfahren erstmalig vorgebrachten Vergleichsversuche (Annex 1), eingereicht wurden und das Argument, dass das der Erfindung zugrunde liegende Problem nicht über die gesamte Breite der erteilten Ansprüche gelöst sei, adressieren, indem sie die beanspruchten Formulierungen weiter einschränken, womit, wie in der mündlichen Verhandlung erklärt, sie den Beispielen des Streitpatents näher kommen) nichts ändern.

4.5 Es ist daher eindeutig, dass im vorliegenden Fall, in Abwesenheit eines Sachvortrags betreffend die erfinderische Tätigkeit, die Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK 2007 in Bezug auf die Hilfsanträge 1 und 2 nicht erfüllt worden sind, und dass daher diese Hilfsanträge, wie bereits in der Stellungnahme der Kammer mitgeteilt, nicht zum Verfahren zuzulassen sind.

4.6 Die Kammer entschied daher, die Hilfsanträge 1 und 2 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen (Artikel 12 (2) und (4) VOBK 2007).

5. Zulässigkeit der Hilfsanträge 3 bis 6

5.1 Die mit der Erwiderung zur Stellungnahme der Kammer eingereichten Hilfsanträge 3 bis 6 sind den mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträgen 3 bis 6 identisch, mit der Ausnahme einer als Reaktion zur Stellungnahme hinzugefügten Klarstellung ("bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels") im Wortlaut der unabhängigen Ansprüche.

5.2 Da die früheren Hilfsanträge 3 bis 6 aus den gleichen Gründen wie die Hilfsanträge 1 und 2, nicht in das Beschwerdeverfahren hätten zugelassen werden können (siehe 4.4 - 4.5 oben), hat die Kammer entschieden, auch diese im Vergleich zum früheren Hilfsanträgen 3 bis 6 leicht veränderten Hilfsanträge 3 bis 6 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen (Artikel 12 (4) und 13 VOBK 2007).