T 0700/15 - Claim amendments and the RPBA

Key points

• The Board does not admit the auxiliary requests of patentee filed after the Statement of grounds. The patentee raises the question of what exactly the legal basis is for holding amended claims inadmissible in appeal. 
• T 1914/12 held that Article 114(2) EPC does provide a legal basis for holding arguments inadmissible (with the result that arguments are now called 'facts' by the Boards). Article 114 EPC does not mention amended claims either. T 1914/12 also recalled that "The RPBA, although they could provide more detail on and help in interpreting the EPC, could not give the boards powers that the EPC did not" (CLBA V.A.4.10.1).
• “Weder unter Geltung der VOBK 2007 noch bei den Beratungen zur Neufassung der revidierten Fassung der VOBK 2020 ist zu irgendeinem Zeitpunkt in Frage gestellt worden, dass das nun in den Artikeln 12 und 13 VOBK 2020 geregelte Ermessen der Kammern bei der Zulassung von geänderten Patentansprüchen im Beschwerdeverfahren und somit auch die eindeutige und langjährige Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA nach Artikel 23 VOBK in Widerspruch zu dem Geist und Ziel des Übereinkommens stehen würde.”
• “Dieses Ermessen [to hold arguments inadmissible] der Kammern steht daher nach Artikel 23 VOBK 2020 weder in Widerspruch zu Artikel 114(2) EPÜ noch besteht aus dem selben Grund eine rechtliche Grundlage dafür, im Umkehrschluss aus Artikel 114(2) EPÜ zu folgern, dass die dort nicht erwähnten, auf Änderung von Patentansprüchen gerichteten verspäteten Anträge jederzeit und ohne weiteres zuzulassen wären”.

• See also T 0754/16 where the Board said that  "Neither does Article 114(2) EPC provide a basis for disregarding these requests, since, firstly, it does not apply to late filed requests in the form of amended claims, but only to late filed facts and arguments (see Bühler in Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 7. Auflage 2016, Artikel 114, point 52). "
• The present Board: “Die Kammer stellt zunächst fest, dass die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ihre Rechtsgrundlage in Artikel 23(4) EPÜ i.V.m. Regel 12c(2) AOEPÜ hat. ”
• As a comment, I find it unclear why the Board refers to the procedure of amending the RPBA of Article 23(4) EPC. If Article 23(4) EPC provides a general competence to give the Boards a competence to hold arguments inadmissible, without further legal basis in the EPC being necessary,  then clearly contrary to T 1914/12  the RPBA can give new powers to the Boards "that the EPC did not". This seems remarkably similar to the question of whether Article 33(1)(c) EPC provides the Administrative Council with the competence to forbid plant-related inventions. If the procedure of Article 23 EPC provides the legal basis for putting anything in the RPBA that the competent body wishes (constrained only by Article 164(2) EPC), without any need for a further legal basis in the EPC, the same could apply for Article 33 EPC.
• Note that Article 123(1) EPC also applies to patents. I would say that Rule 79(1) corresponding to Rule 57 EPC 1973 (and Rule 100(1) EPC) could be relevant in view of T 0406/86 (as of yet cited in GL D-VI 4.2), in particular r.3.1.5. That decision did not rely on Article 114(2) for holding the late-filed claim amendments of patentee inadmissible. 

EPO T 0700/15 - link

XX. Mit Schriftsatz vom 8. Januar 2020 hat die Beschwerdeführerin beantragt, der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorzulegen:

 "1. Ist Art. 12(2) VOBK derart auszulegen, dass die im letzten Teilsatz des 2. Satzes genannten Tatsachen, Argumente und Beweismittel auch Anträge auf Änderungen der Patentansprüche einschließen?

Falls nein, erfordert der in dem 1. Satz von Art. 12(2) genannte vollständige Sachvortrag eines Beteiligten zwingend die Stellung der Anträge auf Änderungen der Patentansprüche? 

2. Sind im Falle der Ermessensabhängigkeit gemäß Art. 13(1) von Anträgen auf Änderungen der Patentansprüche, die im Beschwerdeverfahren gestellt werden, diese Anträge in Ausübung des Ermessens zuzulassen, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung der Berichterstatter weder gemäß Art. 5 (3) noch gemäß Art. 5 (5) die sachliche Bearbeitung der Abfassung eines Bescheids oder des Entwurfs der Entscheidung aufgenommen hat? Ist die Zulassung dieser Anträge jedenfalls dann zu bejahen, wenn dem Beschwerdeführer kein anderer Beteiligter gegenübersteht?" 

Die Beschwerdeführerin hat zu den unter Ziffer 1. genannten Fragen einerseits auf den Unterschied im Wortlaut von Art. 12(2) und Art. 13(1), anderseits auf Art. 23 VOBK und die Anwendung der Verfahrensordnung im Hinblick auf Artikel 113(2) und 114(2) und Regel 76(1)c) und 116(1) des Übereinkommens verwiesen. Zu den unter Ziffer 2. genannten Fragen hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, dass die zwischen der Einreichung der in Frage stehenden Hilfsanträge und der Mitteilung der Kammer liegende Zeitspanne weder dazu führte, dass dadurch eine Verzögerung des Verfahrens verursacht noch eine Verlegung der mündlichen Verhandlung nötig würde. Infolge der Rücknahme des Einspruchs sei die Einsprechende nicht mehr am Verfahren beteiligt, so dass ihr deshalb keine Gelegenheit zur Äußerung mehr gegeben werden müsste.

Entscheidungsgründe

Rücknahme des Einspruchs

1. Durch die Rücknahme ihres Einspruchs ist die Einsprechende/Beschwerdegegnerin in Bezug auf die Hauptsache, d. h. die materiell-rechtlichen Fragen betreffend Bestand und Umfang des Patentrechts, nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt (siehe T 789/89, ABl. EPA 1994, 482).

2. In einem solchen Fall hat die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung inhaltlich zu prüfen. Dabei können Beweismittel und Argumente, die von der Beschwerdegegnerin vor der Zurücknahme ihres Einspruchs vorgebracht worden sind, herangezogen werden (siehe T 629/90, ABl. EPA 1992, 654; T 46/10).

Zulassung der Hilfsanträge in das Verfahren - Verfahrensordnung

3. In dem vorliegenden Fall ist zu entscheiden, ob die Vorschriften der VOBK 2020 oder der bis zum Inkrafttreten der revidierten Fassung geltenden VOBK 2007 auf die Zulassung der Hilfsanträge Anwendung finden (vgl. T 634/16 vom 10. Januar 2020, Punkt 8 und 10 der Gründe).

Gemäß Artikel 25(1) VOBK 2020 ist die revidierte Fassung auf alle Fälle anzuwenden, die am Tag des Inkrafttretens anhängig sind, vorbehaltlich der in den Absätzen (2) und (3) genannten Ausnahmen. Nach Artikel 25(2) VOBK 2020 gilt Artikel 12 Absätze 4 bis 6 der revidierten Fassung u.a. nicht für vor dem Inkrafttreten der revidierten Fassung eingereichte Beschwerdebegründungen. Nach Artikel 25(3) VOBK 2020 ist Artikel 13(2) der revidierten Fassung nicht anzuwenden, wenn vor deren Inkrafttreten die Ladung zur mündlichen Verhandlung oder eine Mitteilung der Kammer nach Regel 100(2) EPÜ zugestellt worden ist.

4. Da die Hilfsanträge 0, 10, 1a0, 20, 2a0, 30, 3a0 und 40 mit Schreiben vom 20. Juni 2016, d.h. nach Einreichung der Beschwerdebegründung vom 7. Juli 2015 und vor der Zustellung der Ladung vom 26. März 2019 zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht worden sind, ist für die Entscheidung über deren Zulassung in das Verfahren nach Artikel 25(1) VOBK 2020 die Vorschrift des Artikels 13(1) VOBK 2020 anzuwenden.

5. Die Hilfsanträge 1', 1'0, 1'a, 1'a0, 2', 2'0, 2'a, 2'a0, 3', 3'0, 3'a, 3'a0, 4' und 4'0 sind mit Schreiben vom 17. Oktober 2019, d.h. nach der Zustellung der Ladung vom 26. März 2019 zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht worden. Nach Artikel 25(3) VOBK 2020 ist Artikel 13(2) der revidierten Fassung nicht anzuwenden, wenn u.a. vor deren Inkrafttreten die Ladung zur mündlichen Verhandlung zugestellt worden ist. Stattdessen sind weiterhin Artikel 13 der VOBK 2007 sowie zusätzlich Artikel 13(1) VOBK 2020 anzuwenden (vgl. T 278/17 Nr. 1 der Gründe m.w.N, T 634/16 Nr. 14 der Gründe).

Hilfsanträge 0, 10, 1a0, 20, 2a0, 30, 3a0 und 40, eingereicht mit Schriftsatz vom 20. Juni 2016

6. Artikel 13(1) VOBK 2020 hat folgenden Wortlaut:

"(1) Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung bedürfen rechtfertigender Gründe seitens des Beteiligten und ihre Zulassung steht im Ermessen der Kammer.
Artikel 12 Absätze 4 bis 6 gilt entsprechend.
Der Beteiligte muss die Gründe dafür angeben, weshalb er die Änderung erst in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens einreicht.
Bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigt die Kammer insbesondere den Stand des Verfahrens, die Eignung der Änderung zur Lösung der von einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise aufgeworfenen Fragen oder der von der Kammer selbst aufgeworfenen Fragen, ferner ob die Änderung der Verfahrensökonomie abträglich ist, und bei Änderung einer Patentanmeldung oder eines Patents, ob der Beteiligte aufgezeigt hat, dass die Änderung prima facie die von einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren oder von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumt und keinen Anlass zu neuen Einwänden gibt."

7. Wie die Kammer in der mündlichen Verhandlung unter Hinweis auf die mit dem Ladungszusatz vom 16. Juli 2019 übermittelte vorläufige Meinung ausgeführt hat, bestehen gegen den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge Bedenken im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Vorschriften der Artikel 123(2) und 84 EPÜ.

8. Jeder der Ansprüche 1 der Hilfsanträgen 0, 10, 1a0, 20, 2a0, 30, 3a0 und 40 weist folgende zusätzliche Merkmale auf:

"[M2a] wobei, wenn sich die Anreibevorrichtung (5) auf einer Synchronisationsstrecke befindet, sich die Anreibewalzen (15, 16) zunächst von der Buchdecke abheben und an diese zurückkehren, wenn sich die Anreibevorrichtung (5) am Ende der Synchronisationsstrecke befindet,"
"[M3a], wobei der Ansetzpunkt der Anreibebewegung exakt festgelegt und verändert, die formatbezogene Hublänge bestimmt, die Verweilzeit der Anreibevorrichtung (5) während dem Anreiben wahlweise eingestellt und die Geschwindigkeit der Anreibevorrichtung (5) auf der Synchronisationsstrecke angepasst werden kann,".

Die Beschwerdeführerin hat angegeben, dass die Änderungen Spalte 1, Zeile 55 bis Spalte 2, Zeile 1 bzw. Spalte 2, Zeilen 17 bis 22 (d.h. Absätzen [0004] bzw. [0005]) der veröffentlichen Anmeldungsbeschreibung zu entnehmen seien.

Absatz [0004] schildert den Betrieb eines herkömmlichen Systems ("bislang"). Infolgedessen ist es auf den ersten Blick fragwürdig, ob das Merkmal M2a ursprünglich für den Gegenstand der Erfindung offenbart war (Artikel 123(2) EPÜ).

Darüber hinaus befasst sich Absatz [0005] mit der Formulierung der zu lösenden technischen Aufgabe. Infolgedessen betrifft das Merkmal M3a das der Anmeldung zugrunde gelegte angestrebte Ergebnis. Eine solche Änderung kann aber nur in Ausnahmefällen den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, deutlich angeben (Artikel 84 EPÜ 1973).

Folglich kann prima facie nicht ausgeschlossen werden, dass die Hilfsanträge zu neuen Fragen Anlass geben und nicht auf einen gewährbaren Gegenstand gerichtet sind.

9. Die Beschwerdeführerin argumentiert mit Verweis auf die Entscheidung T 903/16, dass die Bezeichnung "bislang" in Absatz [0004] der veröffentlichen Anmeldungsbeschreibung für das neue Merkmal M2a nicht offenbarungsschädlich sei.

Die Kammer kann dem aus den folgenden Gründen nicht zustimmen.

In T 903/16 hat die zuständige Kammer entschieden, dass der Verweis in einer ursprünglich eingereichten Anmeldung auf die Tatsache, dass eine Vorrichtung zu den Mitteln gehört, die dem Fachmann bekannt sind, für die Frage der Zulässigkeit einer auf diese Vorrichtung gestützten Änderung nicht von Belang sei (siehe Punkt 3 der Entscheidungsgründe). Vielmehr stelle sich für die Beurteilung der Zulässigkeit die Frage, ob der Gegenstand an sich direkt und unmittelbar aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung herleitbar ist.

Im vorliegenden Fall ist das besagte Merkmal aber nur im Zusammenhang mit der Würdigung des Stands der Technik offenbart. Die Beschwerdeführerin hat keine andere Stelle in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angeben können, die das Abheben der Anreibwalzen von der Buchdecke erwähnt, und aus der der geänderte Gegenstand direkt und unmittelbar folgen würde.

10. Die Beschwerdeführerin hat außerdem argumentiert, dass das Merkmal M3a die Funktion der anspruchsgemäßen Steuervorrichtung habe, sodass objektiv ein funktionelles Merkmal dargestellt werde.

Die Kammer stellt jedoch fest, dass die in dem Merkmal M3a vorgegebene formatbezogene Hublänge sowie die Anpassung der Geschwindigkeit der Anreibevorrichtung nicht in der Patentschrift als Funktion aufgeführt, sondern nur in Verbindung mit der Aufgabenformulierung erwähnt werden.

Somit ist für den Fachmann nicht klar, ob es sich bei dem Merkmal M3a um ein funktionelles Merkmal handelt.

11. Da die Änderungen in dem jeweiligen Anspruch 1 dieser Hilfsanträge jedenfalls prima facie Anlass zu neuen Einwänden geben, übt die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 13(1) VOBK 2020 dahingehend aus, die mit Schreiben vom 20. Juni 2016 eingereichten Hilfsanträge 0, 10, 1a0, 20, 2a0, 30, 3a0, und 40 nicht in das Verfahren zuzulassen.

Hilfsanträge 1', 1'0, 1'a, 1'a0, 2', 2'0, 2'a, 2'a0, 3', 3'0, 3'a, 3'a0, 4' und 4'0, eingereicht mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2019

12. Artikel 13(1) VOBK 2007 hat folgenden Wortlaut:

"(1) Es steht im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt."

13. Die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1', 1'0, 1'a, 1'a0, 2', 2'0, 2'a, 2'a0, 3', 3'0, 3'a, 3'a0, 4' und 4'0 unterscheiden sich jeweils von den Ansprüchen 1 der Hilfsanträge 1, 10, 1a, 1a0, 2, 20, 2a, 2a0, 3, 30, 3a, 3a0, 4 bzw. 40 durch die Streichung der Wortfolge "gesteuert bzw." im Merkmal M7a.

Die Beschwerdeführerin hat zur Begründung für die späte Einreichung der Hilfsanträge angegeben, dass diese im Hinblick "auf die breitere Auslegung des Merkmals M5 durch die Kammer (Mitteilung Abschnitt 9., Seite 4, letzter Absatz)" erfolgt sei.

Die Kammer hält diese Begründung im vorliegenden Fall nicht für ausreichend. Die Kammer hat in der Mitteilung zu dieser Frage keine neuen Aspekte oder Argumente angeführt oder einen neuen Einwand erhoben, sondern nur die bereits von der Einspruchsabteilung in der angegriffenen Entscheidung und von der vormaligen Einsprechenden vertretene Auslegung zusammengefasst und wiedergegeben.

Die Auslegung des Merkmals M5 in der Mitteilung der Kammer vom 16. Juli 2019, wonach die Bedingung "auf und ab bewegbar gesteuert" nicht zwangsläufig erfordert, dass der gesamte Bewegungsablauf (der Ansetzpunkt, die Hublänge, die Geschwindigkeit) veränderbar gesteuert wird, stimmt auch inhaltlich mit der Argumentation der vormaligen Beschwerdegegnerin in ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung überein (siehe Punkt 1.c auf Seite 3: "Wenn dort von der Auf- und Abbewegung die Rede ist, so bezieht sich dieses Merkmal ausschließlich auf das Auf und Ab der Anreibevorrichtung").

Unter diesen Umständen kann die Mitteilung nicht als Rechtfertigung für die Einreichung neuer Hilfsanträge dienen, die schon früher hätten eingereicht werden können (siehe die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Auflage 2019, V.A.4.7).

Die Beschwerdeführerin hat damit auch nicht im Sinne von Artikel 13(1) VOBK 2020 aufgezeigt, dass die Änderung in den Hilfsanträgen prima facie von der Kammer aufgeworfene Fragen ausräumt.

14. Außerdem kann die Kammer nicht erkennen, ob, bzw. in wie weit sich die beanspruchten Gegenstände durch die Streichung ändern. Laut Duden hat das Wort "steuern" in der Technik die Bedeutung "den beabsichtigten Gang, Ablauf, das beabsichtigte Programm oder ähnlich auslösen". Demnach setzt eine Steuerung eine gerichtete Beeinflussung bzw. eine beabsichtigte Änderung des Verhaltens eines technischen Systems voraus. Dabei wird das zu steuernde System (hier: die Anreibwalzen) stetig durch die Aktoren der Steuerung (hier: der Motor und das Getriebe) verändert, und zwar derart, dass ein gewünschter Wert der Steuergröße (hier: die Position der Anreibwalzen) erreicht wird. Dementsprechend kann die Kammer dem Wortlaut "veränderbar gesteuert" keine hiervon abweichende Bedeutung zuschreiben.

15. Die Kammer übt daher ihr Ermessen nach Artikel 13 VOBK 2007, Artikel 13(1) VOBK 2020 dahingehend aus, die mit Schreiben vom 17. Oktober 2019 eingereichten Hilfsanträge 1', 1'0, 1'a, 1'a0, 2', 2'0, 2'a, 2'a0, 3', 3'0, 3'a, 3'a0, 4' und 4'0 nicht in das Verfahren zuzulassen.

Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer

38. Nach Artikel 112(1)a) EPÜ kann die Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer auf Antrag eines Beteiligten, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, Fragen zur Entscheidung vorlegen. Diese müssen für den vorliegenden Fall von Bedeutung sein. Hypothetische Fragen sind nicht zulässig (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Auflage 2019, V.B.2.3.3).

39. Die Beschwerdeführerin hat nicht vorgebracht und die Kammer kann nicht erkennen, dass eine uneinheitliche Rechtsprechung bezüglich der vorgelegten Rechtsfragen besteht. Es bleibt deshalb zu prüfen, ob die vorgelegten Fragen Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung darstellen.

40. Die in dem Schreiben der Beschwerdeführerin vom 8. Januar 2020 unter der Ziffer 1. genannten zwei Fragen zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer (GBK) und die entsprechenden Ausführungen zur Begründung beruhen ausschließlich und ausdrücklich auf der Frage, "ob die weder in Artikel 12(2) noch in Artikel 13(1) VOBK 2007 ("2007" hinzugefügt durch die Kammer) genannten Anträge auf Änderungen der Patentansprüche dem in Artikel 13(1) (VOBK 2007) genannten Ermessen der Kammer zu unterstellen sind". Diese Vorlagefragen wurden weiterhin in dem genannten Schreiben sowie nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung allein hinsichtlich der mit Schreiben vom 20. Juni 2016 eingereichten Hilfsanträge gestellt. Da die Kammer, wie oben zu Punkt 4. ausgeführt, entschieden hat, dass für die Zulassung dieser Hilfsanträge in das Verfahren Artikel 13(1) VOBK 2020 in Verbindung mit Artikel 25(1) VOBK 2020 anzuwenden ist und Artikel 13(1) VOBK 2020 nunmehr ausdrücklich auch die "Änderung einer Patentanmeldung oder eines Patents", also die Änderung der Patentansprüche", regelt, sind die in dem Schreiben der Beschwerdeführerin vom 8. Januar 2020 unter der Ziffer 1. genannten zwei Vorlagefragen einschließlich der entsprechenden Begründungen für die Entscheidung des vorliegenden Falles gegenstandslos und nicht mehr zu berücksichtigen.

41. Die Kammer weist der Vollständigkeit halber jedoch darauf hin, dass durch die Regelungen in Artikel 13(1) VOBK 2020 gegenüber der Rechtslage nach Artikel 13 VOBK 2007 keine grundlegende Änderung der Rechtslage bei der Zulassung von im Beschwerdeverfahren eingereichten geänderten Patentansprüchen erfolgt ist. Vielmehr beinhaltet die VOBK 2020 insoweit im Wesentlichen eine Kodifizierung der zu der VOBK 2007 ergangenen Rechtssprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer (vgl. hierzu Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Auflage 2019, V.A.4 sowie T 32/16, Punkt 1.1.3 der Gründe). Die Kammer verweist hierzu beispielhaft auf die Entscheidungen der Große Beschwerdekammer in den Sachen R 5/11 vom 22. August 2011, Punkt 4.2 der Gründe und R 1/13 vom 17. Juni 2013, Punkte 13.3 und 14.1 bis 16.2 der Gründe). Die Große Beschwerdekammer geht darin ihrer ständigen Rechtsprechung folgend ohne weiteres und ohne dies in irgend einer Weise zu problematisieren oder in Zweifel zu ziehen von einem Ermessen der Beschwerdekammern bei der Zulassung von (verspätet) im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträgen mit geänderten Patentansprüchen aus und sieht in Artikel 13(1) VOBK 2007 auch keine Einschränkung des Grundsatzes auf rechtliches Gehör nach Artikel 113(1) EPÜ (vgl. zu letzterem R 1/13 a.a.O.).

42. Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang in dem Schreiben vom 17. Oktober 2019 unter Berufung auf die Entscheidung T 1914/12 die Auffassung vertritt, "alle beantragten Anspruchsfassungen (sollten) im Hinblick auf Artikel 23 VOBK zugelassen werden", hält dies einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin steht die Befugnis der Beschwerdekammern zur Ausübung eines Ermessens bei der Zulassung von Anträgen mit geänderten Patentansprüchen nicht in Widerspruch zu Artikel 23 VOBK 2007, wonach die Anwendung der Verfahrensordnung nicht zu einem mit dem Geist und Ziel des Übereinkommens unvereinbaren Ergebnis führen darf.

43. Die Kammer stellt zunächst fest, dass die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ihre Rechtsgrundlage in Artikel 23(4) EPÜ i.V.m. Regel 12c(2) AOEPÜ hat. In diesem Zusammenhang hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 6/95 (ABl. EPA 1996, 649, Nr. 3 der Gründe) festgestellt, dass der Mechanismus für den Erlaß der VOBK durch das Präsidium der Beschwerdekammern nach Artikel 23(4) EPÜ im Licht des Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit, der in Artikel 23(3) EPÜ festgeschrieben ist, seine volle Bedeutung erlange und zeige, dass sich dieser Grundsatz auch auf das Verfahren erstreckt, das solchen Beschlussfassungen vorausgeht oder auf sonstige Weise damit in Zusammenhang steht. Weder unter Geltung der VOBK 2007 noch bei den Beratungen zur Neufassung der revidierten Fassung der VOBK 2020 ist zu irgendeinem Zeitpunkt in Frage gestellt worden, dass das nun in den Artikeln 12 und 13 VOBK 2020 geregelte Ermessen der Kammern bei der Zulassung von geänderten Patentansprüchen im Beschwerdeverfahren und somit auch die eindeutige und langjährige Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA nach Artikel 23 VOBK in Widerspruch zu dem Geist und Ziel des Übereinkommens stehen würde. Vielmehr dient dieses den Kammern eingeräumte Ermessen gerade dazu, im Hinblick auf das in Artikel 12(2) VOBK nunmehr ausdrücklich genannte vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, nämlich die gerichtliche Überprüfung der angefochtenen Entscheidung, ein den berechtigten Interessen sowohl des Patentinhabers als auch des Einsprechenden genügendes faires Verfahren zu gewährleisten unter Berücksichtigung des Gebots der Verfahrensökonomie, der Komplexität des Vorbringens und der Eignung zur Beseitigung von Einwänden (vgl. Artikel 12(4), 13(1) VOBK 2020). Das in Artikeln 12 und 13 VOBK 2020 den Kammern gewährte Ermessen bei der Zulassung von geänderten Patentansprüchen im Beschwerdeverfahren ergänzt daher die in Artikel 114(2) EPÜ den Kammern gegebene Möglichkeit, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen.

Dieses Ermessen der Kammern steht daher nach Artikel 23 VOBK 2020 weder in Widerspruch zu Artikel 114(2) EPÜ noch besteht aus dem selben Grund eine rechtliche Grundlage dafür, im Umkehrschluss aus Artikel 114(2) EPÜ zu folgern, dass die dort nicht erwähnten, auf Änderung von Patentansprüchen gerichteten verspäteten Anträge jederzeit und ohne weiteres zuzulassen wären. Die von der Beschwerdeführerin im Schreiben vom 17. Oktober 2019 insoweit geäußerte Ansicht ist daher rechtlich nicht begründet.

44. Vor diesem rechtlichen Hintergrund kann sich die Beschwerdeführerin zur Stützung ihrer Ansicht auch nicht mit Erfolg auf die in dem genannten Schreiben zitierte Entscheidung T 1914/12 (Punkt 7.1.3a) der Gründe) berufen. Gegenstand dieser Entscheidung war die Abgrenzung zwischen "Argumenten" und "Tatsachen" sowie die Voraussetzungen für deren Zulassung im Beschwerdeverfahren. Soweit dort unter Punkt 7.1.3a) der Gründe ausgesagt wird, dass "neue Anspruchssätze keine Tatsachen im Sinne von Artikel 114(2) EPÜ" seien, steht diese, im übrigen unstreitige Feststellung, in völligem Einklang mit der hier vertretenen und oben dargelegten Auffassung. Diese für sich isolierte Aussage in der Entscheidung T 1914/12 rechtfertigt daher aus den genannten Gründen keinesfalls die Schlussfolgerung, dass auf Patentansprüche gerichtete verspätete Anträge im Umkehrschluss jederzeit und ohne weiteres zuzulassen seien. Eine solche Rechtsfolge kann den Gründen dieser Entscheidung unter keinen Umständen entnommen werden.

45. Wie die Kammer bereits in der mündlichen Verhandlung dargelegt hat, sind auch die weiteren im Schreiben vom 8. Januar 2020 von der Beschwerdeführerin zur Begründung für die beantragte Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer vorgetragenen Argumente rechtlich nicht haltbar. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin soll das in Artikel 113(2) EPÜ verankerte Recht des Patentinhabers auf Prüfung der von ihm vorgelegten Anspruchsfassung nur insoweit eingeschränkt sein, dass nach Artikel 114(2) EPÜ verspätet vorbebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigt zu werden brauchen. Dieses Argument ist schon deshalb nicht nachzuvollziehen, weil völlig unklar bleibt, wie ein auf Patentansprüche gerichtetes Recht wie in Artikel 113(2) EPÜ durch eine Vorschrift, wie die des Artikels 114(2) EPÜ eingeschränkt werden kann, wenn diese Vorschrift schon nach eigenem Vorbringen der Beschwerdeführerin gerade nicht die (verspätete) Einreichung von Ansprüchen, sondern nur Tatsachen und Beweismittel betrifft.

46. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf die Regeln 76(1)c) und 116(1) EPÜ beruft, wonach eine Befristung ausschließlich für das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln vorgesehen sei, wohingegen die Beantragung geänderter Anspruchsfassungen weder durch das Übereinkommen noch durch die Ausführungsordnung befristet sei, entbehrt dieser Vortrag jeglicher Grundlage. Zunächst ist festzustellen, dass eine Regel 76(1)c) EPÜ schlichtweg nicht existiert. Regel 116(1) EPÜ in der geltenden Fassung entspricht nahezu wortgleich der Regel 71a(1) EPÜ 1973, zu der die Grosse Beschwerdekammer in der bereits oben zitierten Entscheidung G 6/95 (ABl. EPA 1996, 649) ausgeführt hat, dass die Regel 71a(1) EPÜ für die Beschwerdekammern gerade nicht gilt. Schließlich enthalten die Artikel 12 und 13 VOBK, mit Ausnahme der nunmehr in Artikel 13(2) VOBK 2020 ausdrücklich für Mitteilungen nach Regel 100(2) EPÜ vorgesehenen Frist, weder in der Fassung der VOBK 2007 noch in der revidierten Fassung 2020 eine "Befristung" im Rechtssinne, wie sie in Regel 131 EPÜ definiert ist, für die Einreichung von Patentansprüchen. Vielmehr wird dort für die Zulassung von Patentansprüchen auf die durch Verfahrenshandlungen, wie die Einreichung der Beschwerdebegründung und/oder der Beschwerdeerwiderung oder die Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung, eingeleiteten Verfahrensabschnitte oder -stufen oder auf Verfahrensereignisse, wie eine mündliche Verhandlung, abgestellt. Insoweit geht die Argumentation der Beschwerdeführerin daher tatsächlich und rechtlich ins Leere.

47. Da demgegenüber die unter Ziffer 2. im Schreiben vom 8. Januar 2020 genannten Fragen unter der Geltung des hier anzuwendenden Artikels 13(1) VOBK 2020 nicht per se und von vornherein als nicht relevant angesehen werden können, nimmt die Kammer hierzu noch wie folgt Stellung:

Ziffer 2., erste Frage:

47.1 Maßgeblich für die Zulassung von geänderten Patentansprüchen im Beschwerdeverfahren sind nach den Vorschriften der Artikel 12 und 13 VOBK 2020 insbesondere der Grundsatz der Verfahrensökonomie, der Stand des Verfahrens, die Komplexität des neuen Vorbringens, die Frage, ob durch die geänderten Ansprüche von der Kammer oder den anderen Beteiligten erhobene Einwände zumindest prima facie beseitigt werden und ob es rechtfertigende Gründe für die späte Einreichung im Beschwerdeverfahren gibt. Alle diese Umstände und Voraussetzungen sind durch das Verfahren bedingt und liegen im weiteren Verantwortungs- und Einflussbereich der Beteiligten. Dies gilt jedoch gerade nicht für die Aufnahme der Bearbeitung des Falles durch den Berichterstatter. Abgesehen davon, dass die Artikel 12 und 13 VOBK 2020 hierzu keinerlei Regelungen enthalten, wäre eine Abhängigkeit der Zulassung von geänderten Patentansprüchen im Beschwerdeverfahren von der Aufnahme der Bearbeitung des Falles durch den Berichterstatter völlig willkürlich, nicht sachgerecht und daher verfahrensrechtlich problematisch, da die Beteiligten hierauf keinen Einfluss hätten. Eine solche Bedingung wäre schließlich auch deshalb bedeutungslos, weil der Berichterstatter bzw. die Kammer in einem sehr frühren Verfahrensstadium regelmäßig eine zwar sachliche, aber dennoch eher formelhafte und inhaltlich unbestimmte, die entscheidungsrelevanten Aspekte und Fragen des jeweiligen Falles offen lassende Mitteilung erlassen könnte. Eine solche Vorgehensweise wäre offensichtlich nicht verfahrensökonomisch und würde dem Interesse der Beteiligten an einer effizienten und sachgerechten Verfahrensführung durch die Kammer widersprechen.

Ziffer 2., zweite Frage:

47.2 Für die Frage der Zulassung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren hat die Anzahl der (noch) am Verfahren Beteiligten keine Bedeutung. Maßgeblich sind auch insoweit allein die oben zu 47.1. genannten Verfahrensgrundsätze, Voraussetzungen und Umstände. Hinzu kommt, dass nicht nur die Interessen der weiteren Verfahrensbeteiligten, sondern auch die Obliegenheit der Kammer im Hinblick auf eine möglichst am Schluss der mündlichen Verhandlung zu treffende abschließende Entscheidung zu berücksichtigen sind. Schließlich fehlt es auch insoweit an der Regelung einer Abhängigkeit der Zulassung geänderter Ansprüche von der Anzahl der Verfahrensbeteiligten in den Vorschriften der Artikel 12 und 13 VOBK 2020.

48. Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin davon ausgehen würde, dass die zu Ziffer 2. in deren Schreiben vom 8. Januar 2020 genannten Fragen in irgendeiner Hinsicht bei der Ausübung des Ermessens durch die Kammer bei der Zulassung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen wären, sind rechtliche Gründe für eine behauptete "Ermessensreduzierung auf Null", also eine allein mögliche und zulässige Ausübung des Ermessens dahingehend, dass solche Ansprüche immer und ohne weiteres zuzulassen wären, unter keinen Umständen ersichtlich oder vorgetragen.

49. Nach alledem ist die Beantwortung der von der Beschwerdeführerin formulierten Fragen jedenfalls für die Entscheidung der vorliegenden Beschwerde nicht erforderlich. Vielmehr folgt die Kammer bei ihrer Entscheidung der ständigen Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und den Beschwerdekammern und ist daher in der Lage, den Fall auf dieser Grundlage selbst zu entscheiden. Daher ist der Antrag auf Vorlage der im Schreiben der Beschwerdeführerin vom 8. Januar 2020 genannten Fragen an die Große Beschwerdekammer des EPA zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Vorlage der im Schreiben der Beschwerdeführerin vom 8. Januar 2020 genannten Fragen an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.