T 0787/17 - Any embodiment can be used as starting point

Key points

• This is an opposition appeal case where the patentee argues that Fig. 11 of D2 is not suitable as a starting point for the problem-and-solution approach because that figure is not the closest prior art.
• The Board notes that any document in the same technical field is fundamentally suitable as the starting point if it discloses subject-matter that is developed with the same or a similar purpose as the claimed invention.
• “Grundsätzlich ist jedes Element des Standes der Technik auf dem Gebiet der Erfindung, das einen Gegenstand offenbart, der zum gleichen Zweck oder mit demselben Ziel entwickelt wurde, ein möglicher Ausgangspunkt. Einer besonderen Rechtfertigung, z.B. basierend auf Überlegungen des Fachmannes, bedarf es dazu nicht.”
• The starting point document does not need to contain a pointer to the objective technical problem.
• “Insbesondere ist die Frage, ob ein solches Element einen Hinweis zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe enthält, für seine Wahl als Ausgangspunkt irrelevant. Dies geht schon daraus hervor, dass die objektive technische Aufgabe erst auf Grundlage des Ausgangspunktes definiert werden kann. ”.
• The Board considers claim 1 to lack inventive step over Figure 11.
• Furthermore, no reasons are necessary for taking specifically the embodiment Figure 11 as the starting point out of the numerous embodiments of D2.
• “Jedes der Ausführungsbeispiele stellt ein Element des Stands der Technik dar, das als solches dem (fiktiven) Fachmann bekannt ist und deshalb auch als Ausgangspunkt dienen kann.”.

EPO T 0787/17 -  link


Sachverhalt und Anträge

VII. Die Beschwerdeführerin [Opponent] hat Folgendes vorgetragen:


[...]
Deshalb sei die Fig. 11a im Gesamtkonzept der Druckschrift D2 sehr wohl ein Ausgangspunkt für den Fachmann, der hier die Verwendung von Hohlspiegeln als vollwertige Alternative zur Verwendung von Linsen erkenne. Er brauche auch keine Auswahlschritte vorzunehmen, sondern er suche sich ein Motiv wie das $-Zeichen der Druckschrift D2 und sei damit bei der Erfindung angelangt.

VIII. Die Beschwerdegegnerin [Patentee] hat Folgendes vorgetragen:

c) Hauptantrag: erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 sei auch erfinderisch gegenüber den Druckschriften D1, D2 und D6.

Die Druckschrift D2 befasse sich bis auf einen Absatz ausschließlich mit Sicherheitselementen, die auf der Verwendung von Mikrolinsen basieren. Nur in sechs Zeilen von Absatz [000203] bzw. in Fig. 11a sei von Hohlspiegeln die Rede. Es werde dem Fachmann dort keine vollständige Lehre geboten, wie das entsprechende Element auszugestalten sei. Es handle sich daher nur um einen ganz allgemeinen Verweis auf die Möglichkeit dieser Alternative, aber die Lehre sei nicht ausreichend, um das Element auch zu realisieren. Dieses Ausführungsbeispiel sei kein realistischer Ausgangspunkt, da es dem Fachmann keine Hinweise liefere, wie er zur Lösung der Aufgabe vorgehen solle.

Es gebe mehrere Unterschiede: die Merkmale 2-1, 2-2 und 14 bis 16 seien in der Druckschrift D2 nicht offenbart.

Entscheidungsgründe

5. Hauptantrag: erfinderische Tätigkeit

5.1 Ausgangspunkt

Die Druckschrift D2 kommt dem Erfindungsgegenstand am nächsten und dient daher als "nächstliegender Stand der Technik" im Sinne des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.

Innerhalb der Druckschrift D2 kommt das Ausführungsbeispiel der Fig. 11a der Erfindung am nächsten.

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

Die Kammer kann sich dem Vortrag nicht anschließen, dass dieses Ausführungsbeispiel keinen realistischen Ausgangspunkt darstelle, weil es dem Fachmann keine Hinweise liefere, wie er zur Lösung der Aufgabe vorgehen solle. Grundsätzlich ist jedes Element des Standes der Technik auf dem Gebiet der Erfindung, das einen Gegenstand offenbart, der zum gleichen Zweck oder mit demselben Ziel entwickelt wurde, ein möglicher Ausgangspunkt. Einer besonderen Rechtfertigung, z.B. basierend auf Überlegungen des Fachmannes, bedarf es dazu nicht.

Insbesondere ist die Frage, ob ein solches Element einen Hinweis zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe enthält, für seine Wahl als Ausgangspunkt irrelevant. Dies geht schon daraus hervor, dass die objektive technische Aufgabe erst auf Grundlage des Ausgangspunktes definiert werden kann. Ob ein Stand der Technik einen Hinweis zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe enthält, ist in der Regel nur in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen ist ein solcher Hinweis, wenn er sich im nächstliegenden Stand der Technik selbst findet, für die Prüfung des Naheliegens der erfindungsgemäßen Lösung relevant. Findet sich der Hinweis hingegen in einem anderen Element des Standes der Technik, dann ist er für die Beantwortung der Frage von Bedeutung, ob der Fachmann diesen Stand der Technik zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe in Betracht ziehen (und daher seine Lehre ggf. mit derjenigen des nächstliegenden Standes der Technik kombinieren) würde.

Es bedarf auch keiner Rechtfertigung, warum der Fachmann innerhalb einer vorveröffentlichten Druckschrift, die eine große Zahl von Ausführungsbeispielen umfasst, gerade von einem bestimmten Ausführungsbeispiel ausgehen würde. Jedes der Ausführungsbeispiele stellt ein Element des Stands der Technik dar, das als solches dem (fiktiven) Fachmann bekannt ist und deshalb auch als Ausgangspunkt dienen kann.