T 2145/11 - No res iudicata parent

Key points

• The opponent alleges that patentee's appeal is not admissible, because the patent results from a divisional application and the Board had already decided on the parent. The opponent invokes T 51/08 holding that : " Subject matter on which a final decision has been taken by a board of appeal in the parent application becomes res iudicata and cannot be pursued in the divisional application." 
• The Board finds that T 51/08 does not apply because the subject matter of the present claims is different from that of the parent. The appeal is admissible.

EPO T 2145/11 -  link

1. Zulässigkeit der Beschwerde

1.1 Die Einsprechende bestritt unter Hinweis auf die Entscheidung T 0051/08 die Zulässigkeit der Beschwerde, mit der Begründung, dass über den Gegenstand des Patents durch die Entscheidung in dem Stammpatent bereits abschließend entschieden worden sei und die Kammer aufgrund der res judicata Wirkung hierüber nicht erneut entscheiden dürfte.

In der Entscheidung T 0051/08 hatte die Beschwerdekammer die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Teilanmeldung als unzulässig angesehen, weil in der Stammanmeldung bereits über denselben Gegenstand entschieden worden war. In diesem Fall waren jedoch die Ansprüche identisch. Im vorliegenden Fall hingegen weisen die Ansprüche des Hauptantrags des Streitpatents mehrere Unterschiede gegenüber dem Gegenstand der Ansprüche auf, über die in T 1586/06 befunden worden war. So unterscheiden sie sich von Letzteren allein schon dadurch, dass sie einen Disclaimer enthalten und auf die Verwendung von staubförmigen Magnesiumstearat bei der Herstellung von einem Multidosis-Trockenpulverinhalator zur Verbesserung der Beständigkeit der Trockenpulver-Formulierung gegen Feuchtigkeit gerichtet sind. Des Weiteren darf die Menge an Magnesiumstearat gemäß den Ansprüchen des Hauptantrags ausschließlich 0,4 bis 1 Gewichtsprozent bezogen auf die Trockenpulver-Formulierung betragen.

1.2 Folglich liegt nach Überzeugung der Kammer im vorliegenden Fall keine res judicata vor. Da die Beschwerde den weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen genügt (Regel 101 EPÜ), ist die Beschwerde zulässig.