T 0360/13 - German law from 1925

Key points

• In this opposition appeal, the patentee filed a new auxiliary request just after the break for deliberation of the Board and just before the Board announced its decision (about clarity of the pending requests).
•  The Board does not admit the request, which does not seem very surprising under Article 15(5) RPBA. However, for some reason, the Board supports this decision by quoting a German book about procedural law published in 1925. I don't know the book, but it is described as "a classic monograph on German procedural law". 
• As a comment, Article 125 EPC refers to the "principles of procedural law generally recognised in the Contracting States", not to German procedural law. Furthermore, the book does not seem to be in the EPO file, and I personally would be a bit surprised if a book about national law is quoted for the first time in the written decision (though, of course, perhaps the book was discussed earlier in the case at issue). 

EPO T 0360/13 - link

2.5 Den Stand des Verfahrens betreffend kommt im vorlie­gen­den Fall erschwerend hinzu, dass der neue Hilfs­antrag in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erst nach Beendigung der sachlichen Debatte eingereicht wurde, als die Sache bereits entscheidungsreif war.

2.5.1 Der Vorsitzende der Kammer hatte nämlich nach der De­batte über die Klarheit des Merkmals (i) die Antrags­lage festgestellt und erklärt, dass sowohl Anspruch 1 des Hauptantrages als auch Anspruch 1 des damals vor­lie­gen­den Hilfsantrages dieses Merkmal enthielten. Daher wären beide Anträge nicht gewährbar, falls die Kammer zu dem Schluss käme, dass das Merkmal nicht klar wäre. Je nach Beratungsergebnis könnte es somit zu einer Endentscheidung kommen. Erst nach der Beratungs­pause, jedoch vor der Verkündung einer Entscheidung erklärte die Beschwerdeführerin, dass sie den damaligen Hilfs­antrag dahingehend ändern wolle, das diskutierte Merk­mal (i) zu streichen.

2.5.2 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass es keinen Unterschied machen könne, dass der Antrag nicht bereits eine kurze Zeitspanne vorher in der mündlichen Verhand­lung (näm­lich vor der Verhandlungspause zur Beratung der Kammer bezüglich Klarheit des Merkmals (i)) ge­stellt worden sei.

2.5.3 Die Kammer findet dieses Argument jedoch nicht über­zeugend, da die genannte kurze Zeitspanne verschiedene Stadien des Verfahrens trennt, nämlich das Stadium vor und nach der Beendigung der sachlichen Debatte. Nach Beendigung der sachlichen Debatte gelten jedoch beson­ders strenge Maßstäbe bezüglich der Zulassung des Vor­bringens der Verfahrensbeteiligten. Insbesondere können die Beteiligten dann nichts mehr vorbringen, es sei denn, die Kammer beschließt, die Debatte wieder zu eröffnen (Artikel 15(5) VOBK). Im vorliegenden Fall gibt es keiner­lei Rechtfertigung dafür, dass der neue Hilfs­­antrag in der mündlichen Verhandlung erst nach Beendigung der sachlichen Debatte eingereicht wurde.

2.5.4 Die hier zugrunde gelegte Sicht des Verfahrens als eine Abfolge verschiedener Verfahrenslagen hat für das deutsche Recht namentlich James Goldschmidt geprägt. Er schreibt:

,,Die fortschreitende Entwickelung der Prozßlage bringt es mit sich, daß die Verpassung von Möglichkeiten oder die Versäumung von Lasten [das ist, Obliegenheiten] nicht mehr nachgeholt, umgekehrt Erwirkungshandlungen oder - an sich abänderliche - Entscheidungen nicht mehr widerrufen oder abgeändert werden können, sobald die Prozeßlage, auf welche sich die verpaßte oder ver-säumte, die zu widerrufende oder abzuändernde Prozeß-hand­lung bezieht, nicht mehr besteht (prozessualis-tische Überholung)." (James Goldschmidt, Der Prozeß als Rechtslage, Berlin 1925, Seite 520).

So ist beispielsweise einsichtig, daß jedenfalls nach der Urteilsverkündung keine neuen Argumente gehört oder Anträge gestellt werden können. Vorliegend war noch keine Endentscheidung verkündet worden, der Fall war allerdings aus Sicht der Kammer in einer Verfahrens­lage, die eine Endentscheidung erlaubt hätte. Die Zulassung eines neuen Antrages hätte hingegen bedeutet, von dieser Verfahrenslage wieder in die vorige Ver­fahrenslage der Sachdiskussion zurückzugehen. Dies wäre aus Sicht der Kammer nur dann geboten gewesen, wenn zusätzliche Sachaufklärung notwendig gewesen wäre, oder aber die Kammer ihre Entscheidung auf Aspekte zu stützen beabsichtigte, zu denen sich die Beteiligten nicht hinreichend hatten äußern können. Dies war vorliegend aber nicht der Fall.

Die Parteien waren auch darauf hingewiesen worden, dass die Sache je nach Beratungsergebnis der Kammer entscheidungsreif sein könne.

2.6 Ferner kam die Zulassung eines neuen Hilfsantrages auch nicht deshalb in Betracht, weil die Beschwerde­führerin von dem Beratungsergebnis ihrer Ansicht nach "über­rascht" war. Es kommt dabei nämlich nicht darauf an, welches Ergebnis die Parteien erwartet haben (eine von ihrer Argumentation überzeugte Partei wäre dann immer von einem abweichenden Ergebnis überrascht), sondern welches Ergebnis die Parteien vor dem Hinter­grund des bisherigen Sach- und Streitstandes hätten erwarten können, mithin jedes Ergebnis, zu dessen Entschei­dungsgrundlagen sich die Parteien hatten äußern können.

2.7 Schließlich merkt die Kammer an, dass die Beschwerde­führerin in der Beschwerdebegründung ausführte, dass es der Zweck des Merkmals (i) sei, "weitere Zweifel über die Bedeu­tung des Plurals bei den Log-Dateien und Sta­tis­tiken über die Betriebsdaten endgültig auszuräumen". Durch die Streichung des Merkmals (i) in Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags wären also bei der Diskussion der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des gemäß neuem Hilfsantrag beantragten Gegenstandes komplexe Diskus­sionen bezüglich der Bedeutung dieses Plurals zu er­warten.

2.8 Aus diesen Gründen übt die Kammer das Ermessen unter Artikel 13(1) VOBK dahingehend aus, den neuen Hilfs­antrag nicht in das Verfahren zuzulassen.

3. Schlussfolgerung

Da der Hauptantrag wegen mangelnder Klarheit des An­spruchs 1 des Antrags nicht gewährbar ist und der Hilfs­antrag nicht in das Verfahren zugelassen wird, ist die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen (Artikel 111(1) EPÜ 1973).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.