T 0100/13 - Late requests and substantiation

Key points

• Es obliegt der Beschwerdegegnerin, in der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung zu substantiieren, inwieweit die Einwände gegen die angegriffene Entscheidung unzutreffend sind bzw. inwieweit durch eine Anpassung der unbedingt oder hilfsweise gestellten Anträge den in der Beschwerdebegründung erhobenen Einwänden so Rechnung getragen wurde, dass die geänderten Anspruchssätze die Grundlage für ein beschränkt aufrecht zu erhaltendes Patent bilden können. Nach Auffassung der Kammer ist erst recht bei, wie im vorliegenden Fall, sehr spät im Verfahren eingereichten Hilfsanträgen eine angemessene Substantiierung im Hinblick auf die Patentfähigkeit der Ansprüche gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik zu erwarten.

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Entscheidungsgründe
[...]

2.3 Die erst nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 9 wurden nach Auffassung der Kammer ohne erkennbaren Grund, insbesondere nicht in Reaktion auf einen Schriftsatz der Beschwerdeführerin oder eine Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK, zu einem sehr späten Zeitpunkt im Verfahren eingereicht. Die Hilfsanträge sind zudem auf divergierende Anspruchsfassungen gerichtet, da sie Merkmalskombinationen des erteilten Anspruchs 1 mit einem aus der Beschreibung stammenden Merkmal (Hilfsantrag 1) oder mit Merkmalen der auf verschiedene Aspekte gerichteten abhängigen Ansprüche (Hilfsanträge 2 bis 7) oder in Kombination (Hilfsanträge 8 und 9) enthalten. Die Hilfsanträge 1 bis 9 wurden zudem mit Schreiben vom 2. Juni 2015 ohne jeden Kommentar hinsichtlich ihrer Patentfähigkeit eingereicht, und auch im Schreiben vom 7. September 2015 wurde lediglich angemerkt (siehe Seite 3, 3. Absatz), dass mit Hilfsantrag 1 klargestellt werde, dass der Datenkommunikations-Kanal "keine reine Steuerleitung wie in den genannten Entgegenhaltungen" sei. Im Übrigen hat die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin auch im Einspruchsverfahren zu Hilfsantrag 1 nur ausgeführt, dass damit Neuheit hergestellt werde, ohne auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik einzugehen, und zur Patentfähigkeit der Hilfsanträge 2 bis 9 keine Erklärungen geliefert.

Der Einwand mangelnder Substantiierung hinsichtlich ihrer Patentfähigkeit trifft gleichermaßen auf die noch später eingereichten (und auf den Hilfsanträgen 1 bis 9 aufbauenden) Hilfsanträge 10 bis 12 zu, selbst wenn diese als Reaktion auf die von der Kammer in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK beanstandete Divergenz der Hilfsanträge 1 bis 9 den Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 konsistent einschränken.

Zur Patentfähigkeit des erteilten Anspruchs 11, der unverändert auch in den Hilfsanträgen 1, 3 bis 7 sowie 9 bis 11 enthalten ist und auch mit der Beschwerde angegriffen wurde, hat die Beschwerdegegnerin ebenfalls keine Ausführungen gemacht.

2.4 Reicht die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin - wie vorliegend - erst sehr spät im Verfahren divergierende Hilfsanträge ein, ohne jedwede Begründung zur Gewährbarkeit dieser Anträge gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, so ist weder der Kammer noch der anderen Partei in diesem Verfahrensstadium zuzumuten, erstmals in der mündlichen Verhandlung eine Diskussion zur Patentfähigkeit dieser auf verschiedene Aspekte gerichteten Anträge zu führen. Auch die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte anwaltliche Sorgfaltspflicht in Hinblick auf einen möglichen Verlust des Patents rechtfertigt nicht das Einreichen eine Vielzahl divergierender Hilfsanträge und entbindet sie nicht von der im zweiseitigen Verfahren gebotenen Pflicht zur sorgfältigen und beförderlichen Verfahrensführung.

Es obliegt der Beschwerdegegnerin, in der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung zu substantiieren, inwieweit die Einwände gegen die angegriffene Entscheidung unzutreffend sind bzw. inwieweit durch eine Anpassung der unbedingt oder hilfsweise gestellten Anträge den in der Beschwerdebegründung erhobenen Einwänden so Rechnung getragen wurde, dass die geänderten Anspruchssätze die Grundlage für ein beschränkt aufrecht zu erhaltendes Patent bilden können. Nach Auffassung der Kammer ist erst recht bei, wie im vorliegenden Fall, sehr spät im Verfahren eingereichten Hilfsanträgen eine angemessene Substantiierung im Hinblick auf die Patentfähigkeit der Ansprüche gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik zu erwarten. Dies gilt um so mehr, als das Streitpatent bereits im Einspruchsverfahren in vollem Umfang angegriffen und mangelnde Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit für alle erteilten Ansprüche argumentiert wurde (siehe Einspruchsschriftsatz vom 16. September 2010) und die Einsprechende im Einspruchsverfahren, in Reaktion auf die Vorlage eines dem vorliegenden Hilfsantrag 1 entsprechenden Hilfsantrags mit zusätzlichen Merkmalen aus der Beschreibung, bereits das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit verneint hat (siehe Schriftsatz vom 19. September 2012, Seiten 7 ff.). Nachdem die vorliegenden Hilfsanträge 1 bis 12 auf Merkmalskombinationen beruhen, die im erstinstanzlichen Verfahren von der Einsprechenden als nicht patentfähig angesehen wurden, hätte die Patentinhaberin spätestens mit Beschwerdeerwiderung, falls sie entsprechende Anträge in der Beschwerde hätte weiterverfolgen wollen, zusammen mit deren Einreichung eine sachliche Begründung für die Hilfsanträge vorlegen müssen, vgl. Artikel 12 (2) VOBK. Die Anforderungen können nicht niedriger liegen, wenn die Anträge verspätet vorgelegt werden und im Rahmen von Artikel 13 (3) VOBK nun geprüft werden muss, ob sie geeignet sind, die geltend gemachten Patentierungshindernisse zu überwinden, ohne zugleich neue Problemfelder aufzutun, und daher trotz des weit fortgeschrittenen Verfahrensstadiums noch zum Verfahren zugelassen werden können.

Auch wenn die Hilfsanträge 1 bis 12, wie von der Beschwerdegegnerin argumentiert, keinen neuen Sachverhalt oder neuen Fall schaffen und von einfacher bzw. nicht komplexer Natur sein mögen, so hat die Beschwerdegegnerin nicht vorgetragen, wieso damit eine gewährbare Anspruchsfassung vorliege. Es konnte also weder davon ausgegangen werden, dass einer dieser Anträge geeignet war, alle Einwände hinsichtlich mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit auszuräumen, noch dass die auf verschiedene Aspekte gerichteten Anträge in der mündlichen Verhandlung umfassend und ausreichend zu diskutieren waren, ohne möglicherweise eine Verlegung der mündlichen Verhandlung oder eine Zurückverweisung an die erste Instanz in Betracht zu ziehen.