T 0030/15 - Sufficiency and proof

Key points:

• If a patent is revoked on the ground of insufficient disclosure by the OD, the burden of proof shifts to the patentee in appeal to demonstrate that the subject-matter of the claims (as amended in appeal) is sufficiently disclosed.

EPO T 0030/15 - [C] - link

Motifs de la décision

1. Admission de T18

1.1 La requérante justifie l'introduction tardive de T18 en faisant valoir que, comme il ne s'agit que d'une réaction à l'avis préliminaire de la Chambre, elle n'aurait ni pu ni du soumettre ce document auparavant.

[...]

1.4 Devoir de prouver l'insuffisance

1.4.1 La requérante fait valoir qu'il appartenait aux intimées, en tant qu'opposantes, de prouver en réponse au mémoire de recours qu'un lecteur averti du brevet serait incapable d'exécuter, à partir de ses connaissances générales, cette nouvelle invention limitée au thon précuit. Les intimées n'ont tout simplement qu'affirmé les difficultés qu'on pourrait rencontrer en réalisant les inventions, objets des revendications soumises en recours, mais n'ont fourni aucun moyen de preuve que ces objets n'étaient pas réalisables. Elles auraient donc du soumettre leurs commentaires dans leurs écritures à un stade bien antérieur de la procédure de recours, et non les présenter comme une réponse nécessaire à T18.

La requérante, quant à elle, n'avait pas à soumettre ces moyens de preuve avec son exposé des motifs du recours, car c'est aux seuls opposants qu'il incombe, quels que soient les cas de figure, de prouver que l'exposé de l'invention n'est pas suffisant. Ceci s'applique également en recours suite à une décision de révocation du brevet pour insuffisance de description, et notamment lorsque les motifs de la décision attaquée ne sont plus censés faire grief à la requérante suite à une modification de l'objet revendiqué.

1.4.2 La Chambre ne partage pas les positions exprimées par la requérante pour les raisons suivantes:

Le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir, selon l'article 12 (2) RPCR, l'ensemble des moyens invoqués par la requérante, notamment tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués au soutien de la demande d'annuler ou de modifier la décision attaquée.

Les intimées ont apporté pendant la procédure d'opposition des éléments apparemment suffisamment crédibles sur l'impossibilité de réaliser l'invention d'une façon systématique et répétitive en suivant les informations contenues dans le brevet; celles-ci seraient, de plus, trop limitées et contradictoires.

Ceci a conduit la division d'opposition à rendre la décision attaquée qu'elle a dûment motivée. Cette décision non seulement clôture la procédure d'opposition, mais a comme conséquence d'attribuer des rôles différents aux parties en cause pour la phase de recours. Une fois le brevet révoqué, c'est à la titulaire du brevet en sa qualité de requérante qu'il incombe de prendre une position plus active et de présenter, dans un premier temps, une argumentation détaillée dans son mémoire de recours et ce, même si par un nouveau jeu de revendications les motifs à la base de la décision attaquée semblent être surmontés. Elle ne peut plus se contenter d'attendre des intimées qu'elles démontrent la non validité du brevet.

La titulaire du brevet, en tant que requérante, doit, de ce fait, agir à l'encontre de la décision qu'elle conteste, c'est-à-dire qu'elle est tenue, en l'espèce, de démontrer que les connaissances générales de l'homme du métier permettraient effectivement de réaliser l'invention sur la base du brevet. Cette démonstration doit être complète et non sélective, et sans attendre que la Chambre ou les intimées l'invitent à le faire plus en avant.

La procédure de recours, à cet égard, n'est pas une continuation de la procédure d'opposition, mais une nouvelle procédure engagée par la requérante. De ce fait, les principes qui, dans un premier temps gouvernaient la procédure d'opposition ne sont plus nécessairement applicables au stade du recours, ceux énoncés dans le règlement de procédure des chambres de recours leur étant substitués, notamment l'obligation de fournir l'ensemble des moyens pour lesquels la décision ne peut pas être maintenue.

Une titulaire qui pense pouvoir écarter le fondement de la décision attaquée par des motifs de recours uniquement limités à un seul aspect de ladite décision prend le risque d'être ultérieurement au cours de la procédure de recours dans une situation telle que le dépôt de motifs ou de moyens de preuve supplémentaires soit considéré comme tardif en application des articles 13 (1) et/ou 13 (3) RPCR.

1.5 Au vu de ce qui précède, la Chambre juge, par conséquent, de ne pas admettre T18 dans la procédure de recours, en application de l'article 13(3) RPCR.