T 0043/16 - OD should have admitted requests

Key points

• The OD had not admitted Auxiliary Request 1. The Board considers that the OD did so according to the wrong principles (G7/93). Oral proceedings before the OD were held on 13.10.2015. The Board notes that AR-1 was filed with letter of 18.12.2014. This letter was after the expiry of the period of Rule 79(1) EPC (The Rule 79(1) Communication was dated 21.02.2014. A first extension with 2 months was granted, i.e. until 21.08.2014. A second extension was denied. The Patentee's response was filed only in December 2014. 
• The Board: "Auch wenn sie [Auxiliary Request 1] formal nach Ablauf der nach Regel 79 (1) EPÜ gesetzten Frist eingegangen sind, sind sie Gegenstand sowohl der in der Ladung zur mündlichen Verhandlung geäußerten vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung, als auch der Eingabe der Einsprechenden vom 23. Juli 2015. Daher mussten sie als faktisch in das Einspruchsverfahren zugelassen gelten."
• As a first comment, I note that the Board appears to acknowledge that auxiliary requests filed after the expiry of the Rule 79(1) period are in principle late-filed. However, I find it rather weird that a late-filed request becomes admissible because the opponent comments in substance on it. The opponent can hardly be expected to restrict itself to only contesting admissibility, in view of the risk that the OD could admit the request. If I understand the present Board, if you wile a substantive rebuttal as an opponent, patentee's late-filed auxiliary requests automatically become admissible. What is the opponent supposed to do, then? Has the Rule 79(1) period any meaning, except for being a delay until the OD can issue summons?
• The OD had also decided to not admit Auxiliary Requests 3 to 6, filed after the Rule 116(2) date. The Board: Die Kammer stellt fest, dass die Nichtzulassung der Hilfsanträge 3 bis 6 lediglich damit begründet wurde, dass der Antrag nach Regel 116(2) EPÜ verspätet eingereicht worden war. [in particular: “Durch die Eingabe der Einsprechenden vom 23. Juli 2015 habe sich der Sachverhalt geändert, da die Einsprechende neue Einwände, zusätzliche Argumente und weitere Druckschriften eingereicht habe.”] Die Einspruchsabteilung berücksichtigte nicht, dass der Antrag durch eine Änderung des Streitstoffs veranlasst war, [...] . Hinsichtlich der Hilfsanträge 4 bis 6 setzte sie sich inhaltlich nicht erkennbar mit den geänderten Ansprüchen auseinander, bevor sie die Hilfsanträge 3 bis 6 als nicht zulässig verwarf. Die Einspruchsabteilung hat ihr Ermessen daher rein formalistisch ausgeübt.
• As a comment, I tend to agree that if the opponent submits new attacks and documents shortly before the Rule 116(2) date (and these are admitted), then the patentee must be given an opportunity to reply, with auxiliary requests if desired, under Article 113. Rule 116(2) indeed only applies if the proprietor “has been notified” of the grounds prejudicing the maintenance of the patent and invitation to submit amended claims has accordingly been issued. The Rule 116(2) date applies only for amended claims that are responsive to those objections notified in that invitation. 
• The OD had also decided to not admit the new Main Request, filed two weeks before the oral proceedings, which were the claims as granted (with the reply of 18.12.2014, the Main Request was amended claims). According to the Board, two weeks was sufficient for the opponent to consider this new request, because the claims as granted were already the subject of the Notice of opposition. "Somit war der Einsprechenden durchaus zuzumuten, sich etwa zwei Wochen vor dem Termin der mündlichen Verhandlung erneut mit den erteilten Ansprüchen und mit ihrer eigenen Argumentation auseinanderzusetzen, an der sich angesichts der erteilten Ansprüche nichts geändert haben sollte." 

EPO T 0043/16 -  link

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin reichte zusammen mit ihrer Beschwerdebegründung erneut ihren Hauptantrag betreffend die erteilten Ansprüche, sowie die Hilfsanträge 1 bis 6 ein, die von der Einspruchsabteilung unter Verweis auf Regel 116 (2) EPÜ in das Einspruchsverfahren nicht zugelassen worden waren.

2.1 Daher hat die Kammer zu überprüfen, ob einzelne oder alle diese Anträge in das Beschwerdeverfahren zuzulassen sind. Gemäß Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) kann eine Kammer das Vorbringen eines Beteiligten in das Beschwerdeverfahren zulassen, auch wenn es von der ersten Instanz als verspätet nicht zugelassen wurde. Soweit nach Artikel 12 (4) VOBK im Beschwerdeverfahren über die Zulassung von Vorbringen zu entscheiden ist, das bereits im erstinstanzlichen Verfahren nicht zu gelassen wurde, entspricht dies einer Überprüfung der auf Regel 116 EPÜ gestützten Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung.

2.2 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der Überprüfung einer Ermessensentscheidung des erstinstanzlichen Organs zu beurteilen, ob es sein Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (siehe G 7/93, ABl. EPA 1994, 775, Entscheidungsgründe Punkt 2.6; T 640/91, ABl. EPA 1994, 918, Entscheidungsgründe Punkt 6.3; T 109/08, Entscheidungsgründe Punkt 4.1).

2.3 Daher wird die Kammer im Folgenden untersuchen, ob die Nichtzulassung der erneut im Beschwerdeverfahren vorgelegten Anträge von der Einspruchsabteilung nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens erfolgte, oder ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat.

3. Hauptantrag

3.1 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer ersten Eingabe im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche eingereicht. Erst mit ihrer zweiten Eingabe im Einspruchsverfahren, mit dem Schriftsatz vom 28. September 2015, legte sie als Hauptantrag die erteilten Ansprüche vor, die sie auch im Beschwerdeverfahren als Hauptantrag weiterverfolgt.

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern bedeuten zwischenzeitliche Einschränkungen des Patentbegehrens keinen ausdrücklichen Verzicht auf Teile des Patents, sondern sind nur als Formulierungsversuche anzusehen, die das Patent gegenüber Einwänden abgrenzen sollen. Es steht dem Patentinhaber jederzeit frei, wieder auf breitere Ansprüche oder auf die erteilte Fassung zurückzukehren, vorausgesetzt, es liegt kein Verfahrensmissbrauch vor (siehe T 123/85, ABl. EPA 1989, 336, Punkte 3.1.1 und 3.1.2 der Entscheidungsgründe; T 296/87, ABl. EPA 1990, 195, Punkt 2 der Entscheidungsgründe; T 900/94, Punkt 1.6 der Entscheidungsgründe; T 1018/02, Punkt 2.4 der Entscheidungsgründe; T 934/02, Punkt 3.2 der Entscheidungsgründe; T 699/00, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe; T 794/02, Punkte 1.1 bis 1.7 der Entscheidungsgründe).

3.3 Im vorliegenden Fall wurde die Rückkehr zu den erteilten Ansprüchen in der angefochtenen Entscheidung nicht als Verfahrensmissbrauch gewertet. Es sei jedoch der Einsprechenden nicht zumutbar, sich in den verbleibenden zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung erneut mit den erteilten Ansprüchen auseinanderzusetzen. In der angefochtenen Entscheidung wurde auch angeführt, dass die erneute Vorlage der erteilten Ansprüche einen Rückschritt im Verfahren darstelle und keine rechtzeitige Reaktion auf die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung oder auch die Eingabe der Einsprechenden vom 23. Juli 2015 darstelle.

3.4 Der Gegenstand der erteilten Ansprüche bildet den Ausgangspunkt eines jeden Einspruchsverfahrens. Auf den Gegenstand der erteilten Ansprüche beziehen sich die Einwände und die Argumente der Einsprechenden Partei, die sie in ihrer Einspruchsschrift ausführlich dargelegt hat. Weder die Einsprechende, noch die Einspruchsabteilung hatten die Unterschiede zwischen den erteilten Ansprüchen und den zwischenzeitlich vorgelegten geänderten Ansprüchen (damaliger Hauptantrag A und Hilfsantrag B) als komplex bezeichnet. Somit war der Einsprechenden durchaus zuzumuten, sich etwa zwei Wochen vor dem Termin der mündlichen Verhandlung erneut mit den erteilten Ansprüchen und mit ihrer eigenen Argumentation auseinanderzusetzen, an der sich angesichts der erteilten Ansprüche nichts geändert haben sollte.

Auch wenn die Einspruchsabteilung eine negative vorläufige Meinung zu einen Antrag geäußert hat, steht es einer Patentinhaberin frei, den betreffenden Antrag weiter zu verfolgen, wenn sie der Auffassung ist, dass die negative Meinung nicht zutreffend ist, oder sie glaubt, stichhaltige Gegenargumente vorbringen zu können. Darüber hinaus betraf die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall andere, geänderte Ansprüche, deren Änderungen die Einspruchsabteilung nicht im Einklang mit Artikel 123(2) EPÜ erachtete. Derartige Einwände wären durch eine Rückkehr zu den erteilten Ansprüchen jedoch gegenstandslos.

3.5 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung bei der Nichtzulassung der erteilten Ansprüche gemäß Hauptantrag in das Einspruchsverfahren ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat. Daher lässt die Kammer den Hauptantrag der Beschwerdeführerin nach Artikel 12(4) EPÜ in das Beschwerdeverfahren zu.

4. Hilfsanträge 1 und 2

4.1 Die Einspruchsabteilung hatte in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die Hilfsanträge 1 und 2 bereits mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2014 eingereicht worden waren, damals unter der Bezeichnung Hauptantrag A und Hilfsantrag B. Damit stellten sie keine Überraschung dar. Die Einspruchsabteilung begründete die Nichtzulassung dieser Anträge damit, dass es nicht im Sinne der Prozessökonomie sei, Anträge neu einzureichen, die eindeutig bzw. deutlich nicht patentierbar seien.

4.2 Ungeachtet dessen, dass nur ein Verweis auf die deutliche, bzw. eindeutige Nicht-Patentierbarkeit von Anträgen nicht die Mindestanforderung an eine begründete Entscheidung erfüllt, sind die Hilfsanträge 1 und 2 bereits am 18. Dezember 2014 eingereicht worden. Auch wenn sie formal nach Ablauf der nach Regel 79 (1) EPÜ gesetzten Frist eingegangen sind, sind sie Gegenstand sowohl der in der Ladung zur mündlichen Verhandlung geäußerten vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung, als auch der Eingabe der Einsprechenden vom 23. Juli 2015. Daher mussten sie als faktisch in das Einspruchsverfahren zugelassen gelten.

4.3 Indem die Einspruchsabteilung diese Anträge unter Verweis auf Regel 116(2) EPÜ zu einem späteren Zeitpunkt während der mündlichen Verhandlung nicht mehr in das Einspruchsverfahren zugelassen hat, hat sie ihren Ermessensspielraum überschritten, da diese Anträge einer Ermessensentscheidung nicht mehr zugänglich waren.

4.4 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die Hilfsanträge 1 und 2 unter Artikel 12(4) VOBK in das Beschwerdeverfahren zuzulassen sind.

5. Hilfsanträge 3 bis 6

5.1 Die Beschwerdeführerin hatte erstmals mit Schriftsatz vom 28. September 2015 die Hilfsanträge 3 bis 6 eingereicht. Durch die Eingabe der Einsprechenden vom 23. Juli 2015 habe sich der Sachverhalt geändert, da die Einsprechende neue Einwände, zusätzliche Argumente und weitere Druckschriften eingereicht habe. Angesichts dieser geänderten Sachlage sei die verbleibende Zeit bis zum Ablauf der nach Regel 116(1) EPÜ gesetzten Frist für eine angemessene Reaktion zu kurz gewesen und eine geänderte Sachlage rechtfertige eine Zulassung von Eingaben, die erst nach Ablauf Frist zur Einreichung von Unterlagen eingereicht werden.

5.2 In der angefochtenen Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung die Nichtzulassung des Hilfsantrages 3 damit begründet, dass Anspruch 1 gegenüber der erteilten Fassung nur zwei von vier zusätzlichen technischen Merkmale enthalte, die bereits im Anspruch 1 des Hilfsantrages B, wie eingereicht mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2014, enthalten gewesen seien. Jedoch seien zwei der technischen Merkmale des Hilfsantrages B, die unter Artikel 123(2) EPÜ angegriffen worden waren, weggelassen worden. Der durch das Weglassen von zwei technischen Merkmalen des damaligen Hilfsantrages B entstandene Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 weise daher einen anderen Schutzumfang auf. Zu einem so späten Zeitpunkt des Verfahrens sei der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) jedoch nicht zuzumuten, sich mit dieser Frage auseinander zu setzen. Die Nichtzulassung der Hilfsanträge 4 bis 6 begründete die Einspruchsabteilung damit, dass der völlig geänderte Schutzumfang der Ansprüche zu so einem späten Zeitpunkt in der Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung der Einsprechenden nicht zuzumuten ist.

5.3 Die Kammer stellt fest, dass die Nichtzulassung der Hilfsanträge 3 bis 6 lediglich damit begründet wurde, dass der Antrag nach Regel 116(2) EPÜ verspätet eingereicht worden war. Die Einspruchsabteilung berücksichtigte nicht, dass der Antrag durch eine Änderung des Streitstoffs veranlasst war, und setzte sich in sachlicher Hinsicht nur mit Hilfsantrag 3 auseinander, indem sie feststellte, dass Anspruch 1 nur zwei von vier Merkmalen enthalte, die bereits seit der ersten Eingabe der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren bekannt waren. Hinsichtlich der Hilfsanträge 4 bis 6 setzte sie sich inhaltlich nicht erkennbar mit den geänderten Ansprüchen auseinander, bevor sie die Hilfsanträge 3 bis 6 als nicht zulässig verwarf. Die Einspruchsabteilung hat ihr Ermessen daher rein formalistisch ausgeübt.

5.4 Wie von der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren eingeräumt, betreffen einige Änderungen in den Ansprüchen der Hilfsanträge 3 bis 6 den neuen Einwand der mangelnden Klarheit, den sie erstmals in ihrer Eingabe vom 23. Juli 2015 erhoben hatte.

5.5 Die Kammer ist der Auffassung, dass damit die Änderungen in den Ansprüchen der Hilfsanträge 3 bis 6 eine angemessene Antwort auf die Eingabe der Einsprechenden vom 23. Juli 2015 zu sein scheinen. Daher lässt die Kammer die Hilfsanträge 3 bis 6 in das Beschwerdeverfahren zu.

6. Zurückverweisung (Artikel 111(1) EPÜ)

Da das Streitpatent einzig mangels zugelassener Anträge widerrufen worden ist, die Kammer indessen den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 6, welche die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 28. September 2015 eingereicht hatte, in das Beschwerdeverfahren zugelassen hat, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Einspruchsabteilung zu den Fragen bezüglich der Zulässigkeit der Änderungen, der Ausführbarkeit, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit noch keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat. Hierzu steht eine abschließende Prüfung der Einspruchsabteilung noch aus. Obwohl die Beschwerdegegnerin beantragte, dass diese Prüfung von der Kammer durchgeführt werde, da es sich um einen einfachen Sachverhalt handle, hält es die Kammer nicht für angezeigt, an Stelle der Einspruchsabteilung die offenen Fragen zu entscheiden, um diesbezüglich den Parteien die Möglichkeit auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz zu erhalten. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 6, alle Anträge wie eingereicht mit Schriftsatz vom 28. September 2015, werden in das Verfahren zugelassen.

3. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.