T 1364/12 - The positive side of Rule 79(1)

Key points

• In this older decision (2015), the Board explains that documents submitted by the proprietor in the Rule 79 period are admissible. It does  not matter if the documents are prima facie relevant or not. 
• The Board: “da [these documents] von der [patentee] fristgerecht in Antwort auf die Mitteilung nach Regel 79 (1) EPÜ eingereicht worden waren und somit Basis des Einspruchsverfahrens bilden hätten müssen. Die Einspruchsabteilung hätte sich die Frage, ob sie die Dokumente im Rahmen einer Ermessensausübung unter dem Aspekt der Prima-facie-Relevanz zum Verfahren zulässt [], nicht stellen dürfen”

T 1364/12 -  link

5. Berücksichtigung der E8 und E9 im Verfahren

5.1 Die Beschwerdeführerin hat die E8 und E9 mit ihrer ersten Stellungnahme zum Einspruch vom 2. März 2011 und mithin innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 79 (1) EPÜ vom 11. November 2010 gesetzten Frist von vier Monaten eingereicht. Demnach war das Vorlegen dieser Druckschriften fristgerecht und zum frühest-möglichen Zeitpunkt im Einspruchsverfahren erfolgt.

5.2 Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung die E8 und E9 für die Interpretation des in der E3 verwendeten Begriffs "Sanitärapparat" herangezogen. Als Bestandteil der Beschwerdebegründung waren diese beiden Dokumente und das zugehörige Vorbringen somit von Anfang an Grundlage des Beschwerdeverfahrens (vgl. Artikel 12 (2) VOBK), und die Kammer sieht auch keinerlei Gründe, weshalb sie diese Dokumente und das Vorbringen nach Artikel 12 (4) VOBK nicht berücksichtigen sollte.

5.3 Zwar waren die Dokumente von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden, allerdings war dies nach Ansicht der Kammer zu Unrecht erfolgt, da sie von der Beschwerdeführerin fristgerecht in Antwort auf die Mitteilung nach Regel 79 (1) EPÜ eingereicht worden waren und somit Basis des Einspruchsverfahrens bilden hätten müssen. Die Einspruchsabteilung hätte sich die Frage, ob sie die Dokumente im Rahmen einer Ermessensausübung unter dem Aspekt der Prima-facie-Relevanz zum Verfahren zulässt (vgl. Entscheidung der Einspruchsabteilung, Entscheidungsgründe Nr 2), nicht stellen dürfen, und es lag insoweit eine fehlerhafte Ermessensausübung vor.

5.4 Die Kammer kam also zur Schlussfolgerung, dass die Dokumente E8 und E9 und der diesbezügliche Vortrag gemäß Artikel 12 (2), (4) VOBK im Verfahren zu berücksichtigen sind. Auf ihre Prima-facie-Relevanz braucht nicht eingegangen zu werden.

T 0043/16 - OD should have admitted requests

Key points

• The OD had not admitted Auxiliary Request 1. The Board considers that the OD did so according to the wrong principles (G7/93). Oral proceedings before the OD were held on 13.10.2015. The Board notes that AR-1 was filed with letter of 18.12.2014. This letter was after the expiry of the period of Rule 79(1) EPC (The Rule 79(1) Communication was dated 21.02.2014. A first extension with 2 months was granted, i.e. until 21.08.2014. A second extension was denied. The Patentee's response was filed only in December 2014. 
• The Board: "Auch wenn sie [Auxiliary Request 1] formal nach Ablauf der nach Regel 79 (1) EPÜ gesetzten Frist eingegangen sind, sind sie Gegenstand sowohl der in der Ladung zur mündlichen Verhandlung geäußerten vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung, als auch der Eingabe der Einsprechenden vom 23. Juli 2015. Daher mussten sie als faktisch in das Einspruchsverfahren zugelassen gelten."
• As a first comment, I note that the Board appears to acknowledge that auxiliary requests filed after the expiry of the Rule 79(1) period are in principle late-filed. However, I find it rather weird that a late-filed request becomes admissible because the opponent comments in substance on it. The opponent can hardly be expected to restrict itself to only contesting admissibility, in view of the risk that the OD could admit the request. If I understand the present Board, if you wile a substantive rebuttal as an opponent, patentee's late-filed auxiliary requests automatically become admissible. What is the opponent supposed to do, then? Has the Rule 79(1) period any meaning, except for being a delay until the OD can issue summons?
• The OD had also decided to not admit Auxiliary Requests 3 to 6, filed after the Rule 116(2) date. The Board: Die Kammer stellt fest, dass die Nichtzulassung der Hilfsanträge 3 bis 6 lediglich damit begründet wurde, dass der Antrag nach Regel 116(2) EPÜ verspätet eingereicht worden war. [in particular: “Durch die Eingabe der Einsprechenden vom 23. Juli 2015 habe sich der Sachverhalt geändert, da die Einsprechende neue Einwände, zusätzliche Argumente und weitere Druckschriften eingereicht habe.”] Die Einspruchsabteilung berücksichtigte nicht, dass der Antrag durch eine Änderung des Streitstoffs veranlasst war, [...] . Hinsichtlich der Hilfsanträge 4 bis 6 setzte sie sich inhaltlich nicht erkennbar mit den geänderten Ansprüchen auseinander, bevor sie die Hilfsanträge 3 bis 6 als nicht zulässig verwarf. Die Einspruchsabteilung hat ihr Ermessen daher rein formalistisch ausgeübt.
• As a comment, I tend to agree that if the opponent submits new attacks and documents shortly before the Rule 116(2) date (and these are admitted), then the patentee must be given an opportunity to reply, with auxiliary requests if desired, under Article 113. Rule 116(2) indeed only applies if the proprietor “has been notified” of the grounds prejudicing the maintenance of the patent and invitation to submit amended claims has accordingly been issued. The Rule 116(2) date applies only for amended claims that are responsive to those objections notified in that invitation. 
• The OD had also decided to not admit the new Main Request, filed two weeks before the oral proceedings, which were the claims as granted (with the reply of 18.12.2014, the Main Request was amended claims). According to the Board, two weeks was sufficient for the opponent to consider this new request, because the claims as granted were already the subject of the Notice of opposition. "Somit war der Einsprechenden durchaus zuzumuten, sich etwa zwei Wochen vor dem Termin der mündlichen Verhandlung erneut mit den erteilten Ansprüchen und mit ihrer eigenen Argumentation auseinanderzusetzen, an der sich angesichts der erteilten Ansprüche nichts geändert haben sollte." 

EPO T 0043/16 -  link

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin reichte zusammen mit ihrer Beschwerdebegründung erneut ihren Hauptantrag betreffend die erteilten Ansprüche, sowie die Hilfsanträge 1 bis 6 ein, die von der Einspruchsabteilung unter Verweis auf Regel 116 (2) EPÜ in das Einspruchsverfahren nicht zugelassen worden waren.

2.1 Daher hat die Kammer zu überprüfen, ob einzelne oder alle diese Anträge in das Beschwerdeverfahren zuzulassen sind. Gemäß Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) kann eine Kammer das Vorbringen eines Beteiligten in das Beschwerdeverfahren zulassen, auch wenn es von der ersten Instanz als verspätet nicht zugelassen wurde. Soweit nach Artikel 12 (4) VOBK im Beschwerdeverfahren über die Zulassung von Vorbringen zu entscheiden ist, das bereits im erstinstanzlichen Verfahren nicht zu gelassen wurde, entspricht dies einer Überprüfung der auf Regel 116 EPÜ gestützten Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung.

2.2 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der Überprüfung einer Ermessensentscheidung des erstinstanzlichen Organs zu beurteilen, ob es sein Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (siehe G 7/93, ABl. EPA 1994, 775, Entscheidungsgründe Punkt 2.6; T 640/91, ABl. EPA 1994, 918, Entscheidungsgründe Punkt 6.3; T 109/08, Entscheidungsgründe Punkt 4.1).

2.3 Daher wird die Kammer im Folgenden untersuchen, ob die Nichtzulassung der erneut im Beschwerdeverfahren vorgelegten Anträge von der Einspruchsabteilung nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens erfolgte, oder ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat.

3. Hauptantrag

3.1 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer ersten Eingabe im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche eingereicht. Erst mit ihrer zweiten Eingabe im Einspruchsverfahren, mit dem Schriftsatz vom 28. September 2015, legte sie als Hauptantrag die erteilten Ansprüche vor, die sie auch im Beschwerdeverfahren als Hauptantrag weiterverfolgt.

T 0834/14 - Requests not admitted by OD

Key points

• The OD considers claim 1 of the main request to include a feature that lacks basis in the application as filed, as submitted by the opponent in the Notice of opposition. The OD had refused to admit auxiliary requests filed during the oral proceedings. The Board does not consider this to form a substantial procedural violation.
• "As mentioned by the Opposition Division in its decision (point 11.2), the opponent had already objected to the feature [x] in the notice of opposition (point II), and the [proprietor] had not reacted by amending claim 1 to overcome that objection [prior to the oral proceedings]. In the Board's opinion, the [proprietor] could have filed an amended version of the claims to address this objection together with its reply to the notice of opposition, or at the latest before the oral proceedings. Therefore, for that reason alone, the Board does not see any substantial procedural violation in forbidding the appellant to file additional requests during the oral proceedings. "
• For not admitting the new requests, it does not matter that the OD had also raised new objections during the oral proceedings.
• "the fact that there was one objection which had been in the file right from the start of the opposition proceedings and which could and should have been addressed earlier seems enough to justify the refusal to file new requests. Such a decision by the Opposition Division might be considered severe, but in the present situation it does not constitute a substantial procedural violation."

EPO T 0834/14 - link

6. Substantial procedural violation

In its statement of grounds, the appellant considered that given the objections raised for the first time during the oral proceedings and introduced into the proceedings by the Opposition Division, the appellant should have been given an opportunity to file amended requests. Moreover, since in the annex to the summons to the oral proceedings the Opposition Division did not comment on the feature "valve actuation flow path", the appellant considered that the Opposition Division did not see any problem with it, which was an additional reason to allow the filing of auxiliary requests. It also requested that in case of a remittal the composition of the Opposition Division be changed for reasons of equity.