T 2669/18 - Substantive assessment under admissibility

Key points

• The Examining Division holds a request inadmissible because it was prima facie not novel. It was also filed after the date set under R.116(2), but that was not invoked by the Ex. Div.
• The question is how the Board should review this decision under Art. 12(4) RPBA 2007.
• " Allerdings ist eine Kammer auch dann, wenn sich die Prüfungsabteilung an die anzulegenden Ermessenskriterien gehalten hat, nicht unabänderlich an diese Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung gebunden. Eine derartige Beschränkung der Überprüfung erstinstanzlicher Entscheidungen vermag die Kammer weder dem EPÜ noch der Entscheidung G7/93 zu entnehmen, und sieht sich dabei im Einklang mit gefestigter Rechtsprechung der Kammern"
• Art. 12(6)(s.1) RPBA 2020 provides an exception "unless the decision not to admit them suffered from an error in the use of discretion"
• "Insbesondere erscheint es interessenwidrig, wenn ein Antrag nur deswegen nicht inhaltlich von einer Kammer überprüft werden könnte, weil er von dem erstinstanzlichen Organ aufgrund von Ausführungen zur materiellen Rechtslage nicht zugelassen wurde, die die Kammer inhaltlich nicht teilt, wohingegen eine Überprüfung ohne weiteres möglich wäre, wenn der Antrag zugelassen worden und nur inhaltlich ohne Erfolg geblieben wäre. "
• The Board admits the request.
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EPO T 2669/18 

The link to the decision is provided after the jump, as well as (an extract of) the text of the decision.

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t182669du1.html

Entscheidungsgründe

Von der Prüfungsabteilung nicht zugelassene Anträge -Zulassung

1. Gemäß Artikel 12(4) VOBK 2007 hat die Kammer ein Ermessen, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen worden sind. Im vorliegenden Fall sind jedoch der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 und 2 in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

1.1 Nach ständiger Rechtsprechung ist es bei einer erstinstanzlichen Ermessensentscheidung nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden,ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muss bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher bzw. unangemessener Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (siehe dazu G 7/93, Ziffer 2.6).

1.2 Allerdings ist eine Kammer auch dann, wenn sich die Prüfungsabteilung an die anzulegenden Ermessenskriterien gehalten hat, nicht unabänderlich an diese Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung gebunden. Eine derartige Beschränkung der Überprüfung erstinstanzlicher Entscheidungen vermag die Kammer weder dem EPÜ noch der Entscheidung G7/93 zu entnehmen, und sieht sich dabei im Einklang mit gefestigter Rechtsprechung der Kammern (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Aufl., V.A.4.11.4). Insbesondere erscheint es interessenwidrig, wenn ein Antrag nur deswegen nicht inhaltlich von einer Kammer überprüft werden könnte, weil er von dem erstinstanzlichen Organ aufgrund von Ausführungen zur materiellen Rechtslage nicht zugelassen wurde, die die Kammer inhaltlich nicht teilt, wohingegen eine Überprüfung ohne weiteres möglich wäre, wenn der Antrag zugelassen worden und nur inhaltlich ohne Erfolg geblieben wäre. Vielmehr steht der Kammer ein eigenes Ermessen zu, Anträge in das Verfahren zuzulassen, die die Prüfungsabteilung zuvor nicht in das Verfahren zugelassen hatte (siehe T 820/14, Punkt 10, 11 unter Bezugnahme auf T 971/11, Punkt 1.3).

1.3 Im vorliegenden Fall entspricht der Hauptantrag dem mit Schreiben vom 07. Juni 2018 im Prüfungsverfahren eingereichten Hauptantrag. Zwar wurde dieser im Sinne von Regel 116(2) EPÜ verspätet vorgebracht. Die Prüfungsabteilung hat sich bei der Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 137(3) EPÜ jedoch lediglich darauf beschränkt, den Hauptantrag deswegen nicht in das Verfahren zuzulassen, weil der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags "prima facie nicht neu" sei. Dagegen haben weder die verspätete Einreichung des Antrags noch andere verfahrensrechtlichen Einwände für die Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung eine Rolle gespielt. Sie beruft sich vielmehr lediglich auf materiellrechtliche Gründe. Zur Überprüfung steht somit allein die materiellrechtliche Beurteilung der Prüfungsabteilung betreffend die Neuheit des Anspruchsgegenstandes (vgl. auch T 1816/11, Punkt 2).

1.4 Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde seitens der Prüfungsabteilung geltend gemacht, der Gegenstand des damaligen Hauptantrags sei nicht neu über jede der Offenbarungen von D1, D4 und D5. Anspruch 1 des Hauptantrags definiert nun als wesentliche Änderung gegenüber diesem Gegenstand ein "den Wärmetauscher umgebendes Gehäuse ...welches an den Stirnseiten (16) jeweils eine Lufteintrittsöffnung (17) und eine Luftaustrittsöffnung (18) aufweist" (Merkmale [4] und [5]).