T 0978/17 - Combining claims 1, 2 and 3

 Key points

• The opponent filed a new document D85 with its Statement of grounds. The Board decides to admit the document under Art. 12(4) RPBA 2007. The question was whether the document should have been filed earlier.
• The patentee had filed 15 auxiliary requests during the first instance proceedings and then a further auxiliary request 17 during the oral proceedings adding a feature not present in the higher-ranking requests.
• According to the Board, the opponent was not obliged to prepare for the case that the patentee added the feature, even though AR-17 is merely a combination of claims 1, 2 and 3 as granted.
• “jedoch sind die Einsprechenden nicht verpflichtet, innerhalb der Einspruchsfrist alle möglichen Anspruchskombinationen mit ihren Entgegenhaltungen abzudecken. Die Patentschrift hat 13 abhängige Ansprüche, wobei nicht alle auf einen einzigen Anspruch rückbezogen sind. Es ergibt sich somit eine Vielzahl von Anspruchskombinationen, die von den Einsprechenden im Vorfeld nicht zumutbar abgedeckt werden konnten.”
• Therefore, D85 is admtited. The patent is revoked inter alia based on lack of inventive step over D3 in combination with D85.

T 0978/17
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t170978du1.html

5. Zulassung von D85

5.1 Die Einsprechende 3 hat das Dokument D85 erstmals mit ihrer Beschwerdebegründung eingereicht, sodass sich die Frage stellt, ob dieses gemäß Artikel 12 (4) RPBA 2007 vom Verfahren auszuschließen sei.

5.2 In Reaktion auf die Einspruchsschrift und den Prioritätseinwand hat die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren fünfzehn Hilfsanträge eingereicht, von denen keiner die mit dem Hilfsantrag XVII vorgenommene Änderung enthielt. Erst während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren hat die Patentinhaberin in Reaktion auf einen Klarheitseinwand das Merkmal "parallel" zum Anspruch 1 eines weiteren Hilfsantrags hinzugefügt.

5.3 Die Einsprechende 3 konnte somit nicht damit rechnen, dass die Patentinhaberin dieses Merkmal in der mündlichen Verhandlung einführen werde. Erst in der mündlichen Verhandlung ergab sich daraus eine neue objektive technische Aufgabe gegenüber dem Stand der Technik.

5.4 Zwar besteht der Anspruch 1 des Hilfsantrags XVII lediglich aus einer Kombination der erteilten Ansprüche 1, 2 und 3, wie die Patentinhaberin ausführte, jedoch sind die Einsprechenden nicht verpflichtet, innerhalb der Einspruchsfrist alle möglichen Anspruchskombinationen mit ihren Entgegenhaltungen abzudecken. Die Patentschrift hat 13 abhängige Ansprüche, wobei nicht alle auf einen einzigen Anspruch rückbezogen sind. Es ergibt sich somit eine Vielzahl von Anspruchskombinationen, die von den Einsprechenden im Vorfeld nicht zumutbar abgedeckt werden konnten. Die erstmalige Vorlage der D85 mit der Beschwerdebegründung erscheint daher als gerechtfertigte Reaktion auf die Einreichung eines weiteren Hilfsantrags in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

5.5 Es gibt somit keinen Grund, D85 vom Verfahren auszuschließen (Artikel 12 (4) VOBK 2007).