T 0188/16 - Substantive review decision not to admit

Key points

• The Board recalls that if the OD's decision not to admit an auxiliary request is based on the lack of compliance with Article 123(2), i.e. a substantive assessment, this substantive assessment must be fully reviewed in appeal.
• “ In diesem Fall hat die Beschwerdekammer im Rahmen von Artikel 12(4) VOBK 2007 in Verbindung mit Artikel 25 (2) VOBK 2020 die in die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung eingeflossene materiellrechtliche Wertung zu überprüfen ”
• I think this case law still holds good under Art. 12(6)(s.1) RPBA 2020 because in such a case, checking whether the feature has basis in the application as filed, is the same as examining whether “the decision not to admit them suffered from an error in the use of discretion”.

EPO T 0188/16 -  link

6. Soweit die Beschwerdeführerin beantragt hat, den zweiten Hilfsantrag in das Verfahren zuzulassen, gilt Folgendes:

Der zweite Hilfsantrag wurde bereits nicht in das Einspruchsverfahren zugelassen, weil das geänderte Merkmal 3.2' nach der Auffassung der Einspruchsabteilung nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ entsprach. Die Einspruchsabteilung hat ein Ermessen, verspätet vorgelegte Anträge nicht ins Verfahren zuzulassen. In diesem Fall hat die Beschwerdekammer im Rahmen von Artikel 12(4) VOBK 2007 in Verbindung mit Artikel 25 (2) VOBK 2020 die in die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung eingeflossene materiellrechtliche Wertung zu überprüfen (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Aufl., V. A. 3.5.1 c).

Die Beschwerdekammer kommt zu dem Ergebnis, dass das Merkmal M3.2' nicht ursprünglich offenbart war, auch nicht in dem ersten Absatz der Beschreibungsseite 5 in Zusammenhang mit der gesamten Offenbarung. Die Funktionsaufteilung zwischen erstem und zweitem Geräteteil 9 und 10 ist zwar offenbart, nicht aber eine Funktionsaufteilung innerhalb dieser Geräteteile, wie die Einspruchsabteilung zutreffend ausgeführt hat.

Somit hat die Einspruchsabteilung ihr Ermessen, den zweiten Hilfsantrag nicht in das Einspruchsverfahren zuzulassen, korrekt ausgeübt.

7. Die Beschwerdekammer hat deshalb entschieden, den zweiten Hilfsantrag ebenfalls nicht in das Verfahren zuzulassen.

8. Somit liegt kein gewährbarer Antrag vor.