T 2337/16 - Ratio decidendi

 Key points

• This is the second appeal after a remittal to the opposition division. The Board applies the rule in Article 111(2) that “If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same.”.
• This rule also applies in opposition, and the Board in the second appeal is also bound the ratio decidendi  of the earlier decision of the Board.
• After the remittal, the opponent had filed new prior art documents ED1 and ED2 in connection with inventive step. The patentee protests against this as this would circumvent Article 111(2) in their view.
• In the first appeal decision, the Board had admitted AR-7 and that the claim at issue was not obvious over D5 with common general knowledge, nor over D5 in combination with D3. The Board did not say that the claims were inventive and in fact remitted the case for examination of (novelty) and inventive step. 
•  The Board finds that there are therefore no ratio decidendi precluding the examination of the new inventive step attack based on ED1 with ED2. Moreover, the Board finds the claims to be obvious over said documents. 

EPOT 2337/16 -  link

5. Frühere Entscheidung T 1723/13 und Umfang der Bindungswirkung

Die Beschwerdeführerin II (Patentinhaberin) hat vorgetragen, die Einspruchsabteilung habe die Dokumente ED1 und ED2 zugelassen, um die Bindungswirkung der früheren Kammerentscheidung (vgl. Punkt I oben) zu umgehen. Vor diesem Hintergrund hält es die hier zuständige Kammer für angemessen, zum Umfang der Bindungswirkung der vorangegangenen Entscheidung T 1723/13 Stellung zu beziehen.

5.1 Nach Artikel 111(2) EPÜ ist das erstinstanzliche Organ bei einer Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung an die rechtliche Beurteilung durch die Entscheidung einer Beschwerdekammer gebunden. Nach der Rechtsprechung besteht diese Bindung auch für die Beschwerdekammern selbst (auch "Selbstbindung" genannt), wenn die nach der Zurückverweisung ergangene erstinstanzliche Entscheidung abermals mit einer Beschwerde angefochten wird (siehe z.B. T 961/18, Gründe 4).

5.2 In diesem Zusammenhang war deshalb die Ansicht der Patentinhaberin zutreffend, dass der Fall T 1723/13 eine Bindungswirkung in dem vorliegenden Beschwerdeverfahren entfalten könne. Diese Bindung kann jedoch nur insofern bestehen, als der Tatbestand unverändert bleibt und soweit der Umfang der rechtlichen Beurteilung der vorangegangenen Entscheidung selbst reicht.

5.3 In T 1723/13 hat die zuständige Kammer entschieden, den "Hilfsantrag 7" an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Die Kammer kam in ihrer Entscheidung zum Schluss, dass die Fachperson ausgehend von E5 unter Zuhilfenahme ihres Fachwissens nicht zu dem Gegenstand des Hilfsantrags 7 gelangen würde (vgl. Punkt 5.4 der Entscheidungsgründe). Zur Zurückverweisung wurde ausgeführt, dass die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit auf der Grundlage von E5 erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht wurden und eine erneute Beurteilung durch zwei Instanzen angebracht erscheine (vgl. Punkt 5.5 der Entscheidungsgründe). In Bezug auf eine Kombination von E5 und E3 hat die in T 1723/13 zuständige Kammer ausgeführt, dass das "Elektronikmodul 2" in E3 eine Anpassungselektronik umfasse und dass diese keine Steuerelektronik im Sinne des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 sei und auch nicht implizit offenbare (Punkt 5.4 der Entscheidungsgründe).

Diese Einschätzung wird in der vorliegenden Entscheidung in Bezug auf das Elektronikmodul 2 sowohl von E3 als auch von ED1 nicht in Frage gestellt. Zudem merkt die Kammer - aufgrund der starken inhaltlichen Ähnlichkeit zwischen den Dokumenten E3 und ED1 - zur möglichen Bindungswirkung der früheren Entscheidung an, dass die in T 1723/13 zuständige Kammer keine abschließende Entscheidung zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von E3 getroffen hat. Die Kammer ist weiter der Auffassung, dass T 1723/13 auch keine Bindungswirkung bei der sich unter Umständen stellenden Frage entfaltet, ob E5 als Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dem Dokument E3 und damit implizit auch ED1 vorzuziehen sei.

Sowohl E5 als auch E3 offenbaren ein Steuersystem und sind somit grundsätzlich als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit geeignet. Allerdings offenbart E5 im Gegensatz zu E3 nicht das Merkmal k) von Anspruch 1 (d.h. den Einsatz einer E/A-Elektronik in den entsprechenden E/A-Modulen). Dieses Merkmal ist jedoch in dem Dokument ED2 offenbart, das zum Zeitpunkt der Entscheidung T 1723/13 allerdings noch nicht in das Verfahren eingeführt war und somit logischerweise für eine Kombination mit E3 nicht zur Verfügung stand. Die Wahl von E5 als Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit im Verfahren T 1723/13 ist im Kontext des damals im Verfahren befindlichen Stands der Technik zu bewerten und impliziert nicht, dass E5 auch im jetzigen Beschwerdeverfahren, in das ED2 eingeführt wurde, dem Dokument E3 als Ausgangspunkt vorzuziehen wäre.