T 1501/15 - Admissibility of documents before the OD

Key points

• The OD did not admit D3 into the proceedings as being late filed and not prima facie relevant.
• The patentee had in response to the opposition filed AR-1 wherein granted claims 11 and 14 were combined, to create novelty over E2 which is an Art.54(3) prior right.
• The opponent filed D3 by the Rule 116 date. 
• The OD considered D3 to be late filed, because it could have already been filed with the Notice of opposition or shortly after the response of the patentee.
• The Board considers the OD's remark that that D3 was not filed earlier, i.e. not closely after the response of the patentee, to be an insufficient ground for the discretionary decision to hold D3 inadmissible. 
• The Board does not explain why.  
• However, the minutes of the oral proceedings before the OD don't show the opponent had expressed itself on the discretionary decision of the OD or on the lack of prima facie relevance.
• The Board, in the original: “Ausweislich der Niederschrift haben die Einsprechenden sich jedoch weder zur Ermessensausübung der Einspruchsabteilung noch zur fehlenden Prima facie-Relevanz von E3 in der mündlichen Verhandlung geäußert.”
• Practice point: object, object, object before the OD and get it in the minutes.
• " Im Übrigen bedarf die Anfechtung von erstinstanzlichen Ermessensentscheidung im Wege der Beschwerde nach der Judikatur der Beschwerdekammern zumindest der Behauptung, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (G 7/93, ABl 1994, 775 u.a.) Derartiges fehlt hier gänzlich. Der auf E3 gestützte Vortrag fehlender erfinderischer Tätigkeit ist weiterhin nahezu eine reine Wiederholung des Vortrags der Einsprechenden in erster Instanz. Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzugehen und E3 im Verfahren zu berücksichtigen.
• I think G7/93 indicates that the  Board should only overrule a discretionary decision in these limited cases, but indeed the party at issue should properly assert so in its initial appeal submissions.

EPO T 1501/15 - link

E3 - Zulassung in das Verfahren

28. Die Einspruchsabteilung hat das Dokument E3 nicht zugelassen, da es verspätet vorgelegt worden war und zudem nicht als prima facie relevant angesehen wurde (Punkt 15.3 der Entscheidungsgründe).

29. Die Patentinhaberin hat in Erwiderung auf den Einspruch die Hilfsanträge 1 und 2 überreicht, in denen die Merkmale des erteilten Anspruchs 14 in den Anspruch 11 einbezogen waren. Sie hat damit zumindest versucht, die gegen den Anspruch 11 erhobenen Einwände der unzulässigen Verallgemeinerung und den auf E2 gestützten Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auszuräumen.

30. E2 ist gegenüber dem Anspruch 11 der Hilfsanträge Stand der Technik gemäß Artikel 54(3), nicht jedoch 54(2) EPÜ. Für die Einsprechenden bestand durchaus Veranlassung zu einer unmittelbaren Reaktion, da der auf E2 gestützte Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenstandslos geworden war.

31. E3 wurde zwar vor dem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzten Zeitfenster gemäß Regel 116 EPÜ eingereicht. Jedoch bemerkt die Einspruchsabteilung zu Recht, dass bereits in der Einspruchsschrift Gelegenheit bestand, E3 zu diskutieren. Zusätzlich bemängelt die Einspruchsabteilung, dass zu E3 im Vorfeld der mündlichen Verhandlung, also zwischen der Antwort der Patentinhaberin auf den Einspruch und der Ladung zur mündlichen Verhandlung, zu den Hilfsanträgen nicht Stellung genommen worden ist.

32. Die Kammer erachtet die Bemerkung der Einspruchsabteilung, dass diese Reaktion nicht bereits im Vorfeld erfolgte, also zeitnah zur Erwiderung der Patentinhaberin auf den Einspruch, als eine noch hinreichende Begründung für ihre Ermessensentscheidung, E3 nicht zu berücksichtigen.

33. Ausweislich der Niederschrift haben die Einsprechenden sich jedoch weder zur Ermessensausübung der Einspruchsabteilung noch zur fehlenden Prima facie-Relevanz von E3 in der mündlichen Verhandlung geäußert.

34. Im Übrigen bedarf die Anfechtung von erstinstanzlichen Ermessensentscheidung im Wege der Beschwerde nach der Judikatur der Beschwerdekammern zumindest der Behauptung, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (G 7/93, ABl 1994, 775 u.a.) Derartiges fehlt hier gänzlich. Der auf E3 gestützte Vortrag fehlender erfinderischer Tätigkeit ist weiterhin nahezu eine reine Wiederholung des Vortrags der Einsprechenden in erster Instanz. Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzugehen und E3 im Verfahren zu berücksichtigen.

Schlussfolgerung

35. Ausgehend von der vorläufigen Beurteilung der Kammer scheint keine der Beschwerden erfolgversprechend zu sein.

Entscheidungsgründe

1. In den Punkten 9 bis 35 der oben genannten Mitteilung legte die Kammer dar, warum nach ihrer vorläufigen Beurteilung keiner der Beschwerden stattgegeben werden solle und warum eine Berücksichtigung von E3 im Verfahren nicht beabsichtigt sei.

2. Diese vorläufige Beurteilung der Kammer wurde von den Parteien nicht in Frage gestellt.

3. Die Kammer sieht nach nochmaliger Überprüfung ebenfalls keine Veranlassung, in der Sache von ihrer vorläufigen Beurteilung abzuweichen. Die Kammer erachtet insbesondere eine weitergehende Klärung der Frage, durch welche Merkmale eine Chipkarte bestimmt wird, (vgl. Absatz 21 der Mitteilung) als nicht erforderlich, sondern bleibt bei ihrer in den Absätzen 22 bis 24 angegebenen Beurteilung.

4. Den Beschwerden ist aus den in der Mitteilung gegebenen Gründen nicht stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.